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在澳大利亚、加拿大、韩国和日本的专利审查高速路中进行专利申请的优势和应当考虑的因素

在澳大利亚、加拿大、韩国和日本的专利审查高速路中进行专利申请的优势和应当考虑的因素 美国盛智律师事务所
2022-02-10
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由黄新员, 郑静, 冯豪,卜宪政和陈维国于2021年12月20日撰写。

 1. 简介 

这是讨论专利审查高速路(Patent Prosecution Highway, PPH)对专利申请的益处系列的第二篇文章(第一篇文章请见:在美国、欧洲、中国和新加坡的专利审查高速路中进行专利申请的优势和应当考虑的因素)。简而言之,PPH是由世界多地专利局颁布的一系列协议,旨在加快协议专利局所在国家的专利审查。PPH允许协议专利局共享信息并从其他协议专利局所做的工作中获益,从而减少审查工作量,并提高专利质量。有兴趣的读者可以通过点击上述链接阅读第一篇文章。


在第一篇文章中,我们概述了美国、中国、欧盟和新加坡的PPH要求。在此,我们将继续讨论各国,尤其是澳大利亚、加拿大、韩国和日本的PPH要求概况。

 2. PPH的资格要求 

正如在第一篇文章中所说的,尽管各协议专利局加入PPH的要求可能略有不同,但某些一般规则普遍适用。为了有资格在目标(国家的)协议专利局获得PPH,在提交申请时,申请人需要证明:(1)协议专利局已认定相关专利具有可专利性;(2)相关专利申请至少包括一项具有可专利性的权利要求;(3)所申请专利的权利要求必须与相关专利申请中已获许可的权利要求充分对应。

一旦满足这些要求,申请人可以通过提交PPH请求并向目标(国家的)协议专利局提供如下文件申请PPH:(1)相关专利的全部函件副本;(2) 相关专利已获许可的权利要求副本;以及(3)表明所申请专利的权利要求与相关专利已获许可的权利要求之间相关性的权利要求对应表。在这些一般规则的基础上,我们来研究澳大利亚、加拿大、韩国和日本的PPH要求。

澳大利亚

澳大利亚知识产权局(Intellectual Property of Australia, IPA)是全球PPH的协议专利局。在澳大利亚获得PPH的要求如下:(1)澳大利亚申请与相应的提前审查局(Office of Earlier Examination, OEE)申请相关;(2)澳大利亚申请的权利要求充分对应于,或经修改后充分对应于OEE申请或相应的PCT申请的一个或多个已获许可的权利要求;(3)必须提前或在提交PPH申请之时提交审查澳大利亚申请的PPH请求;并且(4)澳大利亚知识产权局尚未对澳大利亚申请发出第一次审查报告。上述要求(1)中讨论的澳大利亚申请和OEE申请之间的相关性要求可以表现为:(i)澳大利亚申请所主张的优先权源自OEE申请;(ii)澳大利亚申请和OEE申请基于相同的PCT申请;(iii)澳大利亚申请和OEE申请所主张的优先权源自在任何一个司法管辖区的提交的同一份文件;(iv)澳大利亚申请是OEE申请所主张的优先权的基础;或(v)澳大利亚申请是(i)至(iv)中所述某项澳大利亚申请的分案申请。在要求(2)中,权利要求“充分对应”的意思是:澳大利亚申请的权利要求与OEE认为具有可专利性的权利要求具有相同、相似或更窄的范围。范围缩小的情况主要是权利要求由于被修订而受到附加特征的进一步限制。


若满足上述要求,申请人可以向澳大利亚知识产权局提交PPH申请。PPH申请必须附有:(1)指出具有可专利性权利要求的OEE审查意见副本;(2)由OEE审查过的权利要求副本和OEE认为具有可专利性的修订内容副本;以及(3)一份指出OEE申请的权利要求与澳大利亚申请的权利要求相关性的权利要求对照表。


若所需文件并非使用英语,申请人需要提交正式的英文翻译,或者由OEE案卷访问系统提供可接受的机器翻译。如果机器翻译不够充分,澳大利亚知识产权局可能会要求(申请者提供)正式翻译。


加拿大

加拿大知识产权局(Canadian Intellectual Property Office, CIPO)是PPH的协议专利局。在加拿大获得PPH的要求如下:(1)加拿大申请与相应的提前审查局(Office of Earlier Examination, OEE)申请具有相同的最早日期(即相同的优先权日或申请日);(2)加拿大申请必须公开接受公众查阅;(3)OEE申请已确定拥有至少一项具有可专利性的权利要求;(4)加拿大申请的权利要求与OEE申请中被视为具有可专利性的权利要求充分对应;并且(5)对加拿大申请的实质性审查尚未开始。若加拿大申请的权利要求与被OEE认为具有可专利性的权利要求具有相同、相似或更窄的范围,即满足“充分对应”条件。


若满足上述要求,申请人可以向加拿大知识产权局提交PPH申请。PPH申请必须附有:(1)PPH申请表;(2)与OEE申请中具有可专利性的权利要求相关的工作成果副本;(3) 被OEE认定为具有可专利性的权利要求副本;(4)加拿大知识产权局无法通过常规数据库或搜索取得的针对OEE申请提出的参考文献副本;以及(5)一份显示加拿大申请的权利要求与OEE申请的权利要求之间相关性的权利要求对应表。(1)至(4)中列出的文件需要使用英语或法语,可以用机器将申请翻译为英语或法语。然而,如果加拿大知识产权局认定机器翻译不够充分,可能会要求(申请者提供)正式翻译。


韩国

韩国知识产权局(Korean Intellectual Property Office, KIPO)是PPH的协议专利审查局。在韩国获得PPH的要求如下:(1)韩国申请与提前审查局(Office of Earlier Examination, OEE)申请具有相同的最早日期;(2)OEE申请已被认定包含至少一项具有可专利性的权利要求;并且(3)韩国申请中的权利要求必须充分对应或经修订以充分对应OEE认定为具有可专利性的权利要求。此处,若韩国申请的权利要求与被OEE认为具有可专利性的权利要求具有相同、相似或更窄的范围,即满足“充分对应”条件。


若满足上述要求,申请人可以向韩国知识产权局提交PPH申请。PPH申请必须附有:(1)被OEE认为具有可专利性的权利要求副本及翻译;(2)所有OEE审查意见副本及翻译(如果原审查意见未使用英语或韩语);(3)OEE引用的参考文献副本;以及(4)显示韩国申请的权利要求与OEE申请的权利要求充分对应关系的权利要求对应表。提交的文件必须使用韩语或英语,可以使用机器将原文件翻译为韩语或英语。但是,如果韩国知识产权局认定机器翻译不够充分,可能会要求(申请者提供)正式翻译。


日本

日本专利局(Japan Patent Office, JPO)是PPH的协议专利局。在日本获得PPH的要求如下:日本申请与相应的提前审查局(Office of Earlier Examination, OEE)申请具有相同的最早日期(即相同的优先权日或申请日);(2)OEE申请已由OEE认定包含至少一项具有可专利性的权利要求;(3)日本申请中的权利要求必须充分对应或经修订以充分对应OEE认定为具有可专利性的一项或多项权利要求;以及(4)日本申请尚未开始接受审查。 


若满足上述要求,申请人可以向日本专利局提交PPH申请,PPH申请必须附有:(1)OEE申请所有审查意见的副本;(2)OEE申请中已获许可的权利要求副本;(3)一份显示OEE申请的权利要求与日本申请的权利要求相关性的权利要求对应表;以及(4)OEE审查期间引用的现有技术参考文献副本。所提交文件须使用日语或英语翻译。日本专利局明确说明“在参与PPH试点计划的请求被批准后修订或添加的任何权利要求不需要与OEE申请中被认为具有可专利性的权利要求充分对应。”因此,与其他要求修订或添加的权利要求同样充分对应于与已获许可权利要求的PPH协议专利局(如美国专利局)相比,在日本专利局,申请者在PPH请求被批准后拥有更多的自由裁量权来添加或修订权利要求。



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