由郑静, 查昀来和陈维国于2022年1月25日撰写。
2022 年 1 月 6 日，美国专利商标局 (USPTO) 宣布了一项允许对专利主体适格的审查作延迟回复的试点项目（Deferred Subject Matter Eligibility Response Pilot Program, “DSMER” 项目）。我们在此对该项目做一个简要的介绍。
美国专利商标局的现有的专利审查过程采用“紧凑型”(compact prosecution) 审查程序。顾名思义，在这种审查程序中，审查员将在审查意见书中列出所有适用的驳回理由，申请人需要在对审查意见书的答复中对所有这些驳回理由进行有效回复。如果申请人的答复中对任何一项驳回理由没有回复，该答复可能被视为“未完全回复”(not fully responsive) 而被美国专利商标局拒绝。
DSMER项目允许专利申请人推迟回复基于美国专利法101条专利主体适格的驳回，一直到所有其它驳回都得到解决。举例来说，如果一份审查意见书包含了基于专利主体适格的驳回和基于其它条款的驳回，例如，基于美国专利法102的现有技术的驳回，申请人在对审查意见书的第一次回复中可以选择只回复基于现有技术的驳回，并可以将对于基于专利主体适格的驳回的回复推迟到基于现有技术的驳回都处理完毕以后进行。
要参与DSMER项目，一份美国专利申请需要满足以下所有条件：
该申请为正式(nonprovisional)实用技术申请(utility application)或国际申请的国家阶段申请(national stage application)，
该申请未要求其它正式申请的较早的优先权，
该申请未被赋予任何加快审查的优先审查权，
对该申请的首次审查意见书中包括基于专利主体适格的驳回和基于其他条款的驳回。
根据上述条件(a)和(b)，如果一份美国申请是一份继续或分案(continuation or divisional)申请，那么由于该申请要求了另一份美国正式申请（即其母申请，parent application）的较早的优先权，该申请将不具有DSMER 项目的参与资格。另一方面，对于国际PCT申请的国家阶段的申请，以及要求了美国临时申请(provisional application)的优先权的美国正式申请，由于它们并未要求另一份美国正式申请的较早的优先权，这些申请均符合条件(a)和(b)。
根据条件 (c)，被授予了优先审查权的美国申请，例如获得Track One优先审查权或基于专利审查高速路(Patent Prosecution Highway, PPH)的优先审查权的美国申请，都由于不符合条件(c)而不具有DSMER项目的参与资格。
根据条件 (d)，DSMER 项目仅针对申请过程中需要满足专利主体适格要求的条款的美国申请。植物专利(plant patent)和外观专利(design patent)的申请没有专利主体适格的要求，因此这些类别的专利申请由于不符合条件(d)而不具有DSMER项目的参与资格。
DSMER 项目目前是只有受邀才能参与。如果申请符合参与标准，该申请的申请人在项目试运行期间可能会收到美国专利局的邀请。邀请将包含在该申请的第一次审查意见书中。收到邀请的申请人可以选择接受或拒绝邀请。接受邀请的申请人可在对第一次审查意见书的回复中同时附上相应表格(即PTO/SB/456表)以表明接受邀请。
DSMER 项目的试运行时间为 2022 年 2 月 1 日至 2022 年 7 月 30日。在此期间，符合资格的美国申请的申请人可能会收到参加DSMER项目的邀请。
对于参与DSMER 项目的申请，如果审查意见书中同时包含了基于专利主体适格的驳回和基于其他条款，例如新颖性和创造性的驳回，在首次回复中，申请人可选择只对基于新颖性和创造性的驳回作出回复。即使申请人未对基于主体适格的驳回做直接回复，审查员在审查回复时仍会考虑申请人对基于新颖性和创造性的驳回的回复是否同时也可解决该申请的主体适格问题。在美国的申请实践中，很多情况下，申请人在针新颖性和创造性的驳回的回复中，例如针对对比文献对权利要求的修改，会同时解决了该申请的主体适格问题。如果这种情况发生，因为申请人没有必要再回复主体适格的驳回，这提高了审查效率，同时帮助申请人节省时间和成本，并且会简化审查历史，这对申请人就该专利将来进行诉讼也可能会有帮助。
另一方面，对于参与DSMER 项目的申请，如果申请人选择在首次回复中不对主体适格问题的驳回作直接回复，而主体适格问题在审查员考虑了申请人对新颖性和创造性驳回的回复后未能得到解决，审查员的第二份审查意见书可能会是最终审查意见通知书。在这种情况下，申请人将失去了在第一次审查意见阶段，即非最终审查意见阶段对基于主体适格的驳回作出回复的机会，而不得不在最终审查意见阶段对此做出回复。此外，由于基于主体适格的驳回意见和基于其他条款的驳回意见是先后而不是同时处理的，这可能会延长参与DSMER 项目的申请的总审查时间。
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