ＣＴＥＸ情报分析师第40期
专利运营的误区与误判
本期情报分析师
孙远钊
目录
两个截然不同的取向
问题症结
（一）、未经评估作价或未依评估的结果进行交易
（二）、没有适当明确的金钱化策略
（三）、欠缺对市场与企业环境的完整分析
结论
两个截然不同的取向
“发明创新”（inventive innovation）一般涵盖了四个相互交错的阶段：第一个阶段是一个思想的产生与概念的形成、第二个阶段是开发与设计、第三个阶段是原型的制作和预产、而第四个阶段则是对于最终商品的生产、行销与商业化。这四者之间并不是一个固定的和线性的发展流程，而是其中的个别组成部分不断的从事程度不一的互动过程。[1]
在这个基础上，所谓“专利商品化”（patent commercialization）一般是指从基础科技的研发到获得专利授权、然后再经过相关的融资、持续研发（应用技术）最后到转化为产品的整个过程。其中包括了在水平的方向上能够形成一个从辨别机会®制造或购买®获取权益®知识产权组合®决定当前关联性（包括竞争情况）®获取价值®新的创新需求®辨别机会等一个环环相扣的完整供给需求链条。
至于其中究竟要透过自行制造、向外购买或是许可的方式，甚或与其他相关的专利从事组合，则是涉及到是否便于后续的研发、改进并让产品进可攻、退可守的附带性商业决定，需要多方斟酌（如尽职调查），尽量减低潜在的侵权风险。这里同样的不是一个线性的、固定不变的发展流程。当研发遇到瓶颈时，便可能随时会流转回其中的某些不同因素，并与其他的因素之间产生新的互动。像这种长期性的投入，如同照应婴儿长大成人般的运营，便是“褓母型”的创新之路，也是树立自身品牌与研发能力的主轴路径。
随著美国的专利诉讼频发与赔偿金额的不断提高，一个曾在19世纪末就曾出现过的现象再次萌发，而且这次则是演化为更具系统性、针对性的操作。这便是纯粹把专利权的本身作为操作杠杆，透过诉讼或威胁诉讼来获利；其中没有研发、也没有生产，不再从事商品化，而是把专利的本身给转化成了交易的商品。这就是“专利非实施实体”（Non-practicingPatent Entities, NPEs）或“专利流氓”（patent trolls）的典型操作手法。这样的短线运营和获利方式也通称为专利的“货币化”或“金钱化”（monetization），与“褓母型”的长线运营做法迥然不同。如果用传统的话语来说，所谓的“金钱化”也就是“变现”的意思。
问题症结
时至今日，这种“专利金钱化”俨然成了许多企业（无论规模大小）与运营实体获取高额利润的一个重要途径，具体的经营模式也是呈现多样，不一而足。它们之中有的专门以诉讼或威胁诉讼为导向（即专利非实施实体，其中的实际操作模式也必须更加细化分析，而且内涵复杂，不能一概而论），有的以避税与诉讼防卫或风险分散为主要考量；有的则以专利聚合、联营（如所谓的专利池patent pool）作为协作诉求，也有的就是针对专利非实施实体从事反制，作为诉讼抗辩而被运用，更有的是因为企业经营发生状况后为了寻求现金流入到市场成为交易标的。换句话说，这其中并没有一个单一、明确的操作策略，也没有简单具体的公式可供套用。甚至针对任何特定的专利要如何从事金钱化的操作也并非一目了然。
这也意味着相关的工作是经常要以“拓荒者”的精神面对未经尝试过或是尚无太多规制的领域，其中也就自然的寓含了各种潜在的风险。一般而言，最常出现的问题可大致归纳为下列的三个面向：
（一）、未经评估作价或未依评估的结果进行交易
既然是称为专利的“货币化”或“金钱化”，首要的工作自然就是必须对于特定专利或其他知识产权的价值从事相当程度的评估分析，以估算其潜在的价值所在以及如何可以将其适当的金钱化。这里就涉及到对于一项发明专利所属的技术领域与市场必须具有相当深度与广度的了解以及其中有哪些因素的哪些变化可能会对于专利乃至相关产业的价值产生何种的影响。
一个常见的做法是考量一项专利对于某个产品或服务的必要性或所占比例，也就是俗话所称的“含金量”。例如，专利中的权利要求是否触及到了特定产业或产品的某个“核心技术”并被相当广泛的使用，抑或权利要求只是构成了对某种产品或服务的周边性功能改良？相关的发明专利是否可能促进或阻断对特定产品或服务的主要利润来源，抑或有相当可能被回避设计掉？换句话说，所有的评估都必须明确究竟一项专利是属于具有相当转型度或转化性的发明还是只构成了某种渐进的小型改良？如果可能进行比对，相较于其他同时期的创新发明，该专利究竟有何不同与特殊之处？
一旦对于特定专利产生了一个“估值”，必须谨铭于心的是，那毕竟就是一个“估值”，是拉出了一条可供各方当事人作为参考和评议的“基准线”而已，绝非表示一切的相关交易都必须锁住这个数字不放，毫无弹性。然而反过来说，既然这样的评估是经过专业的尽职调查（due diligence）与市场、技术分析后所得到的结果，除非他人能够提出相当强度的佐证显示本身的评估基础有如何的问题，相关的交易与风险分配安排基本上就必须尽量不要背离专业评估后所提出的建议。这其中的拿捏与平衡，便很可能是整个专利金钱化协商的成败关键所在。
（二）、没有适当明确的金钱化策略
一旦从事了关于知识产权（主要是发明专利）的评估并了解到其中的潜在价值后，接下来便是如何能够把这些价值从中淬取获利。一般而言，这不外透过四个可能的途径来达成：许可、诉讼、转让（或购买）与融资。
许可是指透过双方协商，由被许可方支付一定的许可费用并在达成的条件范围内开发、制造或行销具有专利权的相关的发明，而许可方（权利所有人）则同意不予起诉。因此许可在法律上并没有产生任何的权利让与或转让。许可一般可进一步细分为独占许可（exclusive license）与非独占许可（non-exclusivelicense）。虽然不涉及权利的转让，但基于市场运作和实践的要求，在立法政策上目前通常会赋予独占被许可人诉讼资格，得以单独提起侵权诉讼。
诉讼就是指权利人未能与使用人达成协议或是为了排除竞争者的潜在侵权行为所采取的维权手段。按照常理诉讼应该只是一种姿态或手段，而非目的，不是为了诉讼而去诉讼。其原本的目的是希望藉此将对手逼上谈判桌和解，但有时基于一些非经济、非商业性的因素，例如处于竞争关系的当事人之间基于彼此过往的恩怨情仇，一场诉讼往往会沦为意气之争而不再是基于理性的战略、战术部署。此时诉讼便很容易失控而成了尾大不掉之局。另一个常见的战术是先藉由刑事诉讼来逼迫对手就范，继而形成民、刑诉讼联合包夹的态势。
而转让（或让与）则是直接卖出或承购专利权，此时便涉及到了权利（所有权）的转移，包括对后续性的使用、转售等是否有权利用尽（exhaustion）的问题等等。通常这需要天时、地利与人和的搭配，也就是要看专利权人是否能在适当的时机依适当的条件找到愿意提出适当价格的承买人。近年来一个益趋普遍的现象与做法是将多个专利权集中到一揽子出售（即专利组合或俗称的“专利包”）。就与任何事情都有同时具有优劣特性一样，这种做法也是有好有坏：好处是有可能（仅是有可能）用比较划算的价格收编到一系列相关的专利权，而坏处是其中往往龙蛇杂处，犹如到旧货摊去寻宝一般，需要耗费相当的人力、物力和时间来仔细筛选，还未必能完全精准的掌握是否正是本身所需要的专利，但是无论如何都必须事先付出相当的投入和代价但却无法保证其中的性价比。
由于以“单打独斗”的方式并且还要搭配天时地利人和寻找适当的承买或出售对象实际上并不容易，而且在供需不对称的环境下往往也不容易协商出都可接受的价格，另一个曾经风行，但在近年来貌似较为沉寂或相对低调的做法就是直接到技术交易市场（有时也称为“市集”marketplace）从事专利拍卖或承购。目前已有许多国家和地区展开了相关的探索，有的是完全由政府来担任构建单一的“大型平台”，有的则是完全依赖市场的供需以众筹等“小型平台”来运营，也有的是以半官半民方式让两者兼而有之，不一而足。由于这些发展都还或多或少处于萌芽阶段，究竟短期与最终的成效如何恐怕还有赖更长周期与进一步的观察、调研和评估。
至于融资近年来在国际间日益受到关注和普及，但在国内则还未出现趋于成熟的金钱化或变现工具。其中包括了以知识产权作为质押的标的物、以知识产权（技术）作为股权与资金的交换工具等等。相对而言，向金融机构质押融资应是最为安全可靠的做法，但是其中的风险是，相关的知识产权所有权必须转让给金融机构，借贷（质押）方则是在质押期间取得对该知识产权的回授许可（grant back）而已。这就意味著原本的权利人在一定期间内将“暂时”失去对其权利的控制与后续使用方式。这对于着重价值周期短（折旧快）、前端价值回收的权益而言（如通讯器材、光电、软件的专利权或是电影、音乐作品的发行（著作权）等），相关的融资几乎注定就是属于短期（一年以内）的资金变现与周转，此时相关的融资效率便成为关键因素，否则将会缓不济急。而内含受质押的知识产权的相关产品或服务也会面临极大的销售业绩压力，因为一旦无法如期偿还便可能立即面临到资产遭到扣押、清算与拍卖的潜在严重后果。这也多少反应出采取此种融资方式的多半是在与著作权相关的领域。
以技术（通常是专利和／或商业秘密）或商标（商誉）作价入股来融资是众多股权配置方案中经常被使用的方式之一。但是承购股权原则上必须要有对价，而整个交易也必须反应在当季的收支账目之中，于是这就产生了税务上的考虑。例如，美国的《所得税法》第351条规定，只有在创始阶段由发起人透过技术转让从新创公司取得的股权（必须是财产而非服务）加上其他的配股超过公司的80%时，其技术转让的所得才不需申报。因此，凡是在任何其他阶段从事技术转换股权交易的，就往往会以低价来计算股值。对于新创的事业或公司而言，这样的做法或许对市场的影响相当有限；但如果是牵涉到上市公司，这就可能会对投资人的权益造成相当大的影响。
在实践上，上述的各种“金钱化”方式往往会交叉运用，这自然就会产生更加错综复杂的交易方案与各种不同的权衡考量。如果事前没有思考并设计适当、明确的金钱化策略，届时便很容易陷入自乱阵脚的处境。
（三）、欠缺对市场与企业环境的完整分析
如何来界定知识产权的内涵与范围本身通常就已经是相当的复杂的工作；如果纳入知识产权的价格评估就更是一个极为繁琐、细化的程序，再加上市场各种可能的变化，任何置身其中的角色扮演者或参与者，无论规模大小，恐怕都必须借助由律师和特定技术专业人员所组成的协作团队来对于企业本身的环境以及所处的市场进行一个完整、详细的分析，包括相类专利技术或受著作权保护作品在其中的交易状况、市场对相关知识产权的前景抱持如何的观感、专利权或著作权本身的实用性与技术性（市场进入门槛）、潜在竞争对手的目前状况与未来的可能发展方向（包括是否已经制造、销售或是使用了触及本身专利的制作程序或是产品等）、以及知识产权的跨界性（或跨领域性）适用等。[2]此时尤其不能用“摸石过河”的态度来处理、面对周遭的事务，否则问题不来则已，一旦发生问题，便有很高的可能会遭到“灭顶”之灾。
结论
曾有学者将目前在国内以知识产权从事质押融资还无法真正起步归结于“五难”：资产评估难、价值分析难、质押担保难、交易流通难以及资产变现难；并具体建议：要建立统一的知识产权质押登记体系、加快发展知识产权评估机构、完善知识产权质押贴息补助政策、健全知识产权交易市场和中介服务、探索设立知识产权专业机构以及加强复合型专门人才培养等。[3]这对于目前市场的分析的确是个非常好的病理诊断。不过在开立药方的部分，除了完善相关的质押登记体系外，其余的都是属于商业市场的运作与管理的范畴，恐怕并不适宜由政府去以立法来干预。
而在完善质押登记体系方面，也没有必要去针对知识产权设置一套特别的规制，而是应该著重于动产担保质押与登记的制度设计，然后只需要简单的规定凡是属于知识产权的质押融资完全比照适用即可。毕竟各行各业的差异性极大，恐怕并不适宜用一种“大一统”的框架去套用到所有的专利运营模式当中。至于质押贴息补助的政策恐怕更是揠苗助长，不但全然无助于相关领域的正常发展、生根，却极可能收到反效果，再次形成大量仰赖政府补贴做作表面业绩的“虚胖”现象，对于实质创新能力的提升与未来的长期经济发展而言并无如何实质性的助益，却可能反而导致各种杂质性的专利成为许多研发工作的绊脚石，反而不当影响了自身的创新积极性。
总而言之，目前的情况是需要尽量开放市场，让所有的主体能够尽可能的在公开、透明的环境下从事竞争。而相关的规制仅需略微加强即可，要留下足够宽松的环境来挖掘从事创新研发的积极性，不是反其道而行，动辄干预，变相的走回到了计划经济的方式。归根结底，总体的国家政策应是让专利的商品化与金钱化应形成相辅相成，而不是形成相互制肘的发展方向，这样才能透过市场的力量去逐步形成真正而完整的供给需求链条，也从而能让“中国研发”不再是个梦，而成为一个现实。
引文：
[1] Introduction to Commercialization ofPatented Inventions, lecture prepared by the International Bureau of WIPO forthe WIPO-IFIA International Symposium onthe Commercialization of Patented Inventions, WIPO/IFIA/KUL/96/1, August18 to 22, 1996, at https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi7h57SkJ7NAhULGD4KHVMrDR4QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fedocs%2Fmdocs%2Finnovation%2Fen%2Fwipo_ifia_kul_96%2Fwipo_ifia_kul_96_1.doc&usg=AFQjCNHXhPZ-jTm1SWvJ1z0GGHnc7O4IhQ&sig2=YmCdYcIbsWORCPSfxjf2IA.
[2]张少波，知识产权质押融资难之对策初探，【中国知识产权报】，2015年7月6日，载于http://www.cnipr.com/yysw/zscqjyytrz/201605/t20160505_196712.htm。
[3]同上注。
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