浅谈美国防侵权检索中目标专利的权利要求项修改与侵权风险的关系

      美国专利申请文件的权利要求1通常会对发明进行宽泛的特征描述以谋求更宽的保护范围，并在其他独权中，针对权1限定的产品的使用、生产方法等进行组合保护，后在审查时再进行限缩。因此，在美国防侵权检索时，分析人员可能会不必要地保留与目标核心技术特征不同的专利。若希望准确判断专利申请的侵权风险，排除掉权利要求过于宽泛的专利申请，可以在美国专利商标局（USPTO）的审查档案中查找到至今为止权利要求的修改记录。笔者今天就来谈一谈如何利用美国专利审查档案中权利要求的修改文本进一步判定专利申请的侵权风险。

      美国专利的审查档案中会显示每项权利要求的修改情况，如图1所示，共有7种不同的权利要求状态：original, previously presented, currently amended, new, not entered, cancelled, withdrawn[1]。其中，original即原始版本，也就是该项权利要求与申请版本完全一致，未经过限缩；previously presented是指该项权利要求已在先前的版本中进行修改；currently amended是指该项权利要求在本次修改文本中进行修改，利用下划线或删除线表示增加或删除；new是指新补充权利要求，由于权利要求的合并限缩导致新增权利要求，该新增权利要求不超出限缩后的保护范围；not entered用于分案或续案申请，指该项权利要求在在先申请中已被明确拒绝(e.g., after-final)。上述五种修改方式是专利权人主动或被动的对保护范围的进一步确定，可作为防侵权检索中对于过宽泛的保护范围的进一步确认其侵权风险的参考。但需要特别关注是，cancelled与withdrawn可能会对防侵权检索分析带来较大的障碍。

     Cancelled与withdrawn，中文翻译分别为取消和撤回。如图1权利要求16、17所示，对比可以看出取消的权利要求项的具体内容已完全删除，而撤回的权利要求项的具体内容仍继续显示。那么两者在申请文件中的地位有何区别？如果防侵权检索命中的权利要求项已取消或撤回，是否可以直接判定没有侵权风险呢？笔者用两件专利来分别解释上述两个问题：

       申请号为16590954的美国专利于2019年10月2日申请，2022年5月10日被授权，根据审查档案，该专利申请曾分别在2019年11月18日、2021年8月11日、2021年8月19日、2022年1月10日四次修改权利要求。如图2所示，仅以权利要求10-11为例，在第四次修改时被全部取消，后又作为分案申请（申请号17712349）继续提出；左侧母案申请版本的权利要求10-11与右侧分案申请版本的权利要求1-2完全一致，保护范围一致的同时，分案享受了母案的优先权。这也是一个实例印证美国专利申请文件习惯在权利要求中列举数个独权组合保护扩大保护范围，审查中即使出现需要限缩的情况时，也可以取消相应的独立权利要求并提出分案申请且享受原申请的优先权。因此，当防侵权检索命中的权利要求项在审查文件中发现被取消，原文被完全删除时，据此判定没有侵权风险是武断且错误的，有必要提示注意后续是否存在分案申请。

     有趣的是，笔者关注到该专利在第三次修改时，权利要求10-17被修改为withdrawn（仅用权利要求10-11示范），而在第四次修改时又更改为canceled（图3）。说明了取消与撤回存在区别，且专利权人更倾向于权利要求项是撤回状态的。在下文中，笔者用另外一个例子来说明，为什么专利权人更喜欢“撤回”而不是“取消”。

       申请号为15084368的美国专利于2016年3月29日申请，2019年9月24日被授权，根据审查档案，该专利申请曾分别在2018年12月11日、2019年5月7日两次修改权利要求。如图4所示，仅以权利要求7-8为例，其在第二次修改时被撤回，授权版本中又重新恢复。

     事实上，权利要求项的withdrawn是用来标记审查员提出限制性要求（Restriction Requirement）时，申请人未选择的权利要求[2][3]，根据MPEP（《美国专利审查操作指南》） § 809：

“When all claims directed to the elected invention are allowable, should any linking claim be allowable, the restriction requirement between the linked inventions must be withdrawn. Any claim(s) directed to the nonelected invention(s), previously withdrawn from consideration, which depends from or requires all the limitations of the allowable linking claim must be rejoined and will be fully examined for patentability.”[4]

       在针对限制性要求选择的所有权利要求均被接受时，应全面审查包括未被选择的权利要求，此时撤回的权利要求存在被恢复的可能。重新回到申请号为15084368的美国专利，审查员提出限制性要求后申请人在第二次修改时未选择权利要求7-8作为后续审查的权利要求，因而这两项权利要求被撤回，后因选择的权利要求通过修改被审查员接受，因此审查员需针对包括曾经撤回的权利要求7-8在内的所有权利要求进行全面审查，权利要求7-8得以在授权版本上恢复。另外，撤回的权利要求即使未能被恢复，在专利申请被授权前，专利权人仍有权进行分案申请。因此，当防侵权检索命中的权利要求在审查文件中发现被撤回时，应当保留对该权利要求项侵权风险的判定，该权利要求项可能在授权版本被恢复，又或者可能被保护在享受其优先权的后续分案申请中。

      综上所述，笔者认为，审查档案中权利要求项的变更（previously presented, currently amended, new, not entered）可以作为保护范围的进一步确定，以此作为进一步判定侵权风险的参考，而若被判定存在侵权风险的权利要求项被取消（cancelled）或撤回（withdrawn），应考虑其被提出分案申请或在授权版本中恢复的可能性，并持续关注其授权版本以及专利家族的状态。