近年来，越来越多的中国企业到海外去收购外国企业，动因之一是知识产权的获得。中国企业海外并购的过程中，一般对法律和财务方面的尽职调查更为关注，对知识产权尽职调查则重视不够。现代企业的知识产权和创造知识的能力，是企业的核心的竞争力，从这个意义来讲，知识产权的尽职调查也是海外并购公司重要的一环。
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知识产权尽职调查所涉及的行业与范围
中国企业开展海外并购时，所有行业都会存在知识产权的问题，但并非所有行业都需要开展知识产权尽职调查。某些特定行业的知识产权更为重要，其知识产权质量直接决定了企业的竞争力，如果跨国并购涉及这些行业，开展详细的知识产权尽职调查非常必要。
这些行业包括：医药行业和医疗器械行业，ICT行业（互联网和通信行业），汽车制造业，家用电器行业，手机制造行业，半导体制造行业，液晶生产行业，飞机制造行业，化工行业，生物行业，精密仪器行业，轨道交通行业，服装行业，影视和出版行业，职业体育行业，动漫行业和游戏行业，设计行业，新材料制造行业，新型电池制造行业，冶金行业等。
本文对知识产权尽职调查的范围做出一个划定，分为三大类：
第一，关于企业形象的知识产权，主要是商标（trademark）、商号（mark）、商品包装或者形态（container or package）等。
第二，关于知识创造方面的知识产权，主要包括专利（patent）、实用新型（utility model patent）、设计（design）、著作权（copyright）、半导体线路设计（layout design exploitation right）、种苗培育权（plant breeder’s right）、企业秘密（trade secret）等。
第三，其他知识产权，如肖像权（portraiture right）、企业的网站的域名（domain）等。
在实践工作中，专利的分析和评估最为困难，涉及专利的诉讼和纠纷也很多。
知识产权尽职调查的目的与前期准备
中国企业跨国并购发达国家的企业，主要是为了获得标的企业的核心竞争力。因此开展知识产权尽职调查的主要目的是：第一，从知识产权的角度，对中国企业做投资判断提供材料，研究确定投资框架；第二，把调查的结果根据需要反映在股权买卖合同（SPA）中；第三，为并购以后的整合做准备。
为了达到上述目的，在开展知识产权尽职调查的时候，需要在前期准备进行了解的内容如下：
1、了解投资标的企业有什么样的知识产权、知识产权战略、知识产权管理体制，初步了解这些知识产权的价值。了解这些知识产权的价值，并不是对知识产权的价值做定量的评价，给出某个知识产权（比如专利）价值多少钱，而是对知识产权进行分门别类进行一个梳理， 给出一个定性的评估。
2、初步了解是否有知识产权相关法律纠纷或者法律风险的存在。在知识产权领域，发生侵权纠纷是非常常见的。发达和发展中国家的法院一般都设有专门的知识产权法庭。在专利诉讼的世界里，一次诉讼花费上百万美元的律师费用也是常见的。由于败诉，被迫撤出某个国家的市场或者支付上亿美元赔偿金的案例也多次发生过。
3、了解知识产权对企业将来收益或者支出产生的影响。企业对研究开发的投入直接影响了企业今后的科技成果和竞争力。研究开发需要巨额的投入，并伴随着风险，并不是所有的研发成果都可以创造出市场或者给企业贡献营业额。
在一些特殊行业，比如医药行业，专利对企业将来的收入影响是非常大的。如果一家医药行业的大型畅销专利药品的专利到期，对该企业的营业收入影响是巨大的。医药行业中于从事generic药品（即专利过期药）生产的企业很多。专利过期之后，往往药品的价格会大幅度下降。
4、了解该国的知识产权法律体系和行业的知识产权情况。关于知识产权，每个国家的法律体系和实践不同，国民对知识产权的意识也不同。另外，要客观评价并购标的企业的知识产权价值，必须把该企业和同行业竞争对手持有的知识产权做比较。
开展知识产权尽职调查的时机和方法
海外并购的方式和情况是有很大不同的，中国企业也需要根据实际情况来确定如何去做知识产权尽调。但总的来说，实施知识产权尽调的时间段，一般在卖方双方签订无法律约束力的LOI（意向书）或者MOU（备忘录）到签订SPA（股权买卖合同）之间。
尽职调查一般是根据卖方提供的材料来进行。但一些知识产权的信息不通过卖方提供也可以获得，特别是专利的信息，发达国家都有完善发达的专利检索系统。行业的专利申请情况、潜在标的企业的专利情况、竞争对手的专利情况都是可以查到的。另外，也可以通过潜在标的企业的年报、网站、产品介绍目录等收集企业的一部分知识产权信息。
知识产权的尽职调查基本可以分为两个阶段：
一个是桌面（desktop）尽职调查的阶段。这个阶段主要通过收集市场上公开的企业信息，卖主提供的资料，官方的一些信息库等收集到的信息，进行分析和研究。
另一个是实地（on site）尽职调查的阶段。这个阶段主要是到企业实地进行访问和查看，对知识产权相关人员和高管层进行一些问询。特别是要到企业的研发中心、实验室、设计部门、知识产权管理部门等进行实地的查看。由于时间的限制或者卖方的不配合，并不是所有的并购项目都可以实施实地尽职调查。
关于日本专利战略的研究借鉴
日本企业的技术实力一直是非常强大的，但是在90年代以后经历长期的经济低迷，日本在1980年代曾傲视全球的所谓综合电机公司（包括松下、索尼、东芝、日立、夏普、NEC、富士通等），现在总体经营情况不是太好。一些非常具有优势的领域，包括DRAM、液晶面板、DVD放映机、锂电池、太阳能电池、液晶电视、汽车导航等，市场份额不断被韩国、中国台湾地区和大陆地区的企业所蚕食。日本因此进行了许多研究和反省，并提出了相应的对策。
本文介绍了来自日本的这些最新研究成果，可供中国企业海外并购的开展知识产权尽职调查工作进行借鉴，有利于更好地确立中国企业自身的技术战略。
1、仅仅持有大量的专利，并不能保证企业的竞争优势
日本的综合电机企业，直至今天也持有大量的专利，但仍无法阻止一些传统优势领域的不断退步。企业持有大量的专利，不能保证其能开拓新的市场，或在市场中占有优势。
并非所有技术都去申请专利就是好的，其主要的一个原因是企业申请专利，相关的技术就意味着公开。每年许多没有通过申请的专利也会被公开，这些技术可供全世界任何一家企业或者个人无偿使用。
另外，如果不是申请国际专利，或者是在主要的竞争对手所在国申请专利，即使拥有了专利，竞争对手也可以合法使用该专利技术。此外，申请专利和维持专利是需要花费大量的人力物力和财力的，对企业来说也是一个很大的成本。
针对这个问题，日本知识产权专家提出了“开放和封闭战略”（open and close），主要有两种层面的建议：
第一种是产品层面的战略。把被竞争企业看到之后能够迅速模仿的技术申请专利（开放战略），而把重要的生产过程技术、生产设备内部设计、制造技术等作为企业秘密控制在企业内部（封闭战略）。
比如，一个产品问世之后，竞争对手通过拆解、分析、化验等可以掌握的产品原理和技术，如果不申请专利进行保护，就不能保证企业自身的权益。而那些难以模仿和攻克的生产技术，作为商业秘密保留在企业内部，竞争对手或者其他国家的企业，即使想模仿，也无能为力。
第二种是企业发展层面的战略。在商业实践中，一些大型企业会开放自己持有的大量专利给全世界的所有企业，其背后的逻辑思维是通过免费提供专利，促进某个领域技术的发展和市场的发展，让自己公开的技术成为事实上的行业标准（开放战略）。同时，企业还保留一部分专利在自己手里，以确保自己在市场中的竞争地位（封闭战略）。
2、高科技产品的普通商品化问题
一般来说，专利的有效期是20年。从专利生效到产品面世一般需要3~10年的时间，这是因为高科技产品需要解决的技术问题是非常多的，一个产品的面世背后往往有几百个甚至上千个专利。
如果使用专利保护期已经结束的专利能够制造的产品的质量水平等于市场大部分顾客需要的质量水平，这个时候，称之为高科技产品的普通商品化。日本很多优势领域，迅速被周边国家地区所赶超正是这个原因。
日本企业专利过期以后，其他国家的竞争对手就可以无偿使用这些专利技术，且不构成侵权。东亚其他国家的人工费、房租等成本远远低于日本企业，且制造这些产品的装置和设备已经非常成熟，通过大批量引进日本的机器设备，不需要太多技术积累便可以生产出物美价廉的产品。这时即使日本企业可以生产出质量更高的产品，但是市场大部分顾客更接受高性价比的产品，其结果就是日本企业市场份额不断下降。
如果中国企业海外并购的目的是获得发达国家企业的技术，那么开展知识产权尽调的时候，就需要特别关注高科技产品的普通商品化问题。如果标的企业的高科技产品普通商品化，那么中国企业并购这些企业的价值就不大了。
知识产权在交割以后，还有三点需要留意：
第一，要根据当地国家的法律规定，需要进行知识产权名义变更手续或者备案手续；
第二，交割之后1年内，需要完成PPA（purchase price allocation）的工作，PPA的过程中，需要对知识产权做价格评估；
第三是并购后的整合的问题（post merger integration）。并购后的整合工作中，如何通过知识产权方面的整合，增强企业的核心竞争力，从而增加企业的收益能力是一个非常关键的问题。
文 | 走出去智库CGGT
（更新于 2017-08-29）
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