大数跨境
0
0

专利权中禁止反悔原则适用若干问题思考

专利权中禁止反悔原则适用若干问题思考 易信捷跨境电商服务
2019-08-07
2
导读:适用禁止反悔原则应重点考察专利权利保护范围限缩性修改的原因,若限缩性修改或陈述的原因是为了维持专利权的有效性,则适用禁止反悔原则;否则不适用禁止反悔原则。若修改原因不明,则推定是为维持专利权效力,从而

禁止反悔原则指,在专利确权授权程序中,通过修改权利要求、说明书和意见陈述而放弃的技术方案,在主张侵权时,不能将放弃的技术方案重新纳入到专利的保护范围中。

一、禁止反悔原则是对等同原则的限制,当禁止反悔原则与等同原则相冲突时,优先适用禁止返回原则。禁止反悔原则针对的是在授权确权程序中做出的对部分技术方案放弃的承诺。禁止反悔原则适用在权利要求保护范围缩小的场合。

限缩性修改或者陈述的原因对是否能够适用禁止反悔原则具有重要影响。适用禁止反悔原则的前提原因是保证专利权的有效性。如果限缩性修改陈述的原因不是为了专利的实质性,则不适用禁止反悔。对于修改原因不明的,推定是为了保证专利有效性,可以适用禁止反悔原则,若专利权人举证证明不是为了保证专利权的有效性,则不适用禁止反悔原则。(在美国)

案例一:

美国Festo案例中,上诉法院采用了完全适用禁止反悔规则,认为弹性阻却规则不可行,因为它导致过度的不确定性,给合法的创新活动带来负担。但是最高法采用了弹性阻却规则,认为修改之后,就像修改之前一样,语言依然难以完美地描述发明。限缩性修改仍然不能精确捕捉权利要求的内容是什么。没有理由表明,限缩性修改应当排除在修改之时尚不可预见、也超出合理解释的被放弃内容范围的等同方案。也没有理由排除与修改的理由只有边缘性的外围联系的发明特征的等同方案。修改本身并不表明发明人在撰写权利要求方面,比那些申请未经修改就直接被授权的发明人突然有了更多的先见之明。它只是表明修改前后两个文本之间的差别。因此要求专利权人接受修改后权利要求的字面含义约束,并不比彻底抛弃等同原则,要求每一个专利权人接受其专利的字面含义的约束,更有道理。采用全面适用规则等于回到了需要克服的文本主义的老路之上。

对于被修改的技术特征,并非绝对不能主张等同,而是需要具体分析修改的原因是什么,如果被诉等同的技术特征是当时不可预见的,或者修改的理由和可专利性的实质性条件、形式性条件均无关系的,那么权利人仍然可以主张等同。不过,权利人对此负有举证责任。具体而言,在以下两种情况下,专利权人对于修改后的特征仍然能够主张等同,一是日后技术等同,因为日后技术是在申请时无法预料的技术方案,专利权人不可能事先意识到该技术从而放弃这一技术;二是修改失误或者轻率陈述或者其他不可知的因素而“放弃”的等同,因为这一放弃与可专利性无关,换言之,专利权人无论是否作出限缩性修改或者陈述,都不影响该专利被授权。

二、独立权利要求被宣告无效的情况下,其从属权利要求可以适用禁止反悔原则吗?

当独立权利要求被宣告无效,从属权利上升为独立权利要求时,意味着是对独立权利要求的限缩性修改吗?如果是,那么对从属权利要求可以适用禁止反悔原则吗?

分情况。若从属权利是对独立权利保护范围的进一步下位限缩,即对独立权利要求的上位概括具体细化,表明了权利人明确表示其保护范围排除了具体特征以外的等同技术方案,则可以适用禁止反悔;若从属权利要求是在独立权利要求的基础上增加技术特征的,这并未意味着权利人明确将增加的技术特征之外的等同技术方案排除,因此不适用禁止反悔原则。

案例二:

涉案专利名称为“一种舵机”的实用新型专利。其权利要求1、2被宣告无效,权利要求3成为了独立权利要求,内容为“…其特征在于,在所述舵机驱动电路板上,印制有一条形的碳膜和银膜 …且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触”

被诉侵权产品技术特征为“在所述含有舵机驱动电路的电路板上,印制有一条形碳膜和镀金铜条,且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和镀金铜条相接触”。

二者技术特征构成等同。

二审法院认为,涉案专利权利要求1、2被宣告无效,在权利要求3的基础上专利权被维持有效。从属权利要求3被维持有效的原因在于在权利要求1中增加了从属权利要求2以及从属权利要求3记载的附加技术特征,这实质上是修改权利要求1,在权利要求1记载的技术方案中增加了从属权利要求2和3记载的附加技术特征。由此可以认定权利要求3中技术特征G“在所述舵机驱动电路板上,印制有一条形的碳膜和银膜…且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触”属于为维持专利有效性限制性修改权利要求而增加的技术特征。对“银膜”的限定应视为专利权人放弃了除“银膜”以外其他导电材料作为导流条的技术方案。被诉技术方案使用的技术特征g“铜条”虽然与G“银膜”特征等同,但并不能得出等同侵权的结论。

最高法认为,本案争议焦点在于:复审委决定在权利要求3的基础上维持涉案专利有效,是否导致禁止反悔原则的适用;被诉技术方案属于现有技术抗辩是否成立。

关于禁止反悔的适用条件。每一项权利要求都是单独的完整的技术方案,从属权利要求的内容或者所确定的保护范围并没有因为原独立权利要求的无效而改变。不应当以从属权利要求所从属的权利要求被宣告无效而简单地认为该从属权利要求所确定的保护范围即受到限制。二审法院认为的维持权利要求3有效性的原因在于增加了附加技术特征,这实质上就是修改权利要求1,该认定有所不当。

关于放弃的认定标准。缩小保护范围的方式可以是增加技术特征,也可以是限缩性解释。如果该从属权利要求中的附加技术特征未被该独立权利要求所概括,则因该附加技术特征没有原始的参照,故不能推定该附加技术特征之外的技术方案已被全部放弃。本案中,因为权利要求3中的“银膜”并没有被权利要求1、2所提及,而且,原告在授权、无效宣告程序中没有修改权利要求和说明书,在意见陈述中也没有放弃除“银膜”外其他导电材料作为导流条的技术方案。因此,二审法院认定被诉侵权产品不够成等同侵权,存在错误,应予纠正。

三、对于禁止反悔原则的适用,应当是全面适用还是弹性适用?(在中国)

限缩性修改保护范围,排除的范围是申请日之前已经存在的现有技术,但是权利人并没有意图排除申请日出现的技术,对于申请日后出现的等同技术方案,是否应当值得保护?全面适用的观点认为同样适用禁止反悔原则,弹性适用观点认为,权利人可以主张等同原则。弹性观点认为,对于缩小的部分,权利人排除的是对本专利的专利性产生影响的现有技术,但并没有放弃权利人在申请日后不能预期的等同技术方案,关于这部分范围,权利人本没有放弃的意思表示,因此不能适用禁止反悔原则;而全面适用的观点认为,权利人明确放弃了技术方案,修改缩小了专利权的保护范围,保护范围应当以权利要求书的内容为准,这样才有利于维护社会公众稳定的预期,减小权利保护范围的不确定性。

案例三:

原告涉案专利名称为“一种防治钙质缺损的药物及其制备方法”的发明专利,申请文件中的权利要求书和说明书记载,可溶性钙剂是“葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙或活性钙”,申请人根据审查员的要求,对权利要求书中“可溶性钙剂”修改为“活性钙”。修改原因在于审查员认为权利要求保护范围过宽。

之后被控侵权方案采用了葡萄糖酸钙的技术方案,原告主张该葡萄糖酸钙方案构成等同侵权。被告认为原告修改权利要求时已经放弃了葡萄糖酸钙的技术方案,因此应当适用禁止反悔原则,不能对葡萄糖酸钙的技术方案适应等同原则保护。

一二审法院认为,只有为了使得授权专利具有新颖性或创造性而进行的修改或者陈述意见才产生禁止反悔的效果,而原告权利要求的修改是为了获得说明书的支持,另外,葡萄糖酸钙与活性钙按照发明进行配方所发挥的作用是显而易见的,两种可以等同替换。因此可以适用等同原则,并认为葡萄糖酸钙构成等同侵权。

最高法认为,根据原告申请专利文件记载,葡萄糖酸钙与活性钙是并列的两种可溶性钙剂,葡萄糖酸钙并非活性钙的一种。尽管原告称将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”属于一种澄清性修改,修改后的活性钙包括了含葡萄糖酸钙在内的所有组分钙。然而,从审批文档中可以看出,该修改是针对国家知识产权局认为的保护范围过宽而得不到说明书支持而进行的,同时,专利申请人在修改时的意见陈述中,并未说明活性钙包括了葡萄糖酸钙,故被申请人认为葡萄糖酸钙中的活性钙包含葡萄糖酸钙的主张不能成立。

关于是否可以适用等同原则的问题,被诉侵权产品的相应技术特征为葡萄糖酸钙呢,属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案,不应当认为其与权利要求记载的活性钙技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围。

从以上裁判观点可以看到,一二审法院主张只有在涉及到专利实质性(新颖性或创造性)条件下,才适用禁止反悔原则,而最高法院是全面适用禁止反悔原则的,即使修改原因是为了保证权利要求书得到说明书的支持。

二、思考:

1、对于修改缩小的保护范围,对于修改原因不明的,推定其是为了维护专利权的实质性,若专利权人能够证明修改原因不是为了维护专利权的实质性,则仍然可以适用等同原则。问题在于,我们在确定一个专利权的保护范围时,应当是以客观标准进行确定,而不是以申请人的主观意志进行确定,若允许申请人日后通过举证证明专利所享有的保护范围,可能会与按照权利要求解释规则所应遵循的客观解释标准确定的保护范围相冲突。

2、申请人限缩性修改保护范围,可能包含了对该删除的技术特征等同的但是在当时是难以预见到的技术特征。因此对这一部分保护范围的确定标准,可以适用“可以预见”标准吗?

3、如果修订权利要求为避免现有技术,为什么要适用禁止反悔原则,而不直接适用现有技术抗辩呢?

4、禁止反悔原则的适用条件在于,权利人为了使得技术方案的可专利性,删除了部分技术方案,但是这部分技术方案本身就不应当得到保护,如果删除的部分技术方案不是因为其不可专利性,则不能适用禁止反悔原则。这是否意味着,实质上禁止反悔原则没有适用的余地了?




【声明】内容源于网络
0
0
易信捷跨境电商服务
易信捷竭诚为中国电商提供综合服务,服务项目包括知识产权(版权、商标、专利注册与转让)、法律(钓鱼、申诉、企业员工法律培训)、VAT报税、公司注册、供应链、货运物流等。
内容 54
粉丝 0
易信捷跨境电商服务 易信捷竭诚为中国电商提供综合服务,服务项目包括知识产权(版权、商标、专利注册与转让)、法律(钓鱼、申诉、企业员工法律培训)、VAT报税、公司注册、供应链、货运物流等。
总阅读23
粉丝0
内容54