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专利说明书和权利要求书的合法性判断

专利说明书和权利要求书的合法性判断 易信捷跨境电商服务
2019-07-10
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导读:《专利法》第26条第3款与第4款适用的对象不同,其分别适用于判断说明书和权利要求书的合法性。当说明书公开不充分,导致本领域技术人员无法实现权利要求书中的技术方案时,违反第3款;当权利要求书的技术方案得

一、说明书的合法性。

《专利法》第26条第3款规定,说明书应当对发明和实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。

(一)法条理解:

1.说明书是对说明书还是对权利要求书中的技术方案作出清楚完整的说明?

根据体系解释,应当是对权利要求书中的技术方案作出清楚完整的说明。

2.何为能够实现?

专利审查指南对此作了解释,即指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容就能够实现权利要求中的技术方案,解决其技术问题,并且产生预期的技术效果。

3.判断合法性的方法。

判断说明书公开是否充分,应当分两步进行:

第一步是确定权利要求记载的技术方案的具体内容。权利要求书可能包含多个权利要求,每一项权利要求可能包含一个或多个并列的技术方案。在确定技术方案的内容前,先固定技术方案。确定技术方案的内容需要结合说明书和附图,考察技术方案中的技术术语是否由说明书中特别的限定,或者技术术语是否属于相同技术领域常用术语;

第二步是以该技术方案的具体内容为基准,判断说明书对该技术方案的公开是否充分。即根据说明书的内容,本领域技术人员能够实现权利要求中的技术方案,解决其技术问题,并且产生预期的技术效果。

(二)参考案例:

1.北京高院(2014)高行(知)终字第2935号行政判决书。专利权利要求1无效行政纠纷案。涉案专利名称为“一种聊天机器人系统”,专利号为ZL200410053749.9的发明专利。

(涉案专利权利要求1中,描述其机器人的技术特征包括了过滤器与游戏服务器的装置,过滤器接收用户语言,并将该语言处理后传送到游戏服务器,从而使用户与机器人实现游戏互动。然而本领域技术人员在阅读说明书之后,并不能知晓过滤器是如何传达到游戏服务器从而实现人机交互游戏的。说明书公开不充分,技术人员不能实现权利要求1所述的技术方案。)

2.上海市高院(2013)沪高民三(知)终字第96号。专利侵权纠纷案。涉案专利名称为“数据选择传送方法”,专利号为ZL200480001590.4的发明专利。

(涉案专利权利要求中包含了“消息编辑器”这一技术特征。该技术特征被认定为功能性限定技术特征,说明书中没有对该技术特征即“消息编辑器”的进一步描述。本领域技术人员不清楚消息编辑器为何结构,说明书中没有描述实现该消息编辑器实现功能的具体实施方式,因此不能确定权利要求的保护范围。)

3.启示:权利要求书与说明书存在密切的联系,权利要求书中的技术方案是对说明书中技术方案及实施方式的概括,较为抽象。因此阅读理解权利要求书的内容时,必须要结合说明书及附图。当本领域技术人员理解了权利要求书中的技术方案时,此时本领域技术人员可能还处于一种大致领会的意思,还需要进一步的阅读说明书,考察权利要求中的技术方案是如何具体化实施。从以上两个案例,可以看到权利要求书中的技术方案可能算是一种“想法”,而说明书中的内容则是实现该“想法”的具体“算法”,当“算法”不能满足“想法”的要求时,则意味着说明书没有能够充分公开。

二、权利要求书的合法性。

《专利法》第26条第4款规定,权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

(一)法条理解:

1.何为以说明书为依据?

即权利要求书得到说明书的支持。根据审查指南解释,指权利要求中的每一项权利要求所要保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案,并且不得超出说明书公开的范围。如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途,则应当允许专利申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型的方式。对于用上位概念概括或用并列选择方式概括的权利要求,应当审查这种概括是否得到说明书的支持。如果权利要求的概括包括专利申请人推测的内容,而其效果又难于预先确定和评价,应当认为这种概括超出了说明书公开的范围。如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或实用新型所要解决的技术问题,并达到相同的技术效果,则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持。

2.判断合法性的方法。

判断是否得到说明书支持的方法分为两个步骤。第一步确定权利要求书中技术方案的具体技术内容。确定技术方案的内容需要结合说明书及附图。第二步再确定的内容为基准判断是否满足以说明书为依据的法定标准,这一步参照上述审查指南的内容。

3.以说明书为依据应当坚持形式标准还是实质标准?

应当坚持实质标准。说明书不仅需要和权利要求书的内容相同,而且说明书更应当陈述清楚如何实施技术方案的方法步骤,解决的技术问题,实现的具体功能和达到的技术效果。

4.权利要求中记载的技术方案仅限于实施例公开的技术方案吗?

不是。披露实施例的目的在于告诉技术人员如何具体实施专利技术。实施例应当记载技术手段、技术效果、等必要技术信息,便于技术人员顺利实施。实施例不是发明创造本身,而是发明创造的实施方式,发明创造可以有无限个实施方式。

(二)参考案例

1.北京高院(2016)京行终1428号行政判决书。涉案专利权利要求1无效行政纠纷案。涉案专利名称为“一种用于合成氯乙烯的低汞复合催化剂及制备方法”的发明专利。

(涉案专利要求1中的技术特征内容表述有“FeCoP占催化剂总重量的5%—10%...”。而说明书中仅公开了FeCoP含量为5%的实施例,因此无效宣告的理由之一在于FeCoP的含量范围得不到实施例具体数值的支持。二审法院认为,实施例公开的5%的FeCoP能起到提高催化剂的活性和稳定性的作用。通常情况下,作为催化剂的助剂,只要控制在一定的范围内,适当提高其所占比例,也能起到基本相同甚至更好的作用,本领域技术人员能够预期。因此本领域技术人员能够明确认知10%的FeCoP可以起到5%的FeCoP的作用。权利要求1是在实施例基础上的合理概括,能够得到说明书的支持。符合《专利法》第26条第4款规定。)

2.北京高院(2015)高行(知)终字第1549号行政判决书。涉案专利权利要求1无效行政纠纷案。涉案专利名称为“防电磁污染服”、专利号为200420091540.7的实用新型专利。

(涉案专利权利要求1中技术方案中出现了“导磁率高”这一技术术语。复审委和法院认为,“导磁率高”这一技术术语的含义不确定,并且在权利要求书的其它部分以及说明书中均未对这种金属材料导磁率的具体数值范围进行限定,在本技术领域中,也没有导磁率高的通常含义。术语表达含义不清楚,因此权利要求1的保护范围无法确定。)

3.启示:①在撰写权利要求书时,若涉及到需要使用数值限定技术特征的情形,一般申请人更愿意使用含有一定范围的数值限定技术特征,而不使用单一数值限定。好处在于一方面扩大了自己的保护范围,防止他人为模仿本专利技术方案而仅在小幅度内修改具体数值来实施本专利技术;另外还可以在数值范围内隐藏最优技术方案,使得技术方案即使已过保护期限,也可以作为技术秘密使用。②在权利要求中使用技术术语时,应当注意的是,一般情况下,技术术语应当具有本技术领域的一般含义;若本领域中不含有该技术术语或者申请人想要表达的技术术语与本领域中对该技术术语的通常含义不同的,申请人应当在说明书中明确限定该技术术语的具体含义。

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