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美国专利风险管理体系的构建与实施

美国专利风险管理体系的构建与实施 涉外律师伍梦益
2023-01-05
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导读:美国专利风险系数很高,那么应该搭建怎样的体系降低风险呢?1.在美国,发明人填错可能会成为专利无效的理由2.宽

美国专利风险系数很高,那么应该搭建怎样的体系降低风险呢?

1.在美国,发明人填错可能会成为专利无效的理由

2.宽泛的证据开示

书面质询interrogatories,要求提供文件document requests,证人证言depositions,检查生产设施inspection of manufacturing facilities,承认请求requests for admissions,有效国外调查取证effective foreign discovery (强制执行,否则将有不利推断,举证责任转移)

3.前期

(1)内部梳理(有没有进口到美国的产品,直接或间接;有没有在美国的使用生产销售或允诺销售;有没有知产担保)

(2)简易的前期风控流程:产品企划和研发(企划和市场部门研究市场,分析用户需求,提出针对某个国家地区的新产品企划/需求;研发部门针对产品企划需求设计产品并攻克技术难题)——法务/知识产权部门(定期搜集研发部门新产品/技术的排查需求,利用内外部资源进行知识产权风险评估,与企划研发部门密切沟通,法务审核下列合同)——采购制造和销售(采购合同包括采购物料和制造产品的必需品,代工合同包括制造贴牌产品,销售合同包括与客户签订单)

(3)知产担保ip indemnity

担保范围scope of indemnification(合同期限contract term,担保上限fee cap等),案件主导权control of the case(律所选择choice of law firm,诉讼争议牵头方等lead party in lawsuit/dispute)

(4)防范方式

获取fto法律意见,获取不侵权法律意见和/或无效法律意见;规避设计design around;获得许可obtain license,建立专利组合;商务安排

4.中期:专利风险评估和预警三步法

(1)FTO法律意见,不侵权法律意见,无效法律意见:

(2)检索有效的第三方专利权利, 一件专利一般具有从递交日起算的20年有效期(部门例外),专利维持费正常递交为前提;在审专利,可能获得授权;涉及产品制造销售国使用所涉及国家和地区

(3)分析并出具不侵权法律意见:权利要求解释(不同国家地区间可能不同,至少有一个技术要素不一样);专利申请的审查历史(权利要求修改,专利权人辩驳,审查员的陈述和授权原因)

(4无效检索,分析,出具无效法律意见:现有技术的检索和分析(现有技术的定义,新颖性,缺乏创造性步骤);无效法律意见——口头或书面;启动无效程序

(5)简易的中期风控流程:fto扫雷(检索现有的专利文献并筛选,分析检出的相关专利,出具法律意见)——不侵权意见避雷(分析目标专利权利要求——权利要求解释,将权利要求解释与目标产品做比较,出具法律意见)——无效性意见除雷(无效性检索,分析检出的现有技术文件(专利和非专利文件),出具法律意见并启动无效程序)

(6)专利规避设计作为备选方案,提交337调查并确认不侵权(律师与工程师合作确定专利规避设计解决方案,评估涉及的专利中关键的权利要求特征,注意专利族中的未决申请,延续案和其他专利,尽早开展尽职调查是成功进行专利规避设计关键)

5.长期工作

(1)建立自己的专利组合——埋雷

(2)质量和数量的考虑,提交策略,专利保护的范围和强度,连续、分案申请

(3)维权以及应诉:律师函,各诉讼

6.管理同时进行的诉讼和无效:

原告方:发起诉讼后准备应对被告将会提起的无效程序,意味着诉前要做好专利稳定性分析,选取最佳武器。万一专利被判无效或不侵权——上诉

被告方:获悉诉讼信息后尽快提起无效,万一被判侵权则上诉

7.初审尚未审结时,已在专利局无效了对方专利,则以无效为准

8.初审被判侵权,其结果先于无效结果发出,后续专利被无效,是否会影响之前初审结果:初审审结后未上诉(不会);初审审结后按时上诉(会)

被判侵权的专利,万一日后被第三方在别的案件中无效,本案侵权被告还需要继续赔偿吗?未上诉则需要赔偿


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涉外律师伍梦益
出海企业的法律问题加油站,涵盖跨境电商,外贸企业,物流企业,科技企业如机器人、生物制药、半导体、新能源、人工智能等出海与投资遇到的诉讼与非诉讼问题。不定期发布相关案例,普法知识,各国法律法规,国际法,商务英语及法律英语,小语种等。
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