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海外专利布局

海外专利布局 涉外律师伍梦益
2022-12-08
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导读:对于出海型企业或未来可能有出海的企业,国内的专利布局要做,国外的更需要做,因为国外政策更需要提前了解便于布局

对于出海型企业或未来可能有出海的企业,国内的专利布局要做,国外的更需要做,因为国外政策更需要提前了解便于布局。

  1. 目的

保护创新,市场优势,竞争优势,多元获利,风险防范。

2.类型

保护式专利布局,对抗式专利布局,储备式(前瞻)专利布局。

3.方式

自主申请,联合开发,专利收购(定向收购,联合收购,预约收购,专利池购买,专利拍卖,企业并购),专利许可。


4.流程

国内专利申请(优先权基础,质量至关重要),海外专利筛选(国内专利筛选,重要技术专利,重点产品专利,战略储备专利),海外专利评审(成立专利评审委员会,专利评审决策,确定海外专利申请清单,确定申请策略)(评审主要考虑因素为产品因素,市场因素,技术因素,法律因素),海外专利申请类型(大部分国家发明专利都需要实质审查,美英加没有实用新型制度,需通过发明进行申请并经过实审,外观设计美日韩印俄需实质审查,德法英形式审查,外观设计只有六个月优先权期限),海外专利申请注意(委托代理机构,专利改写翻译,向国外专利局提交,海外专利局审通答复,海外专利授权),专利管理系统如唯德

5.参与主体

公司管理层确定企业发展战略决定知识产权目标和规划;研发部门给出技术产品角度的评审意见;市场商务部门结合市场营销信息给出评审意见;专利部门整体规划协调管理;外部机构从授权前景,稳定性及质量评估方面给出评审意见。案件撰写翻译提交,海外审查意见答复,与海外所合作管理。

6.海外专利评审考虑因素

产品(是否核心或重要产品,实际上市技术方案或外围防御性技术方案,产品结构工艺或其他,产品生命周期),技术(底层创新或应用创新,核心或关键技术,技术可替代程度,技术回避设计可能性,技术价值),市场(产品销售地生产地,竞对产品销售地生产地,品牌效应地,战略市场国家或地区),法律(专利授权前景,质量评估(是否有重大缺陷,可否改写弥补,拟布局国家法律环境))。

7.策略

申请时机(技术成熟度,产业发展前景,产品市场规划,企业发展战略,海外申请不错过专利优先权期限(发明实用新型12个月,外观设计6个月),不确定则优先权期限内先提交pct申请,申请之后有30个月考虑进入哪些国家地区,但外观设计没有pct途径,可在六个月优先权期限内提交海牙国际申请,同时指定目标国;地域;资源匹配。


8.申请类型考虑因素

产品生命周期,市场周期,申请所需成本或时效因素。大部分发明专利需要实质审查才获得授权。美英加没有实用新型制度,需通过的发明途径并申请实质审查。外观设计美日韩印俄需实质审查,欧德法英形式审查。

9.途径

直接申请,pct,海牙协定,巴黎公约(优先权期限内向目标国提出申请)。

10.申请地域

现有市场和潜在市场,业界看好新兴市场,战略发展市场。竞对生产地销售地研发地市场。专利保护力度强诉讼频发区域,研发活动活跃地区美日欧印以色列,交易市场展会所在地区。

11.外部机构资源匹配

案件质量(权利要求,说明书,各类修改文件,审查意见答复),流程管理(管理系统,流程管理能力),费用水平,合作资源。

12.保密制度

未进行保密审查而直接向海外申请专利,其对应的中国专利申请不授予专利权。


【声明】内容源于网络
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涉外律师伍梦益
出海企业的法律问题加油站,涵盖跨境电商,外贸企业,物流企业,科技企业如机器人、生物制药、半导体、新能源、人工智能等出海与投资遇到的诉讼与非诉讼问题。不定期发布相关案例,普法知识,各国法律法规,国际法,商务英语及法律英语,小语种等。
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