来源 | 美国科文顿·柏灵律师事务所
Covington & Burling LLP
作者 | 冉瑞雪、黄胜、王俣、王翊钧、郭严、王笛、
陈晓亮、李新豪、周佳乐
2024年337调查中国企业涉诉案件的立案、应诉和裁决情况
01
本部分用图表的方式重点介绍并分析了2024年中国企业337调查涉案、应诉以及裁决情况。为帮助理解我国企业应诉美国337调查的整体情况,本部分还提供了往年相关数据并进行总结分析。
(一)美国337调查立案数量以及涉及中国企业的案件数量
2024年337调查的立案数量略有回升,全年立案数量达到了48起。就过去二十年的整体趋势而言,如图一所示,美国国际贸易委员会(以下简称“ITC”)受理的337调查案件数量总体上呈现波动上升的态势。案件数量在2011年达到峰值之后略有下降,2016、2017连续两年又有回升,2018、2019两年略有下降,2020、2021和2022年又有上升势头。具体地,2011年立案69起;2015年出现低谷,立案36起;[1]2016年急剧增长至54起,比2015年多18起;2017年立案59起,为2011年之后的又一峰值;2018年立案50起,2019年立案45起,尽管低于2016和2017年,但仍处于较高位置;2020年立案48起,2021年立案51起,2022年立案60起,连续三年上升;但在2023年又少量下滑至41起,到2024年又回升至48起。
图一:2004年至2024年ITC立案的美国337调查数量表
如表一所示,2024年,涉及中国企业的337调查案件达到了24起,占比首次达到50%。继2019年之后,这一数据达到了近二十年来的又一峰值。
表一:2004年-2024年中国涉案美国337调查数量以及占比汇总
(二)中国企业涉及美国337调查产品分析
在过去二十年中,中国企业涉诉美国337调查的产品多种多样。具体地说,2024年337调查涉及中国企业的产品包括电子计算设备、使用索引搜索系统的计算设备、支持NETCONF的网络设备、电子烟油雾化器、用于计算机电子元件的液体冷却器、智能穿戴设备、光纤连接器、相机、无线前端模块、半导体器件、水润皮肤磨削系统、健身器材、电视、充电电池、闪蒸纺丝非织造材料、注塑机、电子眼镜和女式平底鞋。[3]
(三)中国企业涉及美国337调查案由分析
如表二所示,在包括2024年的过去二十年中,中国企业涉案绝大多数的案由是专利侵权。除专利侵权外,2024年还有一起案件同时涉及商标侵权和侵犯商业秘密。
表二:2003年-2024年美国337调查涉及中国企业的案由统计表
(四)2024年中国企业应诉情况以及涉及中国企业的337调查案件裁决情况
如表三所示,2024年总共有74家中国企业被ITC立案调查,数量较多。其中有45家中国企业选择了应诉,占比60.8%。这一数据与去年相比略有下降,但对比历史数据而言,仍处于应诉比例较高的区间。从数据上来看,20年来,中国企业对337调查的参与度不断提高,企业越来越倾向于积极应诉。
表三:2011年-2024年间中国企业美国337调查应诉情况以及结果概览
与中国相关的2024年重大案件分析
02
本报告所述“重大案件”是指对于中国企业应诉美国337调查有重要指导意义,涉及到中国重要产业和/或重要企业,或者从法律制度发展的角度具有重大意义的案件。
(一)杜邦案(337-TA-1424)
2024年10月9日,美国DuPont de Nemours, Inc.、DuPont Safety & Construction, Inc.和DuPont Specialty Products USA, LLC(以下合称“杜邦公司”)向ITC提出337调查申请,将包括厦门当盛新材料有限公司(以下简称“当盛新材”)、江苏青昀新材料有限公司(以下简称“青昀新材”)以及深圳铮铭科技有限公司等多家中国企业在内的18家企业列为被申请人,认为其特定闪蒸纺丝非织造材料及其下游产品侵犯了杜邦公司的商业秘密,非法使用杜邦公司的保密信息和专有信息,以及侵犯杜邦公司的美国注册商标。杜邦公司请求ITC发布普遍排除令、有限排除令和制止令。2024年11月15日,ITC正式立案(案号337-TA-1424, Certain Flash-Spun Nonwoven Materials and Products Containing Same)。本所代表当盛新材应诉。该调查案的目标完成日期定为2026年6月8日。
在本案中,被诉的化工新材料制造商主要为当盛新材和青昀新材。当盛新材和青昀新材均为较“年轻”的闪蒸纺丝产品制造商,而杜邦公司则是该行业的老牌巨头。此次发起337调查,是国外老牌企业利用知识产权法律手段,与中国新兴企业争夺市场的典型策略,后续进展值得进一步关注。
(二)中国企业涉诉新能源337调查案件值得关注
随着中国新能源产业的快速发展和积极出海,中国企业在美国市场遇到了越来越多的337调查。这一现象反映了中国新能源企业在转型升级过程中,其产品和技术的国际竞争力不断提升,同时也激发了更多商业竞争(包括中国企业之间),促使337调查案件在新能源领域高发。在2024年,几起重要的案件尤为引人注目。
首先,2024年9月至10月,天合光能股份有限公司(以下简称“天合光能”)分别对江苏润阳新能源科技股份有限公司以及阿特斯阳光电力集团股份有限公司提起337调查申请(案号分别为337-TA-1422和337-TA-1425)。同时,天合光能还在美国特拉华州联邦地区法院和美国加州中区联邦地区法院对上述公司发起了平行专利侵权诉讼。这些案件涉及的专利技术包括太阳能电池的制造工艺和相关组件。
另一重要案件发生在2024年9月12日,美国LithiumHub, LLC和Lithiumhub Technologies, LLC不仅向ITC提出了337调查申请(案号为337-TA-1421),还在美国德克萨斯州东区联邦地区法院对五家中国公司提起了平行专利侵权诉讼,寻求损害赔偿。本案涉及包括具有特定固态开关布置的保护电路在内的可充电锂离子电池及其组件,涉案的企业包括瑞莱昂(深圳)新能源科技有限公司、深圳市逸尘运动科技有限公司、深圳市朗泰沣电子有限公司、如果新能源科技(江苏)股份有限公司以及Shenzhen LiTime Technology Co., LTD。本所在该案中代表如果新能源科技(江苏)股份有限公司。
影响ITC案件审理的重要判例或者案件
03
2024年美国联邦巡回上诉法院(以下简称“CAFC”)在数起案件中的判决可能对ITC案件产生影响。此外,美国最高法院在Loper和Relentless案中作出的判决虽然不直接涉及ITC案件,但是基于相关判决,ITC在审理案件时法律解释的权力被限缩,后续进展值得关注。
(一)CAFC降低国内产业经济要件认定标准
2022年12月2日,人工睫毛337调查案(案号337-TA-1226)的申请人Lashify, Inc.公司(以下简称“Lashify”)不服ITC 做出的认定其不满足国内产业经济要件的终裁,上诉至CAFC。经过审理,CAFC在2025年3月5日做出判决,认定ITC在判定Lashify是否满足国内产业经济要件时适用法律有误,撤销ITC的相关认定,并将该问题发回ITC重新认定。
Lashify的产品在美国之外生产并进口到美国,其在美国国内没有生产活动,但其在美国国内有销售、推广、仓储、质量控制和经销等方面的活动,其主要依赖“重大劳工或者资本的投入”这点来满足337调查中国内产业经济要件的要求。就是否满足国内产业经济要件问题,该案主审行政法官在2021年10月28日做出的初裁中指出,在判断Lashify是否满足“重大劳工或者资本的投入”时,要排除销售、推广、仓储、质量控制和经销方面的投入。就仓储、质量控制和经销方面的投入来说,该行政法官认定,为了这些产品可在美国出售,Lashify并没有做出更多的步骤并且Lashify的质检措施与一般的进口商所采取的措施并没有区别。Lashify不服行政法官初裁,请求委员会复审。在终裁中,委员会多数意见支持了行政法官的认定,理由是仅有销售和推广活动无法满足国内产业要求是ITC的一贯做法;对于推广、仓储、质量控制和经销方面的投入,委员会多数意见认为这些成本与一般的进口商会产生的成本无异,基于此无法认定Lashify可满足国内产业经济要件的要求。少数委员持反对意见,认为相关法规并没有明确排除销售、推广、仓储、质量控制和经销方面的投入。CAFC支持了少数委员的意见,认为法律并没有明确排除这些投入,也没有明确要求这些投入需要与生产活动相关。CAFC最终认定,委员会对“重大劳工或者资本的投入”这点解释存在错误,要求ITC重新认定。
CAFC在该案中做出的判决实质上降低了ITC对国内产业经济要件的认定门槛,有利于那些在美国仅有销售和推广等活动的公司在ITC主张救济。我们预计本案将导致ITC迎来更多的337调查案件。实践中,有些公司(特别是销售新兴品类产品的新创公司)的设计研发和生产活动在美国之外,其在美国主要是销售和市场推广相关的经济投入。CAFC的判决将有利于这些公司提起337调查,以阻止竞争对手进入美国市场。对于可能作为337调查被申请人的中国企业来说,要密切关注那些原来不满足条件的竞争对手的动向;对于寻求作为337调查申请人的中国企业(包括在美国的关联公司)来说,该判例降低了提起337调查的门槛,为有相关需求的中国企业提供了额外的选择。
(二)CAFC调整外观设计专利非显而易见性的判断方法
2024年5月21日,CAFC在LKQ Corp. v. GM上诉案[9]中作出全席判决(en banc),部分撤销专利审判与上诉委员会(以下简称“PTAB”)在一件涉及外观设计专利(design patent)的双方复审案件[10](inter partes review,IPR)中作出的决定,并将案件发回PTAB重审。根据CAFC的多数意见,在外观设计专利非显而易见性(non-obviousness)判断中长期适用的Rosen-Durling规则[11]被新的规则取代。与Rosen-Durling规则相比,新规则降低了作为非显而易见性评价基础的“主要现有设计”(primary reference)的入选门槛。同时,对于需要引入的“次要现有设计”(secondary reference),新规则也降低了对其与主要现有设计的相关性的要求。总体而言,CAFC的判决使得以不符合美国《专利法》第103条为由主张外观设计专利无效变得更为容易,有利于337案件中的被申请人。
GM Global Technology Operations LLC(以下简称“GM”)享有一项涉及汽车前翼子板的外观设计专利D797,625(’625专利)。针对该专利,LKQ Corporation(以下简称“LKQ”)在PTAB提出IPR请求,以不符合美国《专利法》第102条和103条为由请求宣告该专利无效。LKQ主张’625专利相对于现有设计D773,340专利(’340专利),或者’340专利与另外一项现有设计的结合显而易见。PTAB在适用Rosen-Durling规则分析后认为,’340专利不构成与被请求宣告无效的外观设计专利“基本相同”(basically the same)的主要现有设计。因此,PTAB不再进行Rosen-Durling规则的第二步分析,即判断是否存在与主要现有设计“如此相关”(so related)的次要现有设计,以至于后者的某些外观特征可以提示其可使用到主要现有设计中。在上述基础上,PTAB驳回了LKQ关于’625专利不具备非显而易见性的请求,维持’625专利有效。
针对LKQ的上诉,CAFC合议庭基于对Rosen-Durling规则的理解维持了PTAB的决定。但是,该意见随后被撤销,案件进入全席审理。在全席判决中CAFC首先指出,除另有规定外,专利法关于发明专利的规定同样适用于外观设计专利。在回顾美国最高法院过往涉及美国《专利法》第103条案件的基础上,CAFC认为,Rosen-Durling规则在制度框架和门槛的刚性方面与美国最高法院KSR案、Whitman Saddle案[12]和其他先例不够一致,应当被推翻;外观设计专利非显而易见性的判断应当回归Graham案[13]确定的三要素分析框架,即(1)现有技术的范围和内容;(2)权利要求与现有技术的区别;以及(3)本领域普通技术人员的水平。
CAFC对Rosen-Durling规则做了如下调整。在适用Graham案第一要素时,与专利设计“基本相同”不应当作为合格现有设计的门槛。只要符合“类似设计”(analogous art)的要求,这样的现有设计就可以用于确定现有设计的范围和内容。类似设计包括与外观设计专利产品“相同领域”(same field of endeavor)的设计。同时,CAFC不排除其他设计也可能与专利设计“类似”,而是强调需要个案判断。CAFC还指出,要求主要外观设计和次要外观设计“如此相关”并不恰当。只要它们都与专利设计属于“类似设计”就可以以此为基础判断普通设计者(ordinary designer)是否有动机将次要现有设计中的设计特征用于修饰主要现有设计以获得与专利设计相同的外观。基于以上分析和阐释,CAFC将案件发回PTAB并要求其按照判决中的意见重新判断’625专利的非显而易见性。
该案件的影响不仅涉及与’625专利相关的汽车产业,而且可能波及与外观设计专利关系紧密的其他行业,因此该案件的审理引起了广泛关注。包括汽车企业和行业协会、知识产权团体乃至科技企业在内的多方提交了法庭之友意见(amicus curiae)。尽管外观设计专利在337调查案件中占比较少,本案为外观设计专利非显而易见性的判断指明了方向,值得337调查的被申请人关注。
(三)CAFC澄清现有技术例外的判断标准
2024年CAFC在针对PTAB的另外一件IPR案件[14]的上诉中作出的判决[15]同样值得关注。在2024年7月31日作出的判决中,CAFC澄清了现有技术例外的判断标准,尤其是美国《专利法》第102(b)(2)B条的适用。
Sanho Corporation(以下简称“Sanho”)是专利US 10,572,429(’429专利)的专利权人,该专利系2020年从Gopod Group LTD(以下简称“Gopod”)受让而来。’429专利涉及用于终端用户设备的接口扩展装置,其技术包括一系列接口和连接以及一个数据传输控制模组。Kaijet Technology International Limited, Inc.(以下简称“Kaijet”)主张,’429专利相对于美国专利申请No. 2018/0165053的公开文件(’053申请)和其他对比文件的结合不具备非显而易见性。Sanho抗辩称,虽然’053申请的有效申请日(effective filing date)早于’429专利,但是在此之前,’429专利的发明人已经通过销售包含专利技术的端口扩展装置使得该专利技术被“公开披露”。这一行为构成美国《专利法》第102(b)(2)B条规定的现有技术的例外。因此,’053申请不构成’429专利的现有技术,不能用于评价’429专利的非显而易见性。PTAB认为,’429专利发明人的上述销售属于非公开销售(private sale),不构成第102(b)(2)B条规定的现有技术的例外,最终支持了Kaijet的请求。
针对Sanho的上诉,CAFC合议庭首先确认了以下事实。在’053申请的有效申请日前,Sanho向’429专利发明人所属的公司Gopod订购15000个所述端口扩展装置,该订单被供货方接受。但是,Sanho并未证明该销售以任何方式被公开,或者除该非公开销售以外,针对该产品存在其他任何销售行为。事实上,没有记录表明上述15000个端口扩展装置的订单在’053申请的有效申请日前被履行,以及所涉及的端口扩展装置的后续情况。在此基础上,CAFC从条文的字面含义、立法目的以及立法历史三个角度论述美国《专利法》第102(b)(2)B条规定的“公开披露”与Sanho主张的“披露”不同。CAFC认为,只有发明能够被不特定的公众获取才导致其被公开披露。此外,CAFC还就Sanho所主张的只要包含专利技术的装置的接收者不承担保密义务,其“公开使用”(public use)该装置的行为就构成对专利技术的公开披露进行了反驳。CAFC指出,公开披露和公开使用属于不同概念,包括公开使用在内的方式有可能(could)但并非必然(necessarily)导致发明技术特征在第102(b)(2)B条意义上的公开披露。并且美国最高法院已经通过判例明确,一个不能向公众披露发明所有特征的商业使用仍然不能构成有效的现有技术。结合案件事实,CAFC认定Sanho在该案中所主张的销售并未公开披露’429专利的相关技术,因此’053申请不构成第102(b)(2)B条规定的现有技术的例外,最终维持了PTAB的决定。
CAFC的判决澄清了以下问题,即在被主张为现有技术的专利(申请)的有效申请日前,何种行为可以构成对相关技术方案的公开披露从而使得该专利(申请)成为符合美国《专利法》第102(b)(2)B条规定的现有技术例外。此外,该判决也回答了如何判断涉案专利申请日前销售或者使用相关产品是否导致该产品所涉及的技术方案构成涉案专利的现有技术。对于在337调查案件中准备以在先销售或者使用包含专利技术的产品为由对涉案专利提出无效抗辩的被申请人而言,该案件值得研究。
(四)CAFC完善显而易见型重复授权的审查标准
2024年10月7日,美国最高法院驳回了Cellet, LLC(以下简称“Cellet”)对CAFC在Cellect案中的判决[16](相关介绍见2023年年报)提出的调卷申请(petition for certiorari)。但是,就专利期限调整(patent term adjustment,PTA)[17]引发的显而易见型重复授权(obviousness-type double patenting,ODP)[18]的审查标准的争议并未因此终结。2024年8月13日,CAFC在另外一起来自特拉华州联邦地区法院的专利侵权上诉案件中作出判决,[19]改判地区法院关于涉案专利因享受PTA而构成ODP的认定。该案件从另外一个方面完善了涉及PTA的ODP审查标准。
Allergan USA, Inc.(以下简称“Allergan”)是US 7,741,356(’356专利)的专利权人。由于USPTO的原因,’356专利的审查过程被延迟。根据美国《专利法》第154(b)条的规定,’356专利在授权后获得相应天数的PTA。因此,’356专利的专利期限至2026年6月24日截止,超出自该专利申请日2005年3月14日起的20年。以’356专利为基础,专利申请人陆续提出若干继续申请和分案申请并获得多件同族专利,包括在’356专利授权后提出申请的US 8,344,011(’011专利)和US 8,609,709专利(’709专利)。这些同族专利均以最早申请的’356专利为优先权基础,但是,’011专利和’709专利的审查过程不存在因USPTO导致的延迟,因此它们均在优先权日起的20年,即2025年3月14日届满。这个日期早于在先的’356专利届满日,从而引发了本案的争议。被告Sun Pharmaceutical Industries Limited (以下简称“Sun”)认为,’356专利的权利要求40相对于’011专利权利要求33和’709专利权利要求5不存在可专利性区别,而’356专利又因PTA而在’011专利和’709专利之后届满,因此’356权利要求40因ODP而无效。Allergan则认为,’356专利作为首先提出申请并首先获得授权的专利相对于较晚申请、较晚授权的专利权利要求不构成ODP。地区法院援引了CAFC在Cellect案的判决,认为对该问题的判断无需考虑专利的申请日和授权日,而应考量届满日的先后,因此Allergan的理由不成立。最终,地区法院认定’356专利权利要求40(及相关权利要求)无效。Allergan随即上诉至CAFC。
针对Allergan的上诉,CAFC首先指出ODP规则的目的在于防止专利权人就不具备可专利性区别的发明获得第二专利,以图达到延长该主题的专利保护期的目的。’356专利无论从申请日还是授权日看都是保护相同主题的第一专利,而’011专利和’709专利无疑都是该主题的第二专利。将ODP的基本宗旨应用于这些无可争议的事实,CAFC认为,’356专利的权利要求并没有在法律允许的期限之外扩大或者延长垄断。此外,作为对地区法院判决的回应,CAFC指出Cellect案并未解决“最早申请和授权的专利是否可以被后续专利作为ODP参比标准”的问题。因此,Cellect案对本案的约束仅限于专利届满日的计算,而不涉及如何确定ODP的参比标准。在上述基础上,CAFC得出一条ODP审查规则:首先申请、首先授权、后到期的权利要求不能被后申请、后授权、早到期并具有共同优先权日期的对比权利要求宣告无效。
CAFC的上述判决对在Cellect案中确立的针对享受PTA的专利进行ODP审查的规则进行了补充和完善,使得审查规则更加符合ODP制度的宗旨。337调查案件中的被申请人在准备以ODP为由针对涉案专利提出无效抗辩时,应当全面考察涉案专利与同族专利之间的关系,确保自己对涉案专利构成ODP的主张不与该规则的宗旨相违背。
(五)美国最高法院缩减联邦行政机构对法律作出解释的权力
2024年6月28日,美国最高法院在Loper和Relentless两案[20]中作出判决,撤销美国联邦哥伦比亚特区巡回上诉法院和联邦第一巡回上诉法院的判决并将案件分别发回两个法院重审。通过对该两起案件的审理,美国最高法院推翻了1984年自己在Chevron案[21]中确立的规则,明确联邦法院无需给予联邦行政机构对法律条文作出的解释以所谓“Chevron尊重”(Chevron deference)。
上述两起案件源于对美国国家海洋渔业局(National Marine Fisheries Service, NMFS)修改有关规则是否获得《Magnuson-Stevens渔业保护和管理法》(Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act, MSA)授权的争议。审理案件的联邦地区法院和巡回上诉法院基于“Chevron尊重”采纳了NMFS对MSA的解释,从而作出对行政机构有利的判决。对于下级法院在两起案件中所依据的“Chevron尊重”是否有效,法院应当如何看待行政机构对法律条文作出的解释,美国最高法院的多数意见认为,联邦法院拥有对联邦法律的最终解释权。在解释法律的问题上,联邦行政机构的观点可以为联邦法院的判断提供参考并且应当受到适当的重视,但是不能取代联邦法院的判断。美国最高法院指出,1946年颁布的美国《行政程序法》[22](Administrative Procedure Act,APA)就是对行政机构的一种制约,防止其超出法律的授权行使权力,而Chevron案要求法院在审查行政机构行为时给予的“尊重”与APA的规定不符。基于上述理由,美国最高法院的多数意见推翻了自己在Chevron案中确立的规则。
随着Chevron案确立的规则被推翻,ITC在337调查案件中对法律条文作出的解释的效力将可能处于不稳定的状态。具体而言,在针对ITC终裁提起的上诉中,CAFC将无需受“Chevron尊重”的约束而在相当大的程度上遵照ITC对法律条文的解释。相反,CAFC在推翻ITC解释时将获得更大自由。另一方面,随着“Chevron尊重”被推翻,之前在该规则下获得CAFC背书的ITC对法律条文的解释可能重新受到挑战。一个典型的例子是,在2015年的Suprema案[23]全席判决中,CAFC多数意见基于“Chevron尊重”支持了ITC对于“侵权物品”(articles that infringe)的扩张性解释,并成为ITC扩大337调查管辖范围所依据的先例。“Chevron尊重”被推翻后,已经有相关方在CAFC对Suprema案中的上述解释发起挑战,虽然该努力并未奏效。[24]
目前,Loper和Relentless两案的判决对337调查案件的实际影响尚未显现,但是337调查案件的被申请人仍应当密切关注该两案后续可能产生的影响,并据该两案进一步挖掘在337调查案件中可能适用的抗辩点。
2024年337调查实务发展动态
04
(一)ITC修改《程序规则》
2024年3月28日,ITC公布《程序规则》修正案征求意见稿。在充分考虑收到的各方意见的基础上,ITC于2025年1月3日颁布了此次修正案的最终版。[25]此次修改中,涉及337调查部分的主要内容如下:
首先,在文件提交方面,正式采纳疫情期间试行的电子提交方式,规定所有的文件都应当通过ITC的电子文件信息系统(Electronic Document Information System)提交。同时也保留在例外情形下提交纸质文件的方式。
其次,在立案前的征求意见阶段,除了可以就公共利益问题提交意见之外,公众还可以就其他问题发表意见(例如,不予立案或者启动百日程序等)。
第三,对于根据19 USC 337(a)(1)(A)提起的337调查(注:主要是根据商业秘密侵权提起的337调查请求),起诉状中需要列出支持该诉由的具体事实。
第四,在证据开示方面,此次修改与《联邦民事诉讼规则》的相关规定保持一致。例如,删除“可能合理导致发现可采纳证据”(reasonably calculated to lead to the discovery of admissible evidence)这一宽泛要求,加入了证据开示需要“跟案件实际需求相匹配”(proportional to the needs of the investigation)。ITC还修改了证据开示的数量限制,例如,除非各方另有约定或者行政法官另有命令,申请人可以调取的事实宣誓作证上限从每家被申请人5个改为总数为20个,且第三方的事实宣誓作证也涵盖在内。在文件要求的答复方面,为了跟《联邦民事诉讼规则》相符,如果答复方根据某一反对意见拒绝提供文件,其应该明确说明。
此次修正案已于2025年2月3日生效。
(二)商业秘密337调查案件早期需披露商业秘密渐成趋势
国内企业在应对商业秘密337调查时通常会碰到商业秘密范围披露这一难题。在专利、商标和著作权侵权案件中,权利的边界体现在提交给政府的公开文件之中,较为容易判断,而商业秘密案件中的诉争权利边界即商业秘密范围通常不容易确定,主要原因是尽管申请人掌握初步的侵权线索,但其通常不清楚被申请人侵犯了哪些商业秘密。因此,申请人通常期望推迟圈定商业秘密范围的期限,尤其是希望在获取被申请人的相关证据之后再披露商业秘密范围(disclosure or identification of trade secrets)。但是,推迟披露商业秘密范围将造成被申请人无法知悉自身侵犯了申请人的哪些商业秘密以及申请人所谓的商业秘密是否真正构成商业秘密。这会导致不当扩大证据开示范围从而增加双方的诉讼成本、影响被申请人尽早确定应诉策略并进行有针对性的抗辩(例如如果申请人的描述过于宽泛,被申请人则无法进行有效的公知信息检索;或者根据申请人所主张的秘密点进行相应的规避设计)以及专家报告的准备等。此外,允许申请人在接触被申请人的实质开示信息之后才披露商业秘密范围还可能导致的后果是,申请人根据被申请人提供的文件和信息来圈定商业秘密的范围,甚至不诚信地将属于被申请人的商业秘密宣称为自己的商业秘密,这将明显不利于被申请人。因此,尽早划定商业秘密范围有助于厘清商业秘密侵权案件的权利边界,为ITC商业秘密337调查案件的审理提供更为明确的指引,对商业秘密侵权案件的有序审理意义重大。
在337调查实践中,被申请人通常会在首轮问卷(interrogatory)中要求申请人确定商业秘密,但申请人通常会援引起诉状中的商业秘密描述或者仅作宽泛的回答,双方此后通常会将该争议交由行政法官解决。例如,在被申请人以商业秘密范围不明确为由拒绝配合开示程序后,申请人动议要求强制开示(337-TA-525和337-TA-562)。此外,实践中有被申请人在正式进行实质开示之前主动寻求同意令保护(337-TA-698和337-TA-849)。还有一种折衷的情形是双方达成约定,并体现在行政法官批准的案件日程里,先进行初步披露,待证据开示进展一段时间后要求申请人确定最终商业秘密范围(337-TA-863和337-TA-1002)。
根据目前的案件实践,在我所代理的碎纸机案(337-TA-863)和钢铁案(337-TA-1002)之后,初步披露和最终披露相结合的方式逐渐成为商业秘密337调查案件的趋势。我所最近代理的闪蒸纺丝非织造材料一案(337-TA-1424)也争取到案件的早期商业秘密披露。此外,337-TA-1078、337-TA-1159、337-TA-1166、337-TA-1186、337-TA-1231、337-TA-1274、337-TA-1296、337-TA-1313和337-TA-1378 案中也采用了这种商业秘密范围确定方式。
(三)涉及标准必要专利(SEP)的337调查新发展
2023年,以侵犯SEP为由提起的337调查主要有两个系列案件,一是爱立信与联想(摩托罗拉移动)之间的争议,包括爱立信针对联想提起的两起涉SEP的337调查(案号337-TA-1375和337-TA-1387)、一起涉及非SEP的337调查(案号337-TA-1376)以及联想针对爱立信提起的一起337调查(案号337-TA-1388)。另外一个系列案件是诺基亚针对惠普和亚马逊提起的两起337调查(案号337-TA-1379和337-TA-1380)。这些337调查案件涉及5G通信技术领域以及视频编解码技术领域的SEP。除了337调查案件之外,各方在美国联邦地区法院也有相关诉讼。2024年涉及SEP的337调查案件主要围绕前一年上述案件的深入进展而展开。此外,2024年增加一案(案号337-TA-1397),系联想针对爱立信提起。除此之外,暂未有更多新的涉及SEP的337调查案件。
就爱立信诉联想(摩托罗拉移动)系列案而言,2024年12月17日,McNamara行政法官在337-TA-1375案中颁布了初步裁决,认定联想(摩托罗拉移动)等被申请人构成专利侵权,违反了337条款。但是,行政法官在初裁中并未包含建议救济措施,而是宣布将另行颁布建议救济措施。经过两次延迟,行政法官将颁布建议救济措施的期限推迟至2025年4月4日。截至本报告截稿为止,建议救济措施尚未颁布。因此,就本案是否发布禁令、发布禁令的理由、以及如何与美国联邦地区法院乃至全球其他法院的平行程序(例如,作为双方全球诉讼的一部分,英国法院拟于2025年4月就设定全球许可费率问题进行庭审)之间进行协调,值得持续关注。在337-TA-1376案中,Elliot行政法官于2024年11月15日颁布了初步裁决,认定部分涉案专利无效且被诉侵权产品不落入其保护范围;被诉侵权产品虽落入某些涉案专利权利要求保护范围,但该部分权利要求无效,从而裁决联想等被申请人并未违反337条款。2025年1月16日,委员会作出终裁,维持上述初步裁决。而在337-TA-1388案[26]中,根据McNamara行政法官2025年3月7日的命令,该案的初裁将推迟至2025年4月25日颁布。
就诺基亚诉惠普和亚马逊的系列案而言,2024年发生了一些值得关注的重要进展。2024年9月,申请人与惠普单独达成了全球和解并签订许可协议,亚马逊成为唯一的被申请人继续诉讼程序。其中,337-TA-1380一案的进展相对更快。该案诞生了涉SEP的337调查案件的多个“首次”——2024年12月20日,Elliot行政法官颁布初步裁决,认定亚马逊等被申请人构成专利侵权(对5个专利中的4个构成侵权),违反了337条款。在2025年1月8日公布的初步裁决完整公开版中,ITC在近年来首次就涉及SEP的FRAND抗辩进行了较为详细的分析,首次在裁决中详细公开分析过程,并首次结合颁布的建议救济措施讨论与SEP有关的公共利益要素。例如,行政法官在初裁中就“非歧视”、“合理”许可费和“善意谈判”等要素进行了逐一说明,并就该个案得出结论:被申请人未能证明申请人违反了FRAND义务,因此FRAND抗辩不适用。初裁还就建议救济措施指出,在本案中颁布救济措施不会违反公共利益,因此建议颁布有限排除令和制止令。2025年2月27日,委员会颁布命令决定对上述初步裁决进行复审,并将案件的目标审结日期推迟至2025年5月14日。尽管仍待委员会复审,这也是近年来ITC在初步裁决中首次就涉及SEP的产品建议颁布禁令救济措施。复审的结果将会对后续更多涉SEP的337调查案件产生影响。与337-TA-1380相比,337-TA-1379案的进展稍慢,但结果同样引人瞩目。2025年1月29日,Hines行政法官颁布初步裁决,认定亚马逊对部分专利权利要求构成侵权,并且建议委员会对有关产品颁布有限排除令和制止令。诺基亚和亚马逊均已经请求委员会对该初步裁决进行复审。截至本报告截稿为止,委员会尚未作出是否复审的决定。
此外,爱立信和诺基亚发起的这几起涉及SEP的337调查案件的调查完结日期均已确定在2025年中期以后。随着2024年11月美国总统大选共和党总统候选人特朗普重新赢得选举并于2025年1月20日上台执政,结合第一届特朗普政府的偏向权利人的SEP政策和禁令政策,预计新一届政府将在之前民主党政府的SEP政策上进行调整,值得密切关注。
(*本报告旨在提供相关领域的最新动态,不代表科文顿或其客户的观点或意见,亦不构成任何法律意见。在就本报告提及的主题采取行动之前,读者应寻求有针对性的专业法律意见。)
责编 / 智合 吴梦奇Scott
编辑 / 智合 顾文倩Aro

