标准必要专利国际诉讼中的禁诉令博弈:中美欧案例解析
从Microsoft案到InterDigital案,解析全球SEP纠纷中的司法管辖权冲突与禁诉令实践


目次
一、与禁诉令相关的概念 二、美国和欧洲主要国家SEP诉讼中的禁诉令案例分析 (一)美国 (二)欧洲 三、中国禁诉令案件 四、结语随着信息通信技术标准在全球广泛应用,标准必要专利(SEP)兼具专利地域性与技术标准国际性特征。当专利权人与实施方无法达成FRAND(公平、合理、无歧视)许可协议时,常引发多国平行诉讼,进而导致禁诉令(Anti-Suit Injunction, ASI)或禁执令(Anti-Enforcement Injunction, AEI)的颁发,成为跨国知识产权争端中的关键司法工具[1]。
一、与禁诉令相关的概念
禁诉令起源于英美法系,最初用于解决国内司法管辖权冲突,后扩展至国际层面[1]。广义上的禁诉令包括狭义禁诉令(sASI)、禁执令(AEI)和反禁诉令(AASI)。其中,sASI用于阻止当事人在其他司法管辖区提起或继续诉讼;AASI则是被申请方所在国法院为保护本国司法主权而签发的反制措施;AEI则限制当事人执行外国法院判决。在SEP争议中,若一国法院裁定全球FRAND条款,可能影响他国诉讼进程,促使企业通过ASI寻求管辖优势[1]。
美国还设有临时限制令(TRO),作为紧急情况下的预审禁令,可在未通知对方的情况下短期生效,随后转为初步禁令。TRO与初步禁令均可作为ASI或AEI的实现形式,在SEP诉讼中发挥重要作用[1]。
二、美国和欧洲主要国家SEP诉讼中的禁诉令案例分析
近年来,SEP国际平行诉讼频发,中美欧多地法院相继签发ASI或AASI,形成司法博弈格局,尤以美国和欧洲案例最具代表性[1]。
(一)美国
1. Microsoft v Motorola案 – 带有TRO的AEI
该案被视为美国法院在SEP领域首次颁发ASI的标志性案件。微软指控摩托罗拉违反FRAND承诺,提出过高许可费,并于2010年在美国提起诉讼。六月后,摩托罗拉在德国起诉微软专利侵权并寻求禁令救济。为防止德国禁令执行,微软向美国华盛顿西区地方法院申请TRO及初步禁令[2]。
2012年4月,法院批准TRO,要求微软提供1亿美元担保。第九巡回上诉法院维持原判,确认地区法院有权签发针对外国诉讼的AEI[3]。法院依据Gallo框架三要素进行审查:(1)案件问题的决定性;(2)外国诉讼是否妨碍本国司法政策或构成滥诉;(3)对司法礼让的影响是否可容忍。本案中,法院认为美国诉讼对德国程序具有决定性,且德国诉讼晚于美国立案,故对礼让原则影响有限[2]。
2. TCL v Ericsson案 - sASI
TCL与爱立信自2011年起就3G/4G专利许可谈判未果。2012年至2014年,爱立信在六国提起11起侵权诉讼[4]。2014年,TCL在加州中区法院反诉,要求裁定全球FRAND条款[5]。2015年5月,TCL申请ASI,请求禁止爱立信在FRAND问题解决前继续海外诉讼。
法院于6月批准该请求,裁定双方均不得在外国提起相关SEP诉讼,直至本案审结。此举旨在集中解决核心FRAND争议。最终法院采用“自上而下法”确定爱立信在美国的2G、3G、4G专利FRAND费率分别为0.16%、0.3%和0.45%,显著低于其原始报价[5]。
3. Ericsson v Samsung 案 – 带有TRO的AASI
双方交叉许可协议于2020年底到期后谈判破裂。2020年12月7日,三星在武汉中院起诉爱立信,请求裁定全球FRAND条款,并申请行为保全(即ASI)。12月25日,武汉中院裁定禁止爱立信在域外法院申请禁令、主张许可费或确认FRAND合规性[6]。
三天后,爱立信向美国德州东区法院申请TRO。法院于当日批准,并于2021年1月11日发布初步禁令(实为AASI),允许美国与中国的诉讼并行审理。法院强调,其禁令并非挑战中国司法权威,而是确保自身管辖权不受干扰。该裁定允许爱立信继续在美国行使专利权,且要求三星补偿其在中国可能因ASI遭受的处罚[8]。
总体来看,美国法院对ASI持谨慎态度,通常仅限于阻止执行外国禁令(即AEI)。狭义禁诉令(sASI)较少见,多基于双方合意。TRO可作为紧急前置程序,且ASI裁定可上诉[1]。
(二)欧洲
1. IPCom v Lenovo案(英国和法国) – AASI
IPCom为非实施实体,2019年3月向联想发出许可通知。联想认为报价不符FRAND,遂于美国加州北区法院起诉,要求裁定全球许可条款。IPCom则在英国提起侵权诉讼,寻求禁令救济。
2019年9月,联想申请ASI,试图中止英国诉讼。IPCom随即在英国和法国申请AASI。同年11月8日,英国与法国法院均签发AASI,禁止联想在美国寻求干扰其诉讼的行为。法国上诉法院于2020年3月维持AASI,但撤销了禁止未来ASI申请的宽泛条款,认为其缺乏合理性[12]。
2. Nokia v Continental案(德国) – 带有TRO的AASI/sASI
2019年,诺基亚在德国多地起诉戴姆勒及其供应商大陆集团,推动通过Avanci平台达成全球许可[13]。大陆集团在美国加州北区法院反诉诺基亚违反FRAND,并申请ASI。
作为反制,诺基亚于2019年7月11日在慕尼黑地方法院紧急申请AASI,法院在未听证情况下单方面批准,要求大陆集团撤回美国ASI申请,理由是美国ASI将妨碍其在德国行使专利权[14]。该裁定后经慕尼黑高等地区法院于2019年12月维持,认为保护专利权优先于对方的诉讼权利[15]。
3. InterDigital v Xiaomi案(德国) – 带有TRO的AASI/AEI
自2015年起,InterDigital与小米未能达成SEP许可协议。2020年6月,小米在武汉中院起诉,请求裁定全球FRAND费率。InterDigital则在印度德里法院起诉小米专利侵权,寻求禁令救济。
2020年9月23日,武汉中院向InterDigital签发全球ASI,禁止其在印度或其他地区申请禁令或主张许可费,并设定每日100万元罚款[16]。一周后,InterDigital在德里法院申请AASI,法院于10月9日批准,以“公共政策高于礼让”为由限制执行中国ASI。
2020年10月30日,InterDigital在德国慕尼黑法院提交相同AASI动议。慕尼黑法院于11月裁定,中国ASI不适用于德国,禁止小米执行武汉裁定或阻止InterDigital在德诉讼,违者处以最高25万欧元罚款或六个月拘留[17]。该裁定经听证后维持。
此系列案件反映出,各国对境外ASI普遍采取不承认、不执行立场,尤其德国法院明确否定其域外效力。此类AASI常具预防性和自卫性质,且可上诉[1]。
中国标准必要专利禁诉令实践:典型案例与发展趋势
华为、小米、三星等跨国企业SEP纠纷中的中国司法应对
随着中国市场在全球科技产业中的地位不断提升,中国法院已成为解决标准必要专利(SEP)许可费率及FRAND原则争议的重要司法辖区。近年来,中国法院在多起备受关注的SEP纠纷中颁布诉中行为保全裁定,实质构成跨国禁诉令(Anti-Suit Injunction, ASI),彰显了中国司法在知识产权全球治理中的积极参与[1]。
1. 华为诉康文森案(最高人民法院):中国首例知识产权跨国禁诉令
康文森(Conversant)为非实施实体(NPE),持有诺基亚转让的通信领域大量SEP。2018年,华为向南京中院起诉,请求确认不侵权并裁定符合FRAND原则的许可费率。2019年,南京中院就一项4G SEP作出费率判决,康文森上诉至最高人民法院[19]。
与此同时,康文森在德国提起侵权诉讼。2020年8月27日,德国杜塞尔多夫法院判决华为侵权并支持临时执行。次日,华为向最高人民法院申请行为保全,请求禁止康文森在华诉讼终审前申请执行德国禁令。最高人民法院于2020年8月28日作出裁定,被视为中国首例知识产权领域跨国禁诉令[19]。
最高法确立了颁发禁诉令的五大考量因素:
(1)前提条件:域外判决对中国诉讼的影响;
(2)必要性:是否确属必要;
(3)利益权衡:申请人受损是否大于被申请人;
(4)公共利益:是否损害公共利益;
(5)司法礼让:是否符合国际礼让原则[19]。
法院认为,执行德国禁令将迫使华为退出德国市场或接受不合理条件,造成难以弥补的损害,且中国诉讼受理在先,管辖适当,故裁定支持华为申请。
2. 小米诉InterDigital案(武汉中院):全球范围禁诉令的合理性确认
2020年6月,小米向武汉中院提起FRAND费率之诉,并于8月申请全球诉中行为保全,要求禁止InterDigital在印度等国寻求禁令。武汉中院批准该申请,InterDigital提出复议被驳回[16]。
针对InterDigital提出的程序违法异议,法院认定印度诉讼在后,构成“情况紧急”,程序合法。法院指出,InterDigital在印度提起诉讼可能干扰中国案件审理,导致判决难以执行,构成对程序权利的滥用[16]。
关于全球范围禁令的合理性,法院认为,SEP费率争议具有全球性,为避免重复诉讼、促成谈判,全球范围的ASI具有正当性。关于每日100万元罚款条款,法院解释为针对持续违法行为的逐日处罚,符合民事诉讼法精神[16]。
3. 三星诉爱立信案(武汉中院):同时颁发行使禁令与反禁令
2020年12月,三星向武汉中院申请全球诉中与诉后行为保全(sASI & AASI),请求禁止爱立信在本案审理期间及判决生效前,在其他国家提起针对三星的SEP禁令或FRAND费率诉讼。武汉中院于同年12月25日批准该请求[6]。
该案体现了中国法院对SEP全球许可谈判格局的深度介入,通过禁诉令维护本国司法程序的独立性与有效性。
中国法院主要依据《民事诉讼法》中的行为保全制度审查ASI申请,程序相对简便,裁定可复议但不可上诉。近年来,全球多地法院对禁诉令持审慎态度。例如,美国德州东区法院在爱立信诉三星案中强调,其临时禁令仅保障美国诉讼不受干扰,并不阻止三星参与中国诉讼[8]。
德国法院则将寻求禁诉令视为缺乏真实许可意愿的表现,认为其与FRAND原则相悖,此观点对全球ASI实践产生一定抑制作用[13]。
与此同时,FRAND善意谈判框架逐步建立。日本专利局2022年发布的《标准必要专利许可谈判指南》提出五步法:专利权人发出要约、实施者表达意愿、提出FRAND要约、实施者提出反要约、协商不成则诉诸法院或仲裁,该框架已成为国际参考[20]。
未来,随着各国司法实践与政策文件的不断演进,全球在FRAND谈判规则与禁诉令适用方面有望形成更多共识,推动SEP许可更加高效、公平[1]。
来源:柳沈律师事务所
编辑:Sharon

