摘 要
2026年11月10日,美国专利商标局(USPTO)宣布将专利无效理由的实体立案审查权交还专利审判和上诉委员会(PTAB)三人合议庭,基本恢复2025年3月的两阶段审查模式。但此次调整并未改变基本立案法律标准,也未削弱局长对国家安全、美国制造、专利权人稳定预期等因素的裁量权。对中国企业而言,最受关注的政策性立案障碍依然存在,不能将此次调整理解为美国专利无效挑战门槛的全面放宽。 至于实际立案机会是否改善,仍需结合后续案例观察。
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一、IPR立案审查分为两部分,此次交还PTAB的究竟是哪一部分?
2026年11月10日,美国专利商标局(United States Patent and Trademark Office,以下简称USPTO)发布《将实体审查事项交还PTAB的备忘录》(Returning Merits-Based Considerations to PTAB,以下简称“11月10日备忘录”),宣布自11月16日起,将部分专利复审立案审查工作重新交给专利审判和上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board,以下简称PTAB)的三人合议庭。[1]
这里涉及美国《发明法案》(Leahy-Smith America Invents Act,以下简称AIA)下的两种程序:多方复审(Inter Partes Review,以下简称IPR)和授权后复审(Post-Grant Review,以下简称PGR)。
无论采用哪种程序,立案审查都需要区分两个层面:
1. 实体审查(Merits Review):专利无效理由是否充分?
例如,请求人能否依据在先专利或公开出版物,证明被挑战专利可能缺乏新颖性或创造性。
根据35 U.S.C. § 314(a),IPR立案至少要求请求人证明,其对至少一项被挑战权利要求具有合理的胜诉可能性(Reasonable Likelihood of Prevailing)。PGR则适用§ 324规定的不同法定门槛。[2]
这部分主要涉及专利法律及技术证据,也是11月10日备忘录重新交由PTAB三人合议庭负责的工作。
2. 裁量拒绝立案(Discretionary Denial):即使无效理由充分,是否仍有其他原因不予立案?
这部分审查不限于专利技术本身,还可能涉及平行诉讼、重复挑战、专利权人的稳定预期,以及重大经济利益、公共卫生或国家安全利益等因素。[3]
对于中国企业而言,后者尤其值得关注。因为企业即使掌握较强的无效证据,也可能由于与专利有效性无直接关系的因素而无法进入复审程序。
此次备忘录改变的是上述两部分工作的分工,而非《专利法》规定的基本立案门槛。
不过,两部分审查并非完全割裂:11月10日备忘录也对PTAB如何评估整份申请的实体理由提出了具体指导,因此实际立案结果仍可能受到新的审查实践影响。
二、从2025年3月到2026年11月:审查权如何经历三次变化?
要判断这次调整的意义,需要回顾过去一年半的审查分工。
2025年3月26日:首次实行两阶段审查。
时任USPTO代理局长Coke Morgan Stewart发布《PTAB工作量管理临时程序备忘录》(Interim Processes for PTAB Workload Management),将立案审查分为裁量审查与实体审查两个阶段。
局长先判断是否需要裁量拒绝立案;通过这一阶段的申请,再交由PTAB三人合议庭审查实体理由及其他非裁量性法定要求。[3]
2025年10月20日:立案决定权进一步集中到局长。
USPTO于2025年10月17日发布《AIA复审程序由局长决定立案的备忘录》(Director Institution of AIA Trial Proceedings),决定由局长统一处理裁量因素和实体理由,并在至少三名PTAB法官协助下作出立案决定。[4]
PTAB法官仍参与审查,但实体立案决定不再通常由三人合议庭独立作出。
2026年11月16日起:实体审查重新交还三人合议庭。
根据11月10日备忘录,局长继续负责非实体因素的初步审查;通过局长审查的申请,再交由PTAB三人合议庭作出实体立案决定。
因此,这次调整基本恢复了2025年3月的两阶段分工:局长负责非实体裁量审查,PTAB三人合议庭负责实体立案审查。
值得注意的是,局长仍保留法定的立案决定权限,并可以依法委托PTAB履行部分工作。备忘录所涉及的是行政机关内部权限的重新分配,而非国会修改立案制度。
三、国家安全、美国制造等政策性裁量因素,有没有变化?
没有,这些因素的审查权限仍由USPTO局长掌握。
2025年3月备忘录已经将重大经济利益、公共卫生、国家安全以及专利权人的稳定预期(Settled Expectations)列为裁量审查时可以考虑的因素。[3]
其中,稳定预期涉及专利权利要求已生效的时间等情况,反映USPTO对既有专利权稳定性的政策考量。它并不等于专利授权达到某一固定年限就自动不得挑战。
此后,2026年3月11日,USPTO又发布《关于美国制造及小企业使用AIA程序的补充裁量因素备忘录》(Additional Discretionary Institution Considerations – U.S. Manufacturing and Small Business Use of AIA Proceedings),进一步明确可以考虑的事项,包括:
1. 被控侵权产品是否在美国制造,或涉及美国制造业投资;
2. 专利权人制造、销售或许可的竞争产品是否在美国生产;
3. 请求人是否为遭遇专利侵权诉讼的小企业。[5]
这些因素与传统的专利有效性判断不同。例如,即使两家企业提交的无效证据具有相近的证明力,其美国制造与投资情况仍可能影响裁量审查。
但必须区分裁量因素与自动拒绝立案规则。
现有备忘录并未规定中国企业、海外制造企业或被列入美国实体清单的企业一律不得申请IPR。
真正的不确定性在于:局长可以在个案中衡量这些因素,而企业难以仅凭无效证据的强弱预测裁量审查结果。
11月10日备忘录保留了这一权限安排。对涉及国家安全、产业政策等问题的申请人而言,实体审查权交还PTAB,并不意味着政策性裁量风险随之消失。
四、对中国企业的实际影响:长江存储案说明了什么?
长江存储挑战美光专利的两件IPR,提供了观察政策性因素如何进入复审程序的具体案例。
在 Yangtze Memory Technologies Co., Ltd. v. Micron Technology, Inc.,IPR2025-00098及IPR2025-00099中,PTAB原先已经准许立案。
2025年11月10日,USPTO局长John Squires发出说明理由命令(Order to Show Cause),指出长江存储被列入美国商务部工业与安全局(Bureau of Industry and Security,以下简称BIS)的实体清单(Entity List),要求其解释USPTO为何应当投入有限的行政资源审理相关复审申请。[6]
这表明,企业的实体清单身份及其关联的国家安全问题,已经在实际案件中被纳入局长的立案审查讨论。
但该案最终并未直接以国家安全为理由拒绝立案。
2026年1月15日,局长撤销此前的立案决定,理由是长江存储未能充分证明其已披露全部实际利益相关方(Real Parties in Interest,以下简称RPI),未满足35 U.S.C. § 312(a)(2)的要求。决定书同时明确指出,最终裁定并不依赖其实体清单身份。[7]
因此,该案不能证明“被列入实体清单的中国企业不得申请IPR”。
它揭示的实务风险更加具体:在涉及企业身份、股权控制及国家安全争议时,专利复审可能不再只是无效证据的较量。请求人的身份与关联关系、RPI披露以及其他程序性要求,都可能成为决定案件能否继续推进的关键。
尤其值得关注的是,长江存储案中原本已经获准的复审,最终仍被撤销立案。这提醒企业,进入实体审查程序并不意味着其他立案风险已经排除。
五、中国企业应如何评估此次调整?
从实务角度看,需要分别判断两类风险。
一是专利无效证据的充分性。 PTAB三人合议庭重新负责实体立案审查,但11月10日备忘录同时要求重视整份申请的无效理由强度,包括绝大多数被挑战权利要求是否具有足够的证据支持。因此,不能仅因为权限交还PTAB,就假定实体审查将更宽松。
二是政策性及程序性风险。 对可能涉及国家安全、美国制造或复杂股权控制结构的企业,申请前应特别核实可能引发裁量审查的事实,并确保请求人及全部RPI披露准确、完整。
这类工作并不能保证局长不会拒绝立案,但能够避免企业在无效证据之外,因可以提前识别的身份披露或程序问题失去复审机会。
至于此次调整能否整体改善中国企业的立案机会,目前仍缺乏足够的后续数据支持。
即使未来IPR整体立案率回升,也需要进一步区分:究竟是实体审查结果改善,还是局长裁量拒绝立案的比例下降;不同类型中国企业是否获得相似的改善,也不能仅凭整体统计得出结论。
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尾注
[1] John A. Squires & John F. Duffy, Returning Merits-Based Considerations to PTAB, Memorandum to the Patent Trial and Appeal Board, at 1, 5–9 (U.S. Patent & Trademark Off. Nov. 10, 2026).
[2] 35 U.S.C. § 314(a) (inter partes review); 35 U.S.C. § 324(a)–(b) (post-grant review).
[3] Coke Morgan Stewart, Interim Processes for PTAB Workload Management, Memorandum to the Patent Trial and Appeal Board, at 1–3 (U.S. Patent & Trademark Off. Mar. 26, 2025).
[4] John A. Squires, Director Institution of AIA Trial Proceedings, Memorandum to the Patent Trial and Appeal Board, at 1–2 (U.S. Patent & Trademark Off. Oct. 17, 2025).
[5] John A. Squires, Additional Discretionary Institution Considerations – U.S. Manufacturing and Small Business Use of AIA Proceedings, Memorandum to the Patent Trial and Appeal Board, at 1–3 (U.S. Patent & Trademark Off. Mar. 11, 2026).
[6] Yangtze Memory Technologies Co., Ltd. v. Micron Technology, Inc., IPR2025-00098 & IPR2025-00099, Paper 33, at 2–3 (P.T.A.B. Nov. 10, 2025) (Director’s Order to Show Cause).
[7] Yangtze Memory Technologies Co., Ltd. v. Micron Technology, Inc., IPR2025-00098 & IPR2025-00099, Paper 38, at 2 n.2, 5–9 (P.T.A.B. Jan. 15, 2026) (Director’s Decision Vacating Institution).
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陈静律师是中国和美国(加利福尼亚州)执业律师、美国伊利诺伊州北区联邦法院执业律师(General Bar),专注于为中国企业提供美国国际贸易委员会(USITC)调查及中美知识产权诉讼相关法律服务。她在知识产权领域拥有丰富的诉讼经验,包括代理客户在美国国际贸易委员会处理专利、商业秘密、商标和商业外观相关的337调查,以及在美国联邦地区法院发起或应对临时禁令和初步禁令等紧急诉讼程序。此外,她还代表中国企业在美国专利审判与上诉委员会(PTAB)提起专利授权后复审(PGR/IPR)程序,并代理客户处理337调查中的建议性裁决及后续美国海关程序。在进出口合规方面,陈律师代理客户应对美国海关涉及反倾销、反补贴、原产地认定和关税分类等裁决事宜。(微信:chenjingitc;邮箱:chenjingitc@gmail.com) |
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