【背景】
根据欧洲专利局（EPO）的审查实践，所要求保护的主题允许以“否定”权利要求特征的方式来定义，即描述所要求保护的主题不具有的元素和特征。这些特征被称为“放弃（disclaimers）”。当在所提交的申请中既没有披露“放弃”本身、又没有披露通过其排除后的主题时，术语“未披露的放弃（undisclosed disclaimer）”适用；而术语“披露的放弃（disclosed disclaimer）”则涉及如下的情形：在所提交的申请中放弃本身可能未被披露，但通过其排除后的主题在申请中是具有基础的，例如在一个实施方式中。
【决定】
欧洲专利局扩大上诉委员会（Enlarged Board of Appeal ，简称“EBA”）于2017年12月18日作出了第G 1/16号决定，该决定通过引入未披露的放弃，回答了有关适用于权利要求修改的适当标准的问题。问题如下：判例法对一方面关于未披露的放弃G 1/03和G 2/03（OJ EPO 2004,413和448）与另一方面关于披露的放弃G 2/10（OJ EPO 2012,376）之间的关系进行了不同的解释。
EBA就这些问题答复如下：
为了考虑一条由引入未披露的放弃而被修改的权利要求是否在EPC（欧洲专利条约）第123（2）意义下得到允许，该放弃必须符合第G 1/03号决定的规则第2.1点中规定的标准之一。
引入这样的放弃不能对所提交的申请中披露的主题提供技术贡献。特别是，它不能或者变得与创造性评估或公开充分性问题相关联。放弃不能进行多于必要的删除，以便恢复新颖性或者以便放弃因非技术原因而被排除在可专利性之外的主题。
【展望】
如G 2/10所述，EBA再次证实了评估附加主题的“黄金标准”，据此，任何修改只能在本领域技术人员会直接导出的范围内进行并且明确地使用共同的常识，以及从所提交申请的全部文件中客观地且相对于申请日期地看出。因此，该黄金标准适用于未披露的以及披露的放弃。
对于未披露的放弃，EBA接受的用于检查未披露的放弃是否符合EPC第123（2）条的唯一测试是基于G 1/03的测试，即：
➩ 是否引入放弃，以便恢复EPC第54（3）条意义上的冲突申请的新颖性，
➩ 或，以便恢复关于意外的预期的新颖性，
➩ 或，以便放弃因非技术原因而被排除在专利性之外的主题，以及
➩ 放弃是与本发明的教导无关吗。
特别是，EBA强调，引入未披露的放弃不能在申请人或专利权人的地位得到改善的意义上从品质上改变原始提交的发明。
看来G 1/16后的生活将继续。具体而言，在引入“披露的放弃”时，应当谨慎以确保权利要求中的剩余主题（明确地或隐含地）就技术人员的公知常识而言被直接且毫无疑义地向他/她披露，而当引入了“未披露的放弃”时，需要注意G 1/03规定的标准，以免改变所提交的发明的同一性。
【参考文章】
EPO Enlarged Board of Appeal clarifies standard for examining“undisclosed disclaimers”
http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2017/20171218.html
谢强
隆天知识产权代理有限公司合伙人
英德机械外观部副经理
资深专利代理人
执业领域：半导体、自动控制、电子电路、通信及医疗器械等。
责任编辑：于秀飞
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