在近来的专利代理实践中,越来越容易陷入“审查员认为是公知常识→代理人坚持不是公知常识→驳回→提复审坚持不是公知常识→合议组坚持公知常识维持驳回”的死循环和怪圈,因此针对新的审查形势,改变答辩思路,从更多的角度考虑更多其他的答辩方式很有必要。
正如审查指南第二部分第四章中所说的:“本节(第二部分第四章第3节)中发明类型的划分主要是依据发明与最接近的现有技术的区别特征的特点作出的,这种划分仅是参考性的,审查员在审查申请案时,不要生搬硬套,而要根据每项发明的具体情况,客观地做出判断”,因此相对应地,代理人也很有必要根据每项发明的具体情况灵活地进行创造性答辩。
(一)、几种不同类型发明的创造性判断
开拓性发明:是指一种全新的技术方案,在技术史上未曾有过先例,它为人类科学技术在某个时期的发展开创了新纪元。开拓性发明同现有技术相比,具有突出的实质性特点和显著的进步,具备创造性。
组合发明:是指将某些技术方案进行组合,构成一项新的技术方案,以解决现有技术客观存在的技术问题。在进行组合发明创造性的判断时通常需要考虑:组合后的各技术特征在功能上是否彼此相互支持、组合的难易程度、现有技术中是否存在组合的启示以及组合后的技术效果等。
选择发明:是指从现有技术中公开的宽范围中,有目的地选出现有技术中未提到的窄范围或个体的发明。在进行选择发明创造性的判断时,选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素。
转用发明:是指将某一技术领域的现有技术转用到其他技术领域中的发明。通常需要考虑:转用的技术领域的远近、是否存在相应的技术启示、转用的难易程度、是否需要克服技术上的困难、转用所带来的技术效果等。
已知产品的新用途发明:是指将已知产品用于新的目的的发明。通常需要考虑:新用途与现有用途技术领域的远近、新用途所带来的技术效果等。
要素变更的发明 :要素变更的发明,包括要素关系改变的发明、要素替代的发明和要素省略的发明。通常需要考虑:要素关系的改变、要素替代和省略是否存在技术启示、其技术效果是否可以预料等。
(二)、判断发明创造性时需考虑的其他因素
当申请属于以下情形时,审查员应当予以考虑,不应轻易作出发明不具备创造性的结论。相应的在答辩中,代理人也可以以下情形为理由争辩发明具备创造性。
发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题:如果发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题,这种发明具有突出的实质性特点和显著的进步,具备创造性。
发明克服了技术偏见:技术偏见,是指在某段时间内、某个技术领域中,技术人员对某个技术问题普遍存在的、偏离客观事实的认识,它引导人们不去考虑其他方面的可能性,阻碍人们对该技术领域的研究和开发。如果发明克服了这种技术偏见,采用了人们由于技术偏见而舍弃的技术手段,从而解决了技术问题,则这种发明具有突出的实质性特点和显著的进步,具备创造性。
发明取得了预料不到的技术效果:发明取得了预料不到的技术效果,是指发明同现有技术相比,其技术效果产生“质”的变化,具有新的性能;或者产生“量”的变化,超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化,对所属技术领域的技术人员来说,事先无法预测或者推理出来。当发明产生了预料不到的技术效果时,一方面说明发明具有显著的进步,同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的,具有突出的实质性特点,该发明具备创造性。
发明在商业上获得成功:当发明的产品在商业上获得成功时,如果这种成功是由于发明的技术特征直接导致的,则一方面反映了发明具有有益效果,同时也说明了发明是非显而易见的,因而这类发明具有突出的实质性特点和显著的进步,具备创造性。
以上可统称为三步法以外的创造性判断的十种类型。
由于采用三步法以外的方式进行创造性答辩,其被审查员认可的可能性或者说发明被授权的前景具有很大的不确定性,因此这样的答辩方式在大多数情况下显然并非代理人的首选,因此我们建议通常只有遇到以下几种情形时可以考虑采用三步法以外的方式进行创造性答辩:
1、当发明明显属于典型的上述的三步法以外的创造性判断的十种类型之一,在答辩中自然应该明确向审查员指出该发明属于上述的三步法以外的创造性判断的十种类型之一从而应该具有突出的实质性特点和显著的进步因此具备创造性,由此应该能够明显提高该发明被授权的可能性。
2、当发明按照常规的答辩方法进行答辩明显已经难以说服审查员改变没有创造性的观点时,有必要考虑和挖掘发明是否属于上述的三步法以外的创造性判断的十种类型之一,也就是说尽量往这十种类型上靠。
3、很多时候,可以采取两种答辩方式(三步法和三步法以外)同时进行,以进一步提高该发明被授权的可能性。