隆天律丛 | “多引多”的修改机会及修改方式- 大数跨境

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隆天律丛 | “多引多”的修改机会及修改方式

隆天知识产权

2022-10-11

导读：关于多项引多项从属权利要求，其修改机会及修改方式

当前，加强科技产业界和社会各界的协同创新，促进各国开放合作，是让科技发展为人类社会进步发挥更大作用的重要途径。

为了推动科技创新，世界各国纷纷制定了《专利法》。尽管从《专利法》的立法宗旨上来看，世界各国制定《专利法》的目的是相同的，但是，根据各国的实际情况，各国《专利法》在很多规定上仍存在细微的区别。

《中国专利法实施细则》第二十二条规定，“发明或者实用新型的从属权利要求应当包括引用部分和限定部分，按照下列规定撰写：

(一) 引用部分：写明引用的权利要求的编号及其主题名称；

(二) 限定部分：写明发明或者实用新型附加的技术特征。

从属权利要求只能引用在前的权利要求。引用两项以上权利要求的多项从属权利要求，只能以择一方式引用在前的权利要求，并不得作为另一项多项从属权利要求的基础” 。

通常，将“引用两项以上权利要求的多项从属权利要求作为另一项多项从属权利要求的基础”的情况叫做“多项从属权利要求引用多项从属权利要求（multiple-multiple dependent claim）”，甚至简称为“多项引多项”或“多引多”。

上述条款并没有对独立权利要求引用多项从属权利要求的情况进行限制，也就是说，在中国《专利法》中，独立权利要求引用多项从属权利要求并不属于多引多。这一点外国申请人经常容易混淆，在实际处理案件过程中经常遇到国外客户提供的答复指示中将并列独立权利要求修改为仅仅引用前一套权利要求中的一项。然而，在中国实务中，这种修改是没有必要的。

如上所述，中国不允许在权利要求中存在多引多的情况。但是，有些国家和地区组织是允许多引多的。因此，通过PCT途径或巴黎公约途径进入中国国家阶段的外国申请会存在多引多的权利要求。何时、如何修改这些多引多的权利要求常常困扰着外国申请人。因此，掌握多引多修改机会和多引多修改方式是十分必要的。下面笔者将详细进行说明。

多引多修改机会

➤ 申请阶段进行修改

在通过巴黎公约途径进入中国时直接修改申请文件。

优点在于，在专利申请不存在其他缺陷时可以尽早授权。如果是实用新型专利申请的话，则建议在提交申请时对多引多进行修改。因为在中国，实用新型专利申请只有初步审查，初步审查中如果没有发现形式问题即可获得授权。

缺点在于，如果是通过删除技术方案的方式来修改权项，则有可能会在后续程序中出现修改超范围的情况出现（例如，在说明书中记载了A、B、C、D，原权利要求中记载了A、B，修改后的权利要求在原权利要求中补入了在说明书中记载的C，但由于说明书和原权利要求中仅记载了A+B+C+D和A+B这两个技术方案，而未记载A+B+C这个技术方案，因此补入原权利要求的技术特征C虽然记载在原说明书中，但修改后的权利要求作为一个整体仍然可能被指出修改超范围）。

另一缺点在于，如果是通过拆分多项从属权利要求的方式来修改权项，则会增加权项数量，所以由于该修改而导致权项数超过10项时需要缴纳额外的权利要求附加费。

➤ 在主动修改期限内进行修改

在通过PCT途径进入中国国家阶段时进行PCT28/41条修改。

发明可以在提出实质审查请求时或者在收到发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内提出修改，实用新型可以自申请日起两个月内提出修改。

优点在于，可以根据其他国家同族申请的审查结果来最大限度地保留技术方案、不会出现上面提到的修改超范围的问题、不会发生额外的权利要求附加费。

缺点在于，需要确认主动修改期限，比较麻烦。

➤ 收到审查员的通知（包括审查意见通知书、补正通知书和电话通知）进行修改

如果审查员的通知指出了多引多缺陷，则在答复时进行修改。当然，即使审查员的通知并未指出多引多缺陷，申请人也可以依据节约审查程序原则来主动进行修改。

优点在于，可以根据审查员的审查意见或根据其他国家同族申请的审查结果来最大限度地保留技术方案、不会出现上面提到的修改超范围的问题、不会发生额外的权利要求附加费，甚至个别情况下有可能审查员也不一定会指出，因为多引多并不是专利无效的相关条款。

缺点在于，在审查意见通知书中会被审查员指出存在多引多缺陷，而且有时候只有这一个多引多的缺陷而影响申请的授权速度，尤其对于实用新型的申请而言。

多引多修改方式

下面以具体的例子说明对多引多缺陷可以采取的相关修改方式。

1.一种装置，其特征在于，包括A。

2.根据权利要求1所述的装置，其特征在于，包括B。

3.根据权利要求1或2所述的装置，其特征在于，包括C。

4.根据权利要求1至3中任一项所述的装置，其特征在于，包括D。

5.一种设备，包括根据权利要求1至4中任一项所述的装置。

由于《中国专利法实施细则》第二十二条并没有对独立权利要求引用多项从属权利要求的情况进行限制，所以在上述示例中，从属权利要求4存在多引多的缺陷，而独立权利要求5不存在多引多的缺陷。

而在韩国《专利法》中，上述独立权利要求5也存在多引多的缺陷，因此，韩国申请人在遇到多引多的审查意见时，经常把独立权利要求5也修改为“5.一种设备，包括根据权利要求1所述的装置”。在中国实务中，这种修改是没有必要的，因此需要明确告诉申请人，针对独立权利要求5可以保持不修改，修改后的方案数量明显减少，不修改对于申请人而言是非常有利的。

此前，日本《专利法》允许多项引多项，以往许多申请人会利用这种方式来减少权利要求项数，降低实审请求的费用，实现成本控制。但很遗憾，自 2022 年 4 月 1 日起，日本《专利法》对多引多权项作出了限制，2022 年 4 月1 日当日或之后提交的申请，不再允许“多项引多项”从属权利要求。也就是说，自2022年4月1日起，日本虽然允许申请人提交上述从属权利要求3，但是不再允许提交上述从属权利要求4。请注意，上述日期并非指优先权日，而是指实际申请日。

修改方式 1、修改存在多引多缺陷的多项从属权利要求

例如，可以修改为：

4.根据权利要求1所述的装置，其特征在于，包括D。

或者，可以修改为：

4.根据权利要求2所述的装置，其特征在于，包括D。

或者，可以修改为：

4.根据权利要求3所述的装置，其特征在于，包括D。

这种修改方式的原则是减少引用的从属权项，从而避免了多引多，减少了技术方案，申请人可以按照技术方案进行选择。

优点在于，权利要求的引用关系会比较简洁，修改不易出错；缺点在于，需要删除部分技术方案。

修改方式 2、修改作为引用项的多项从属权利要求

例如，可以修改为：

3.根据权利要求1所述的装置，其特征在于，包括C。

或者，可以修改为：

3.根据权利要求2所述的装置，其特征在于，包括C。

这样从属权利要求4可以保持不修改。

优点在于，权利要求的引用关系会比较简洁，修改不易出错；缺点在于，需要删除部分技术方案。

修改方式 3、拆分多项从属权利要求

例如，可以将权利要求4拆分为：

4-1.根据权利要求1或2所述的装置，其特征在于，包括D。

4-2.根据权利要求3所述的装置，其特征在于，包括D。

优点在于，将所有的技术方案都保留；缺点在于，修改后的权利要求项数会变多，尤其对于权利要求本身较多的申请中，会分拆出大量的技术方案，容易搞混引用关系而且容易出错。

总而言之，对于通过巴黎公约途径进入中国的发明申请，一般不建议在申请阶段就进行修改，但是对于实用新型申请而言，建议在提交申请时对多引多进行修改。并且，多引多缺陷的修改方式并没有标准答案，可以单独使用上述方式来进行修改，也可以组合使用上述方式来进行修改，要始终牢记修改的目的是：保留尽量多的技术方案、尽量保留保护范围大的权项、而且保留客户认为有用的技术方案，同时保证权利要求书清楚。