本案中,大多数中国公众对日本“高知县”的了解并不多,其是日本明治维新时期著名思想家坂本龙马的故乡,也是日本森林覆盖面积最广的县,有着“日本最后一条清流”之称的四万十川就流经于此。通过百度查询亦可知,高知县是日本的一级行政区,相当于中国的省级行政区。这也是审查员会认为其应被认定为公众知晓的外国地名的一个重要原因。而如何说服审查员,将这个属于“省”一级别的地名不被认定为“公众知晓”,是本案的第一个难点。
本案的第二个难点在于,本案商标申请人为须崎市政府。而根据日本的行政区划建制,县以下才为“市”。而在高知县下,除了“须崎市”外,还有土佐市、南国市等10个市。根据申请人的地址“日本国高知县须崎市山手町……”也可非常清晰地看出申请人与高知县的隶属关系。就像“丰台区”政府想申请一个含有“北京”文字的商标一样,其在主体资质上亦会使审查员存疑。虽然这并非针对《商标法》第十条第二款的审查内容,但不能排除该点亦会对审查员的心证产生影响。
针对本案难点,办案团队制定了突出有利争点、回避不利事实的复审策略。对于上述第二个难点,办案团队充分利用查询到的在先判例来进行论证,并把该有利证据置于复审理由的首要位置,以抵消和淡化审查员可能产生的对须崎市政府作为申请人在主体适格方面的质疑。
对于上述第一个难点,在实践中,国家知识产权局对于《商标法》第十条第二款规定的公众知晓的外国地名的审查非常严格。通常只要商标中含有外国地名的文字,一般就会驳回该商标申请。
在本案的复审阶段,办案团队首先强调申请商标整体并非《商标法》第十条第二款所规定的地名,即申请商标“高知心巧君”整体并非外国地名,而且申请商标整体的含义强于地名含义。申请商标除包含“高知”二字外,还包括了“心巧君”三个字,以上文字从左至右均匀排列,其整体与地名“高知”在文字构成、含义上均存在较大差异。在实际使用时,申请人及其相关公众亦会将其作为整体进行使用,不会将“高知心巧君”五个字分成“高知”和“心巧君”两部分分别进行使用。
其次,办案团队强调,“高知”虽然是国外地名,但远远达不到为中国公众知晓的程度,并未构成《商标法》第十条第二款所规定的情形。同时,办案团队也提交了其他含有“高知”文字的数十条商标注册信息予以佐证,其中就包括了由揭阳市榕城区高知茶行申请的第23418797号“高知茶行”商标案。在该案中,国家知识产权局认为,“高知茶行”商标中的“高知”文字未构成《商标法》第十条第二款所指情形,从而对“高知茶行”商标的注册申请予以初步审定。
通过本案办理可以看出,对于因绝对理由而被驳回的商标注册申请,一方面要通过对法条规定进行正确解读,用来判定申请商标是否能予以注册;另一方面也要积极寻找能够支持本案情形的在先类案审理情况,强调绝对理由审查标准的一致性。
通过本案,我们也认为,之所以要限制地名商标的注册,主要理由包括:一是防止商标权人不正当地垄断公共资源。二是地名可能直接指代出产特定品质商品的产区,若商标权人提供的产品并非来源于该特定产区,社会公众将可能基于对商品品质、商品来源的错误认识,而产生误认误购的结果。三是维护商标的显著特征。地名对地理区域具有指示作用,如果商标标志从整体上即可无歧义地指向地名,显然不能发挥识别商品和服务来源的作用。仔细分析本案不难发现,作为日本政府一级的申请人,实际上不会存在上述这些可能影响商标注册的理由。而结合商标整体看,更不应得出申请商标违反《商标法》第十条第二款规定的结论。