在中国发明专利申请实质审查过程中，专利局审查员会针对不同类型的法律问题发出审查意见通知书。其中，涉及专利法第九条“禁止重复授权”的审查意见虽不如新颖性、创造性问题那样高频出现，但一旦遇到，若处理不当，可能导致专利申请因重复授权而被驳回的风险。本文将结合具体案例，分析专利法第九条审查意见在“一案两请”实务中的应对策略，并探讨2026年1月1日起施行的新版《专利审查指南》对该类审查意见答复方式带来的变化。
一、《专利审查指南》修改前后的相关规定
修改前的规定（旧规）：
对于同一申请人同日（仅指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止，并且申请人在申请时分别作出说明的，除通过修改发明专利申请外，还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权。
修改后的规定（新规）：
对于同一申请人同日（仅指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的……作出说明的，发明专利申请经审查没有发现驳回理由，应当通知申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权。申请人声明放弃的，应当作出授予发明专利权的决定……申请人不同意放弃的，应当驳回该发明专利申请。
根据上述内容可以看出，本次修改的核心在于：取消了申请人选择“通过修改发明专利申请”来满足专利法第九条第一款规定的权利，将“放弃实用新型专利权”作为获得同日提交的发明专利申请授权的硬性要求。
二、实务案例
笔者此前处理的一件实用新型专利申请，在审查过程中收到了审查员基于专利法第九条发出的审查意见通知书。
案件基本情况如下：
本案为一件实用新型专利申请，其同日还提交了一件发明专利申请，两件申请针对的是同样的发明创造。实用新型审查员在审查过程中发现存在同日申请的发明专利，拒此发出了关于专利法第九条重复授权的审查意见。
审查员认为，同一申请人同日对同样的发明创造既申请了实用新型又申请了发明专利，根据专利法第九条的规定，同样的发明创造只能授予一项专利权，因此要求申请人进行选择或修改。
本案的特殊之处在于：
当时，同日提交的发明专利申请尚未下发任何审查意见。也就是说，该发明专利申请的审查才刚刚开始，其是否能够满足授权条件尚不确定。
那么问题来了：在发明专利尚未经过实质审查、能否授权尚不确定的情况下，实用新型审查员就要求申请人针对重复授权问题作出选择，是否合理？
三、旧规下的答复策略分析
本案审查意见的发出时间为2026年1月1日之前，因此适用旧规。下文先就旧规下的答复策略进行分析。
答复思路
在上述案例中，答复的核心要点在于指出审查员发出专利法第九条审查意见的时机尚不成熟。
具体理由如下：
第一，根据《专利审查指南》的规定，审查员应当在“这两件申请符合授予专利权的其他条件”时，才分别通知申请人进行选择或者修改。这意味着，两件申请均需先通过新颖性、创造性等实质性审查，确认具备授权前景后，才涉及重复授权问题的处理。如果其中一件申请的实质性问题尚未审查完毕，此时讨论“同样的发明创造”为时过早。
第二，在本案中，同日申请的发明专利尚未经过任何实质审查，更未收到任何审查意见。该发明专利申请在后续审查过程中有可能因新颖性、创造性等问题需要修改权利要求。一旦修改，其保护范围可能与实用新型专利不再相同，重复授权问题自然消除。因此，在当前阶段要求申请人作出选择，缺乏事实基础。
第三，从审查实践来看，专利法第九条的“选择或修改”通知，通常由在后审查的审查员（一般为发明专利申请的审查员）发出。这是因为发明专利申请的审查周期通常长于实用新型，当发明专利申请进入实质审查并基本具备授权条件时，才需要处理重复授权问题。实用新型审查在前、发明审查在后是常见的审查时序。
答复策略
基于上述分析，旧规下的答复策略可以概括为：
指出时机不成熟：强调同日发明专利申请尚未经过实质审查，不符合“符合授予专利权的其他条件”的前置要求，因此审查员请申请人做出选择的时机尚不具备。
承诺后续处理：申请人承诺在收到发明专利申请的审查意见后、授权前，会考虑进行修改（例如修改发明专利申请的权利要求，使其保护范围与实用新型产生差异），以避免重复授权问题。
阐明审查实践：说明此类“选择或修改”通知通常由在后审查的审查员发出，本案目前并非进行选择的适当时机。同时，申请人保留在发明专利审查过程中通过修改克服重复授权问题的权利。
四、新规下的实务建议
值得注意的是，如果上述案例中的审查意见是在新规施行后发出的，答复审查意见时，申请人无法再通过修改发明专利申请的权利要求来规避重复授权问题。
如果审查员在新规下的适当时机发出了法九条的审查意见，则可以考虑以下应对策略：
策略一：直接放弃实用新型，换取发明授权
这是新规下最直接、最常见的应对方式，前提条件是申请人经过评估认为发明专利的保护期限（20年）和保护范围更具价值。
策略二：提交分案申请
如果申请人不希望完全放弃实用新型，可以考虑通过分案申请的方式，将发明专利申请中的部分技术方案分割出来，并使分案申请的权利要求与实用新型的权利要求不构成“同样的发明创造”。
策略三：利用优先权重新申请
如果申请人发现实用新型专利已因未缴年费等原因失效，导致发明专利申请无法授权，而且12个月的优先权期限尚未过期，则可以考虑：要求原发明申请的优先权，重新提交一件发明专利申请；并在提交申请时修改权利要求书，使其与已失效的实用新型不构成“同样的发明创造”。
五、结语
回溯本文案例，旧规之下，审查员在实用新型审查阶段、发明尚未经实质审查之时即发出法九条通知，时机并不适当，申请人尚可通过“时机不成熟”之辩来应对，并在后续审查中通过修改发明专利申请的权利要求来规避重复授权，保留两项专利并存的可能性。然而，新规的施行改变了这一规则。根据新规，申请人的操作空间显著缩小。过去通过修改发明专利申请来规避重复授权问题的做法，如今已不再可行；放弃实用新型专利权，已成为获得发明专利授权的唯一途径，而且这一选择具有不可逆转性。更需警惕的是，如果实用新型因未缴年费等原因先行失效，则对应的发明专利也将无法获得授权。
这意味着，专利布局的成败，不再取决于审查阶段的灵活调整，而是更多地取决于申请之初的周密规划。更优的做法是，在撰写阶段就有意识地让两件申请的权利要求保护范围形成实质性差异，确保它们不构成“同样的发明创造”，这样就能够分别获得授权，并同时维持有效。
作者：
王晓雪
专利代理师
隆天知识产权代理有限公司
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