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案例丨如何证明《商标法》第十条第一款第(2)项“该国政府同意”

案例丨如何证明《商标法》第十条第一款第(2)项“该国政府同意” 华进知识产权
2016-09-20
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导读:谈“CANADAIR”商标驳回复审案案件基本情况


如何证明《商标法》第十条第一款

第(2)项“该国政府同意”

——谈“CANADAIR”商标驳回复审案


案件基本情况
“新威通风系统有限公司”(以下简称新威公司)位于加拿大,成立于1992年,专业研发制造提高室内空气品质的产品,旗下新风系列产品在加拿大东部的市场占有率达80%以上,并远销美洲、欧洲、东南亚及日本等地区。2014年,申请人新风产品正式进驻中国市场,此次入驻中国市场的是最新的家用中央式“枫之风CANADAIR”系列室内洁净空气输送系统产品。

2014年8月4日,新威公司向国家工商总局商标局申请注册第15090407号“”商标(以下简称申请商标),指定使用在第11类“燃气炉;空气净化器;空气过滤器;通风设备和装置(空气调节);空气调节器;非实验室用炉;水加热器(装置);热交换器(非机器部件);加热装置;壁炉”商品上。

经审查,商标局认为申请商标中文部分与加拿大国名近似,不得作为商标使用,违反了《商标法》第十条第一款第(2)项的规定,决定驳回其注册申请。

新威公司不服商标局驳回决定,向商标评审委员会(以下简称商评委)提出驳回复审申请。

商评委审理认为,“CANADAIR”商标已在加拿大获准注册,可视为该国政府已同意申请人注册包含外文“CANADA”的商标,因此,决定对申请商标予以初步审定。

目前,申请商标已经获得核准注册。


主要做法与经验

对于此类评审案件代理机构主要抓住如下两点作为突破口:

一方面,与商标之间的近似判定问题相类似,商标与某一国名是否构成近似同样是一个主观性很强的问题,若非完全相同,多数情况下,是否构成近似的问题则仍有较大的辩驳余地。

本案申请商标字母构成是“CANADAIR”,较加拿大国名“CANADA”多出两个字母“IR”,整体为一个无含义的臆造词汇,且依照英语发音规则,其读音也与“CANADA”存在较大的区别。况且,加拿大是知名度与影响力较高的发达国家,其国名“CANADA”的“曝光率”很高、使用率很高。即便是在中国的英语教育体系中,其也只能算是一个低阶的“入门级”词汇。因此,从相关公众对于简单且常见的英文的理解与记忆出发,不易将“CANADAIR”与“CANADA”混为一谈。

另一方面,对于该类商标,商标法规定“但经该国政府同意的除外”。同时商标审查标准规定,“申请人就该商标在该外国已经获得核准注册的,视为该外国政府同意”。

本案中,代理机构建议申请人在中国提出驳回复审的同时,立即在加拿大提交“CANADAIR”商标注册申请,以证明加拿大本国能够同意将“CANADAIR”作为商标注册使用。在提交驳回复审补充理由时,代理机构向商评委提交了加拿大商标申请受理通知书这一证据,举证说明加拿大政府同意在商标中注册使用“CANADAIR”文字。

由于加拿大商标注册申请耗时较长,代理机构预测“CANADAIR”文字商标在驳回复审审限到期之前不及在加拿大获准注册,对此,代理机构设法在加拿大知识产权局网站搜集多个完整包含英文“CANADAIR”的加拿大商标在其他类别上获准注册的商标档案记录,同时也在中国商标网检索到亦已有多个含有“CANADAIR”的商标获准注册的相关信息,以前述中国、加拿大商标主管机构审查判例证明“CANADAIR”应获核准注册。

代理机构认为,在代理商标申请业务时,代理人对英文标志应当保持一定的敏感度,对于含有和国家名称近似的组成内容的商标,除了在申请前应主动告知申请人存在的风险之外,还应建议申请人向该国政府索取书面同意书,或尽快在该国提交相应的商标注册申请、获得注册。毕竟,间接、迂回的“救国”方式还需他人的“助攻”,存在很大的不确定性。若可以在商标申请注册时就预测风险、告知风险,及时采取有效的应对措施,无疑是更加稳妥的作法。

本案中,最为关键的无疑是多个完整包含英文“CANADAIR”的商标在加拿大的注册证明。且按照我国目前的审理实践,对于这些作为参照的所属国注册商标,应当与申请商标标识基本相同,才可以推定出所属国同意注册的结论。据此标准,代理机构提交了两个包含且仅包含字母“CANADAIR”的加拿大注册商标。虽然这些“CANADAIR”商标并非申请人提起申请注册的,但却也可以直接说明申请人的所属国加拿大已同意“CANADAIR”作为商标注册和使用。商评委最终采纳了申请人的观点,代理机构这一“曲线救国”的思路和方式最终收到了成效。


典型意义
基于《商标法》第十条禁用条款驳回所提起的复审申请,相比其他原因的驳回,撰写难度大,复审成功率也相对较低。在代理本案时,代理机构利用了第十条第一款第(2)项“但经该国政府同意的除外”的但书规定,除建议申请人在加拿大提交补救申请外,还积极在加拿大知识产权局网站搜集类似商标的成功注册案例,两相结合,在申请人加拿大商标尚未注册的情况下最终说服商评委认可复审理由。若代理机构没有作两手准备,而是盲目苦等申请人商标在加拿大的注册结果,本案申请商标的注册时间将变得遥遥无期,而申请人也可能会错失抢占中国市场的宝贵时间。


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