对于此类评审案件代理机构主要抓住如下两点作为突破口:
一方面,与商标之间的近似判定问题相类似,商标与某一国名是否构成近似同样是一个主观性很强的问题,若非完全相同,多数情况下,是否构成近似的问题则仍有较大的辩驳余地。
本案申请商标字母构成是“CANADAIR”,较加拿大国名“CANADA”多出两个字母“IR”,整体为一个无含义的臆造词汇,且依照英语发音规则,其读音也与“CANADA”存在较大的区别。况且,加拿大是知名度与影响力较高的发达国家,其国名“CANADA”的“曝光率”很高、使用率很高。即便是在中国的英语教育体系中,其也只能算是一个低阶的“入门级”词汇。因此,从相关公众对于简单且常见的英文的理解与记忆出发,不易将“CANADAIR”与“CANADA”混为一谈。
另一方面,对于该类商标,商标法规定“但经该国政府同意的除外”。同时商标审查标准规定,“申请人就该商标在该外国已经获得核准注册的,视为该外国政府同意”。
本案中,代理机构建议申请人在中国提出驳回复审的同时,立即在加拿大提交“CANADAIR”商标注册申请,以证明加拿大本国能够同意将“CANADAIR”作为商标注册使用。在提交驳回复审补充理由时,代理机构向商评委提交了加拿大商标申请受理通知书这一证据,举证说明加拿大政府同意在商标中注册使用“CANADAIR”文字。
由于加拿大商标注册申请耗时较长,代理机构预测“CANADAIR”文字商标在驳回复审审限到期之前不及在加拿大获准注册,对此,代理机构设法在加拿大知识产权局网站搜集多个完整包含英文“CANADAIR”的加拿大商标在其他类别上获准注册的商标档案记录,同时也在中国商标网检索到亦已有多个含有“CANADAIR”的商标获准注册的相关信息,以前述中国、加拿大商标主管机构审查判例证明“CANADAIR”应获核准注册。
代理机构认为,在代理商标申请业务时,代理人对英文标志应当保持一定的敏感度,对于含有和国家名称近似的组成内容的商标,除了在申请前应主动告知申请人存在的风险之外,还应建议申请人向该国政府索取书面同意书,或尽快在该国提交相应的商标注册申请、获得注册。毕竟,间接、迂回的“救国”方式还需他人的“助攻”,存在很大的不确定性。若可以在商标申请注册时就预测风险、告知风险,及时采取有效的应对措施,无疑是更加稳妥的作法。
本案中,最为关键的无疑是多个完整包含英文“CANADAIR”的商标在加拿大的注册证明。且按照我国目前的审理实践,对于这些作为参照的所属国注册商标,应当与申请商标标识基本相同,才可以推定出所属国同意注册的结论。据此标准,代理机构提交了两个包含且仅包含字母“CANADAIR”的加拿大注册商标。虽然这些“CANADAIR”商标并非申请人提起申请注册的,但却也可以直接说明申请人的所属国加拿大已同意“CANADAIR”作为商标注册和使用。商评委最终采纳了申请人的观点,代理机构这一“曲线救国”的思路和方式最终收到了成效。