浅谈反向教导在答复关于创造性审查意见中的运用

根据专利法第22条的规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

在发明专利申请的审查意见通知书中，审查员评述某项权利要求不具有创造性时，主要包括以下2种情况：1）审查员承认权利要求与对比文件1存在区别技术特征，但该技术特征已经被其他对比文件（例如对比文件2）公开；在对比文件1的基础上结合对比文件2来获得本发明的权利要求1的技术方案，对本领域技术人员来说是显而易见的；2）审查员承认权利要求与对比文件1存在区别技术特征，但认为该区别技术特征为本领域惯用技术手段或公知常识，在对比文件1的基础上结合本领域惯用技术手段或公知常识来获得本发明的权利要求1的技术方案，对本领域技术人员来说是显而易见的。

下面以名称为“在测试压缩环境中的测试调度和测试访问”的已授权专利201180024530.4为例，具体讨论如何在不修改权利要求的情况下克服审查员指出的上述创造性缺陷。其中，审查员承认权利要求与对比文件1存在区别技术特征，但认为该区别技术特征为本领域惯用技术手段或公知常识，本领域技术人员很容易在对比文件1的基础上结合本领域惯用技术手段或公知常识来获得本发明的权利要求1的技术方案。虽然本例属于上述第二种情况，然而本例所介绍的方法，实际上也适用于第一种情况。

在该专利申请的实审过程中，审查员根据审查指南规定的“三步法”来判定创造性缺陷：（１）确定最接近的现有技术，（２）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题，（３）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

审查员将某一篇科技文章（以下简称对比文件1）作为与本发明最接近的现有技术，来评价本发明的创造性。

审查员认为，权利要求1与对比文件1的区别在于：“测试模式被并行传送”，基于该区别技术特征，该权利要求实际解决的技术问题是提高测试效率。然而为了提高信道的使用率，降低测试信息的传送时间，将测试模式并行的传播以提高传送的速度从而提高测试效率属于本领域常用技术手段。由此可见，在对比文件1的基础上结合本领域常用技术手段得到该权利要求请求保护的技术方案对本领域技术人员而言是显而易见的。因此，该权利要求不具备突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法的22条第3款规定的创造性。

为了克服审查员指出的创造性缺陷，申请人首先指出本申请的权利要求1与对比文件1的区别技术特征并不仅仅在于“测试模式被并行传送”，对比文件1至少也并未公开本申请权利要求1的以下技术特征：“每个所述测试模式群集包括从所述多个测试模式中选择的能够被并行传送至所述电路的测试模式”以及“根据所述测试模式群集为所述多个核心生成ATE信道分配信息”，并从技术层面具体分析了为何上述区别技术特征没有被对比文件1公开，并且申请人同时指出，没有证据表明上述区别技术特征是本领域常用技术手段。其次，申请人认为，基于上述区别技术特征，确定本发明所解决的技术问题并不是简单的提高测试效率，而是能实现动态信道分配，从而实现高效率的平行数据测试，这与对比文件1的发明目的是不同的，并且二者能获得不同的技术效果。

针对申请人的上述意见陈述，审查员认为对比文件1记载了“测试模式被重新排序”，实际上公开了动态分配的理念，而申请人指出的其他区别技术特征，基于对比文件1已经公开了并行传输方式（即，并行的传输方式已经是现有技术），是本领域技术人员在对比文件1的动态分配的教导下，结合现有技术能够获得的，因此，本申请的权利要求1依然不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

显然，审查员没有接受代理人的上述第一种策略的答辩意见。基于审查员的进一步审查意见，代理人考虑采取第二种答辩策略：在不修改权利要求的条件下，将重点放在三步法中的第三步“判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见”，从另一个角度来论述本发明的创造性，同时考虑创造性审查中的整体性原则。具体地，申请人着重论述：本领域技术人员不会考虑将对比文件1的技术方案与现有技术中的“并行传送”相结合来获得本发明的技术方案，本发明对本领域技术人员来说并不是显而易见的。

如何证明这种结合是“非显而易见的”，就用到了本文中重点提及的“反向教导”，反向教导是指本发明与对比文件中的教导相反，或者与审查员认为能结合的多个对比文件之间的教导相反，或者与对比文件与本领域惯用技术手段之间的教导相反。

具体到本案例，申请人发现，对比文件1中虽然提到了“多个核并联”的情况（即审查员认为由此公开了并行传送），但对比文件1中同时还公开了“在基于核心的SOC测试中，如果多个核并联，低利用率的情况将会恶化”，这即是对现有技术中的“并行传送”的反向教导，基于此，本领域技术人员并不会想到将“并行传送”应用到对比文件1的技术方案中来解决其技术问题，审查员所认为的将对比文件1的技术方案与审查员所认为的本领域中的“并行传送”相结合，其实是与现有技术中的教导相背离的。

并且，申请人进一步指出，评价创造性时应遵循整体性原则，在本发明中，所述的“并行传送”并不是概括的并行传输，而是“由权利要求1中的其他技术特征与本发明的上述区别技术特征相结合而共同限定的一种用于并行传送测试模式的特定方法，本发明的权利要求1的技术方案并未产生如对比文件1中所述的负面作用，反而提高了本发明的测试效率，并能有效地实现动态的信道分配。

因此，本发明克服了现有技术中的技术偏见，本发明与对比文件1具有不同的发明目的并能取得意想不到的技术效果，本领域技术人员并不会考虑将对比文件1与现有技术中的并行传送相结合来获得本发明的技术方案。因此，本申请的权利要求1与对比文件1和现有技术的结合相比，具有突出的实质性特点和显著的进步，符合专利法第22条第3款关于创造性的规定。由此，本专利申请的创造性缺陷得到克服，本申请最终获得了授权。

可以看出，在代理人答复关于本申请的创造性的审查意见过程中，利用反向教导原理的意见陈述起到了至关重要的作用。因此，在不想修改权利要求又找不到进一步的区别技术特征的情况下，如果要克服创造性缺陷，申请人/代理人可以考虑寻找现有技术中关于本发明的反向教导，从另外一个角度来论述本发明的创造性。