搞定创造性需要几步？- 大数跨境

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华进全新专栏：《知产研究所》第 12 期

深耕知识产权，做知识产权新工匠

作者：AChz 国内专利事业部

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在发明专利申请的实质审查程序中，审查意见通知书通常会指出发明专利申请存在创造性问题。

现行《中华人民共和国专利法》第二章“授予专利权的条件”的第二十二条第三款规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

现行《专利审查指南》第二部分第四章的2.2节指出：发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点。

因此，“突出的实质性特点”往往也被理解为“非显而易见性”，其通常是审查意见通知书所指出的发明专利申请存在创造性问题的重点，也是发明专利申请获得授权的最大的拦路虎。

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在评价“突出的实质性特点”时，《专利审查指南》给出了“所属技术领域的技术人员”的评价主体，《专利审查指南》第二部分第四章的2.4节对“所属技术领域的技术人员”做出了如下限定：发明是否具备创造性，应当基于所属技术领域的技术人员的知识和能力进行评价。所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。设定这一概念的目的，在于统一审查标准，尽量避免审查员主观因素的影响。

并且，《专利审查指南》第二部分第四章的3.2.1.1节对于“突出的实质性特点的判断”给出了判断方法，通常称为“三步法”，包括：

（1）确定最接近的现有技术；

（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；

（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

该“三步法”大致可以类比为：

（1）打开冰箱门；

（2）将大象放入冰箱；

（3）关闭冰箱门。

在这种判断方法的实际操作中，即便是上述对“所属技术领域的技术人员”做出了严格限定，在“是否显而易见”的判断过程中也难以避免地体现审查员主观因素。基于此，《专利审查指南》第二部分第四章的6.2节也提出：审查发明的创造性时，由于审查员是在了解了发明内容之后才作出判断，因而容易对发明的创造性估计偏低，从而犯“事后诸葛亮”的错误。审查员应当牢牢记住，对发明的创造性评价是由发明所属技术领域的技术人员依据申请日以前的现有技术与发明进行比较而作出的，以减少和避免主观因素的影响。

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因此，发明专利申请的权利要求书与说明书中，首先需要通过有效检索以明确发明专利申请与“最接近的现有技术”的区别特征以及说明发明实际解决的技术问题，然后确定是否存在其他现有技术给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决上述技术问题，最后逻辑地论述上述区别特征于上述技术问题的非理论推导作用而得到的非显而易见结果。

此外，《专利审查指南》第二部分第四章的3.2.1.1节还给出了“存在上述技术启示”的一些示例，包括“所述区别特征为公知常识”、“所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段”以及“所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同”等，由此反向理解，即可确定在什么前提下不会发生“现有技术存在这种技术启示”，从而推定“则发明不是显而易见的，具有突出的实质性特点。”

并且，《专利审查指南》第二部分第四章的4.2节还给出了“非显而易见的组合”：如果组合的各技术特征在功能上彼此支持，并取得了新的技术效果；或者说组合后的技术效果比每个技术特征效果的总和更优越，则这种组合具有突出的实质性特点和显著的进步，发明具备创造性。其中组合发明的每个单独的技术特征本身是否完全或部分已知并不影响对该发明创造性的评价。

因此，有必要在“取得了新的技术效果”以及“总和更优越”的角度来进一步阐述“非显而易见的组合”的技术效果。

这样只需三步就可以较好地解决创造性的问题。