案例解析 | 商标异议案件中如何适用《商标法》第四十四条第一款欺骗或不正当手段取得注册的规定？

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作者：胡小慧 商标争议事业部

《商标法》第四十四条第一款：已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。那么当我们代理的商标异议案件中存在“以欺骗手段或不正当手段取得注册的”情形，是否可以适用《商标法》第四十四条第一款呢？

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案件基本情况

三沙美济渔业开发有限公司（以下简称被异议人）于2015年7月3日在第29类“食用油”等商品上申请注册第17497027号“”商标（以下简称被异议商标），该商标于2016年8月13日获得初审公告。

2016年11月11日，恒大地产集团有限公司（以下简称异议人）对被异议商标提出异议申请。

主要异议理由为：“海花岛”是异议人花费巨资在海南省打造的大型地产项目，经大力推广和宣传，已广为公众所知晓。

被异议人擅自将“海花岛”文字申请注册为商标，构成恶意抢注和不正当商标注册行为。

同时被异议商标与异议人在先注册的第17337156号“”商标、第17337132号“”商标构成指定使用在类似商品上的近似商标，其注册申请违反了《商标法》第三十条、第三十二条、第七条、第四十四条第一款等规定，不应获得核准注册。

本案难点

《商标法》第三十条主要适用于构成指定使用在相同或类似商品/服务上的近似商标，而异议人在先引证商标与被异议商标指定使用商品并不类似，适用《商标法》第三十条难度较大。

异议人也难以提供证据证明对“海花岛”拥有在先权利，也没有证据证明被异议人与异议人有贸易或其他往来关系，难以适用《商标法》第十五条、第三十二条。

异议人更难以证明其“海花岛”以达到驰名商标知名度，要求适用《商标法》第十三条跨类保护。

代理技巧

本案代理人接到该案时，发现在被异议商标指定使用的第29类上异议人在先注册了第17337156号“”商标、第17337132号“”商标（以下分别简称引证商标一、二），粗看以为是一个比较简单的异议案件，只要运用《商标法》第三十条就就能成功异议掉被异议商标。

但仔细分析发现，被异议商标与引证商标一、二指定商品不属于同一类似群组，也不存在跨群组类似的情形。面对这一情况，代理人首先想到的就是突破《类似商品和服务区分表》（简称为《区分表》），请求认定被异议商标与引证商标一、二指定的商品类似。实践中，商品或服务要突破《区分表》认定为类似，条件较为严格。虽然难度较大，但代理人在异议理由中仍阐述分析了商品之间的关联性，请求认定被异议商标指定商品与引证商标一、二指定商品构成类似商品。

鉴于被异议商标与引证商标一、二指定商品原则上不类似，代理人综合案情判断本案直接适用《商标法》第三十条存在一定难度。

为了寻求突破，代理人着力从海花岛的知名度和独创性出发，结合被异议人所在地理位置及其旗下商标注册情况，突出被异议人申请注册被异议商标具有恶意，构成以不正当手段取得注册的行为。

为了证明上述观点，代理人从以下方面对案件展开论述：

第一，引导异议人提供大量证据，如儋州市政府出具的《海花岛项目情况证明》、“海花岛”项目的政府审批文件和官方报道等，证明“海花岛”早在2012年就正式命名，并于2013-2015年连续三年被列为海南省重点建设项目，是异议人与儋州市政府共同创意，“海花岛”具有较强独创性和显著性，经大力推广早已为公众知晓。

第二，指出被异议人位于海南省三沙市，其与海花岛同处海南省，理应知晓“海花岛”的存在。

第三，通过深入查询，发现被异议人还申请注册了大量其他与公共地名有关的商标，如“南沙群岛”、“西沙群岛”、“中沙群岛”等等，突出被异议人一贯具有抄袭抢注的恶意，证明其注册手段具有不正当性。

综合被异议人所处地域、商标注册情况来看，其构成以不正当手段取得商标注册的行为，符合《商标法》第四十四条第一款的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的”情形。然而，《商标法》第四十四条第一款并不是商标异议的法定条款，审查员直接适用《商标法》第四十四条第一款裁定被异议商标不予注册的可能性较低，但代理人仍不放弃，在异议理由中从各个角度并结合证据突出被异议人的恶意，以此希望审查员能从严审查此案。

商标局经审查认为，被异议商标与引证商标一、二指定商品在功能用途、销售渠道等方面存在一定差异，不属于类似商品，彼此未构成指定使用于类似商品上的近似商标。但根据异议人提供的证据可以证明，“海花岛”是异议人与儋州市政府共同创意，具有极强独创性与显著性，其含义和指向已为公众知晓，被异议人对此情况应知晓。被异议人并非该项目的开发主体，结合其申请注册大量与海南地名有关的商标的情况，可以认定被异议人申请注册被异议商标主观动机难谓巧合与正当，客观上会妨碍政府有关建设项目的实施，扰乱了商标注册管理秩序，违背了《商标法》关于禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的立法精神，裁定被异议商标不予核准注册。

商标局充分考虑了代理人的意见，并突破性的将《商标法》第四十四条第一款的立法精神运用到《商标法》第三十条中。

案件法律意义

本案是适用《商标法》第三十条时首次引入《商标法》第四十四条第一款关于禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的立法精神规制商标恶意抢注的典型案例，突破了适用《商标法》第三十条要求的“商品类似”的前提。众所周知，《商标法》第四十四条第一款适用于无效宣告案件，并非异议案件的法定条款。商标局在本案中考虑到被异议人存在以不正当手段取得商标注册的恶意行为，为了充分保护异议人的合法权利和社会公共利益，将《商标法》第四十四条第一款的立法精神引入《商标法》第三十条中，突破性的适用《商标法》第三十条裁定被异议商标不予核准注册。这也体现了商标局对商标恶意抢注从严打击的决心和态度。

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作者/胡小慧 商标争议事业部

编辑/郭介之

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