结合案例讲解如何根据《美国法典》新101指南撰写权利要求（上）

作者：姚荻笔 王程 华进涉外专利事业部

一、新101指南下专利客体适格性判断标准综述

2019年1月7日，美国专利商标局（USPTO）针对《美国法典》第35编第101条中专利客体适格性（subject matter eligibility）的修订指南（下称新101指南）正式生效。

本文结合USPTO提供的专利客体适格性的指导性案例（subject matter eligibility examples）以及联邦巡回上诉法院的判例法，来深入浅出地讲解如何根据新101指南撰写软件发明类专利申请的权利要求。

第101条的专利客体适格性的现行法律分析框架包含Step 1和Step 2两个步骤，并对每一个权利要求请求保护的技术方案进行分别的各自独立的判断。其中，Step 1步骤判断权利要求是否指向成文法许可的类型（常见的为产品类和方法类）。Step 2步骤则分成Step 2A和Step 2B两个步骤。新101指南将Step 2A步骤进一步分成两个部分。根据新101指南，一个完整的专利客体适格性的分析框架包含以下步骤：

第Step 1步骤询问：权利要求请求保护的技术方案是否指向成文法许可的类型（比如产品类和方法类）？如果不指向，则该权项不适格；否则进行下一步。

第Step 2A步骤询问：权利要求请求保护的技术方案是否包含司法例外情况（judicial exception）（包括自然规律、自然现象以及抽象概念）？如果不包含司法例外情况，则该权项适格，否则进行第Step 2B步骤。第Step 2A步骤询问的问题进一步地分拆成两个部分进行：

第Step 2A步骤第一部分（Prong One）：权利要求的各个限定技术特征中是否有提及（recite）司法例外情况？如果不提及司法例外，则适格，否则进行第二部分判断。

第Step 2A步骤第二部分（Prong Two）：除了上述的提及司法例外情况的限定技术特征，该权利要求中是否有将该司法例外情况转化成实际应用（integrated into a practical application）的其它要素（additional elements）？如果所提及的司法例外情况被转化为实际应用，则适格，否则进行第Step 2B步骤。

第Step 2B步骤：权利要求请求保护的技术方案是否包含创新性概念（inventive concept）？如果包含创新性概念，则适格，否则不适格。

第Step 2A步骤第二部分中的“其它要素”指权利要求中除司法例外情况以外的权利要求特征、限定和/或步骤。关于“转化成实际应用”，新101指南中给出了可以认为其它要素已将司法例外转化为实际应用的示例，其中与软件发明相关的包括其它要素反映了计算机功能的改进或对其它技术或技术领域的改进。

第Step 2A步骤的第二部分与第Step 2B步骤，在本质上来说是一样的。也就是说，如果一个权利要求在第Step 2A步骤第二部分的判断结果为该权利要求没有将司法例外情况转化为实际应用，那么在第Step 2B步骤的判断也应该为该权利要求请求保护的技术方案不包含创新性概念，最后结论就是该权利要求不适格。第Step 2A步骤的第二部分与第2B步骤的主要的区别是，新101指南明确地禁止审查员在进行第Step 2A步骤第二部分的判断时考虑其它要素是否为“公知的、惯例的、或传统的”（well-understood, routine, or conventional）。而第Step 2B步骤的判断则允许审查员将某技术特征认定为“公知的、惯例的、或传统的”。如果某技术特征被认定为“公知的、惯例的、或传统的”，则审查员可以进一步地得出结论：该技术特征的结构性或者方法性细节也是公知的或者惯例的，从而无法用来帮助证明该权项包含创新性概念。

第二部分：“结合案例讲解如何撰写符合新101指南要求的权利要求”，请关注后续推送——结合案例讲解如何根据《美国法典》新101指南撰写权利要求（下）