专利权利要求的修改对侵权诉讼中现有技术抗辩的影响[4]

【补发说明】因审查不细，导致昨天误将《专利权利要求的修改对侵权诉讼中现有技术抗辩的影响》一文最终稿之前的一版修订稿推送微信。现将两者差异较多的一部分内容补发如下：

一、权利要求的在后修改并不构成先前侵权判决“事实改变的证据”。

首先，需要说明的是，本文中所述关于权利要求的修改，是特指采取合并方式进行的修改，这种修改方式将导致技术方案的特征内容实质变化，对于现有技术抗辩的证据产生影响；而对于采用删除权利要求或技术方案进行的修改，因其修改后某一技术方案的特征内容与修改前某一技术方案实质相同，仅权利要求的数量及次序有变化，其对于本文提及的现有技术抗辩证据没有实质影响，本文暂不论及。

我们知道，权利要求书是一种经行政机关确认的记载专利保护范围的法律文件，其效力须依据法定程序而产生。专利权人在无效宣告程序中可以修改权利要求，而关于该种修改后权利要求的生效时间，法律虽无专门规定，但依据法理应以专利行政机关做出在修改后权利要求的基础上维持部分有效的决定时生效。很显然，这种（以合并方式）修改后专利文件的内容不具有朔及既往的性质。

虽然，我们注意到《审查指南》中规定“在无效宣告程序中，如果请求人针对一件发明或者实用新型专利的部分权利要求的无效宣告理由成立，针对其余权利要求（包括以合并方式修改后的权利要求）的无效宣告理由不成立，则无效宣告请求审查决定应当宣告上述无效宣告理由成立的部分权利要求无效，并且维持其余的权利要求有效。

……

一项专利被宣告部分无效后，被宣告无效的部分应视为自始即不存在。但是被维持的部分（包括修改后的权利要求） 也同时应视为自始即存在”。

但笔者认为，此处的“被维持的部分（包括修改后的权利要求） 也同时应视为自始即存在”的内涵，是指专利权有效性的持续状态，即修改后被维持有效的权利要求其有效性的起始时间视为自专利授权时开始而非自修改时开始，其实质表达应为“视为自始有效”，并非是指（以合并方式）修改后的权利要求自专利授权时就存在，因为这种说法既违背事实也违背逻辑。

因此，先前原告指控侵权的依据是未经修改的权利要求，而在原先判决做出之后，权利要求即便有改变，也不能导致原先判决中指控侵权的权利要求发生任何变化。所以，认为修改后权利要求构成先前侵权判决的“新证据”是缺乏逻辑基础和事实依据的；以权利要求修改为由主张对先前判决申请再审是不能成立的。