ACIP原创 | 浅论方法特征限定产品权利要求的解释和撰写

作  者：文博 华进专利事业群

《专利审查指南》第二部分第二章第3.1.1节规定：按照性质划分，权利要求有两种基本类型，即物的权利要求和活动的权利要求，或者简单地称为产品权利要求和方法权利要求。在类型上区分权利要求的目的是为了确定权利要求的保护范围。当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征时，允许借助于方法特征表征。

一、中、美、日三国对方法特征限定产品权利要求的解释

出于保护发明创造的需要，各国都认可方法特征限定产品权利要求。关于方法特征限定产品权利要求的解释，主要有“方法限定说”和“物同一说”，“方法限定说”认为将被诉侵权物的生产方法与专利权利要求中的方法进行对比，只有被诉侵权物使用了该方法时，才构成侵权；“物同一说”则认为不管生产方法有什么区别，只要被诉侵权物与权利要求界定的物相同，就落入专利保护范围^[1]。

根据美国专利审查指南（MPEP）的规定即使方法特征限定产品权利要求（product-by-process claim）中采用了方法特征记载专利性判定仍然以产品本身为基础进行，产品的专利性不为制备方法所左右。同时又规定：作为特殊情况如果制备方法会给最终产品带来明确的构造特征时那么该构造特征在评价专利性时予以考虑^[2]。可见，美国在专利授权确权程序中采用的是“物同一说”。此外，CAFC在2009年5月18日以满席审理的方式对Abbott案进行了审理，澄清了对方法特征限定产品权利要求的解释规则，肯定了“方法限定说”，即权利要求中的方法特征在侵权对比中具有限定作用^[3]。即：在侵权诉讼程序中，美国采用“方法限定说”。

日本在授权确权程序和侵权诉讼程序中采取了原则上不考虑其中的方法特征记载来对该类权利要求进行解释的做法^[2]，也就是说，日本在授权确权程序和侵权诉讼程序中采用“物同一说”。

我国在授权确权程序和侵权诉讼程序中对于方法特征限定产品权利要求的解释方法和美国是一致的。例如，《专利审查指南》第二部分第三章第3.2.5节规定：包含制备方法特征的产品权利要求，对于这类权利要求，应当考虑该制备方法是否导致产品具有某种特定的结构和/或组成。如果所属技术领域的技术人员可以断定该方法必然使产品具有不同于对比文件产品的特定结构和/或组成，则该权利要求具备新颖性；相反，如果申请的权利要求所限定的产品与对比文件产品相比，尽管所述方法不同，但产品的结构和组成相同，则该权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明该方法导致产品在结构和/或组成上与对比文件产品不同，或者该方法给产品带来了不同于对比文件产品的性能从而表明其结构和/或组成已发生改变。根据上述规定可以明确，我国在授权确权程序中采取“物同一说”原则。

在侵权诉讼程序中，我国法院通常认定，产品专利中的方法特征对专利保护范围具有限定功效，即秉持“方法限定说”。例如，《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（简称《解释（二）》）的第十条规定：对于权利要求中以制备方法限定产品的技术特征，被诉侵权产品的制备方法与其不相同也不等同的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。需着重指出的是，《解释（二）》第十条并未对专利类型加以区分，也就是说，无论是发明专利还是实用新型专利，在进行侵权比对时均需秉持“全面覆盖”原则，不可忽视包括方法特征在内的任何一项技术特征所具有的限定作用^[4]。

二、给专利代理师的建议

尽可能避免对产品权利要求采用方法特征进行限定，除非存在切实必要。在撰写前，需充分掌握案件的技术特点。当制备方法未为产品带来明确的构造特征时，避免采用方法特征限定产品；当制备方法使产品具备某种特定的构造特征时，尽可能直接运用该构造特征来描述产品，以规避方法特征限定产品的使用，仅在无法通过结构或参数特征清晰表征产品时，才采用方法特征。此外，在说明书中需阐明：该方法致使产品在结构和/或组成方面与现有产品存在差异，和/或该方法赋予产品不同于现有产品的性能，从而表明其结构和/或组成已发生改变。

以下结合案例进行说明：

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1.马云鹏：专利权利要求解释规则[M]，法律出版社，2021年，304页。

2.毛映红：小议“方法限定产品”专利权利要求的解释方法-从美国CAFC大法庭最新判决谈起[J]，知识产权，2009年第6期。

3.马云鹏：专利权利要求解释规则[M]，法律出版社，2021年，305页。

4.马云鹏：专利权利要求解释规则[M]，法律出版社，2021年，309页。

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