果林微案丨平行进口行为是否构成商标侵权？

案号：（2015）杭萧知初字第21号 

           （2016）浙01民终2178号  

           （2017）浙民申1714号

关键词：平行进口、商标侵权、权利用尽、不正当竞争

2012年10月21日，日本企业大王制纸会社在中国注册第9855005号“GOO.N”商标，该商标的核定使用商品为包含纸制婴儿尿布在内的第16类商品。大王用品公司是大王制纸会社在中国设立的全资子公司，也是大王制纸会社生产的包括“GOO.N”商标纸尿裤产品在中国大陆区域的唯一进口商、总代理商，拥有上述商标的排他许可使用权。中国的俊奥公司将大王制纸会社在日本生产的“GOO.N”纸尿裤进口到我国并销售，在上述纸尿裤中文标签注有产品名称为日本大王婴儿纸尿裤，原产国为日本，生产商为大王制纸会社，进口商为俊奥公司，并标注有 http://dawang-goon.cn 的大王用品公司网站。经大王制纸会社委托的生产厂家鉴定，此产品为该工厂生产。

大王制纸会社、大王用品公司向一审法院起诉请求：1.俊奥公司停止商标侵权行为，包括停止进口“GOO.N”商标权涉及商品，停止在中国大陆地区对该商标权所涉商品的任何销售活动；

2.没收并销毁俊奥公司侵权商品；

3.俊奥公司赔偿经济损失30万元。

一审法院：驳回大王制纸会社、大王用品公司的诉讼请求。

二审法院：驳回上诉，维持原判。

再审法院：驳回大王制纸会社、大王用品有限公司的再审申请。

本案中，俊奥公司未经大王制纸会社的授权许可，从日本进口大王制纸会社投放市场的涉案商品到中国销售，其进口行为属于典型的平行进口。平行进口一般是指未经知识产权权利人授权许可的进口商，将由权利人自己或经其同意在其他国家或地区投放市场的产品，向知识产权人或独占被许可人所在国或地区的进口。因此，本案的争议焦点也就在于平行进口行为是否构成商标侵权。

一审法院认为：俊奥公司所销售的产品系正品，不会引起消费者的误认或者混淆，并未对商标信誉造成损害；且平行进口行为不违反我国相关法律法规，并不构成商标侵权，因此判决驳回其诉讼请求。至于俊奥公司标识大王用品公司网址信息是否构成虚假宣传的问题，因中文标签上明确表明生产商系大王制纸会社，不存在攀附或利用大王用品公司商誉的行为，也不会引起消费者误认为相应产品系大王用品公司生产或销售。

二审法院认为：对于俊奥公司的平行进口行为是否构成商标侵权，应当考虑其行为是否损害了商标识别商品及服务来源、保证商品及服务的品质以及广告宣传的功能。本案中，俊奥公司未重新包装亦未对商标标识进行改变，并未损害大王制纸会社商标标识来源的功能；对于在日本国内销售的产品与中国国内销售的产品在回渗率上具有显著差异的理由，在俊奥公司保证了商品的原产性，并未对商品进行任何人为的改动的情形下，商标品质保证功能并未受到影响，商标所承载的信誉亦未受到损害。综上，俊奥公司的平行进口行为不构成商标侵权。

再审法院认为：本案系侵害商标权纠纷，涉案商标的商品来源识别功能、商标品质保障功能并不因俊奥公司的平行进口行为受到影响；关于中国与日本投放产品存在差异的问题，无证据显示上述差异导致被诉侵权商品存在质量瑕疵，亦不能证明涉案商标品质保证功能及商标所承载的信誉受到损害；关于大王制纸会社限定销售区域等商标权保留措施的再审理由，由于上述措施并不具有限制他人法定权利的效力，对俊奥公司没有法律约束力。在俊奥公司未侵犯大王制纸会社享有的商标权的情况下，亦不构成对大王用品公司商标排他许可使用权利的侵犯。此外，虚假宣传行为属于不正当竞争法调整范围，二审法院未予审理亦无不当。

从以上三级法院的裁判理由可以看出，除了从商标识别性功能的角度就是否可能造成混淆进行判定外，对于平行进口产品与国内授权销售产品是否存在“实质差异”可能损害商誉这一点，也作为判定侵权成立与否的要件进行了审查。另一方面，对于大王会社提出的区域限定销售的问题，由于其与日本经销商的合同约定仅能约束相对方，不能产生对抗商标权权利用尽的效果，而我国法律及司法采取的对商标权权利国际用尽的态度，其产品第一次投入市场后即权利用尽，因此限售声明并不构成平行进口商合法进口该商品的阻碍。

随着全球经济一体化的进程加速，采用商标权的国际用尽规则成为一种趋势，中国作为发展中国家也同样采取的国际权利用尽规则，相较于保护跨国企业基于垄断地位的既有利益，更注重保护商品的自由交易及流通。

由于在本案中进口销售产品是大王会社在日本生产的“真品”，不同于一般的假冒商标的侵权纠纷，而我国《商标法》对于平行进口行为又没有明确的禁止性规定，因此上述法院在判断该行为是否构成商标侵权时，主要考虑的是进口商的商品来源和进口行为是否合法，以及权利人商标功能的实现是否因此受到损害。因此，我国进口商想要降低平行进口侵权风险，应当注意以下几点：

一、必须进口由国内商标权利人或经其授权投放出口国流通领域的正品

平行进口行为在我国司法实践中通常不被认定为是侵权行为的最重要原因，就在于根据国际权利用尽原则商标权人在将商品第一次投放市场时已经获得利益，因此便不能再限制商品后续交易和流通。所以，进口商在进口时就合法性问题应尽到充分的注意义务，保证所进口的商品是由国内商标权利人或经其授权投放出口国流通领域的正品，并且通过正规途径报关纳税进入进口国。

二、进口商品与国内销售商品在品质上应当无实质性差异

虽然本案中大王会社关于两国市场上产品实质性差异的主张未被采纳，但是从判决说理不难看出，如果真的存在实质性差异可能导致涉案商标品质保证功能及商标所承载的信誉受到损害的，即便进口的是真品也要承担侵权责任。

三、在进口国的销售行为不影响商标识别功能的实现

平行进口行为的合法性基础在于商品上知识产权权利和物权叠加的双重属性，商标权人的禁止权应当限于商标识别性等基本功能，而不能跨越知识产权权利的边界过分限制交易的流通。因此，在没有混淆可能性且不存在商标的淡化、丑化等损害商誉的可能时，平行进口行为本身不宜被认定为侵权行为。所以，进口商在进口销售相关商品时，虽然基于商品物权属性的享有自由流通的权利，但同时也应当注重避免出现因改变标识、包装等行为影响商标权利识别功能的实现。

四、避免在后续宣传、销售过程中出现其他不正当竞争行为

本案是典型的平行进口商标侵权纠纷，但事实上越来越多的案件中原告不仅以商标侵权作为起诉理由，还就进口后的宣传、销售行为同时提起不正当竞争之诉。因此，虽然进口后是否存在其他不正当竞争行为，不属于判定平行进口是否构成商标侵权行为的要件，但如果存在虚假宣传等不正当竞争行为构成侵权的，还是需要根据我国《反不正当竞争法》承担相应的侵权责任。

综上所述，因为存在法律空白所以《商标法》就平行进口行为并无禁止性规定，司法实践中在判断是否构成商标侵权时，为了合理保护商标权人、进口商和消费者之间的利益，通常会在保护商标权和保障商品自由流通之间寻求平衡点，如果所销售的进口商品系正品，进口途径合法且无实质性差异，商标的识别和品质保障等功能能够得以实现的，一般不认定为商标侵权行为。