专利代理风险系列之二 | 权属变更中的审核义务- 大数跨境

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专利代理风险系列之二 | 权属变更中的审核义务

永新知识产权

2024-05-14

导读：随着知识产权制度发挥越来越重要的作用，成为促进新质生产力发展必不可少的组成要素，创新主体对于专利代理机构的要求也越来越细化。

（本文仅代表作者个人观点）

一、权属变更中的潜在风险

通过前面的案件，我们可以注意到，当代理机构提交了《专利审查指南》所要求的双方签署的转让合同，国知局依照指南的规定核准了权属变更，如果专利权人的利益因此受到了损害，代理机构仍然可能承担责任。其中的原因在于，《专利审查指南》是国知局审查员核准变更的依据，在符合指南规定的情况下，国知局就会做出同意变更的决定，而且据此做出的这种决定，即使由于种种原因不正确，国知局作为行政机关也不会承担任何责任。在这种情况下，代理机构是否也不承担责任呢？答案并不那么显而易见。根据前述判决中的说理，代理机构是否承担责任，取决于代理机构在代理权属变更中，是否尽到了“审慎的审查义务”。

“审慎的审查义务”是民法中的概念，具体到本案，是对专利权转让合同是否是双方之间真实的意思表示，双方签名是否真实进行审核，尤其当权属变更的委托人不是原权利人，而是转让合同中的受让人时。事实上，无论是《专利法》、《专利法实施细则》、还是专门规范代理行为的《专利代理条例》，都没有关于代理机构“审慎的审查义务”的规定。其原因在于，这个义务并不是专利法领域独有的法律现象，而是所有构成代理关系的代理人一方被法律施加的一种民事法律义务。由于专利法律法规没有对代理机构的审查义务进行界定，有必要到临近的法律部门寻找解决问题的帮助。

二、借鉴之一：房产

根据《专利法》和《专利法实施细则》，专利申请权或专利权因转让或其他事由发生转移的，当事人应凭相关合同、证明文件、法律文书向国知局办理权利转移手续，专利申请权或专利权的权属变更自登记之日起生效。也就是说，作为无形财产权的专利权，在权属变更上与作为不动产的房产的法律规定类似，都是经登记生效。因此可以通过对房产管理部门对房产过户要求的考察，将物权变动的相应法律实践作为参考。

以北京市的二手房转让为例，变更房屋所有权人一般需要以下四个步骤:

1.卖方在住建委事先进行房源信息核验，以保障房源信息的真实，同时查验房子是否存在法院查封、抵押、债权纠纷登记等限制买卖交易正常操作的因素；

2.确认买方具备购房资格；

3.买卖双方签订纸质的房屋买卖协议，之后由双方本人到房地产相关部门办理网签，网签的目的是将买卖合同的信息在房地产相关部门备案并向公众公开，防止“一房多卖”等交易风险问题；

4.网签办理结束后，买卖双方本人到不动产登记中心办理过户登记手续并且结清税款。在这之后，不动产登记簿中的房屋所有权人会变更为买方，买方也能拿到新的房产证。

无论是网签环节还是过户登记环节，在线下办理的情况下买卖双方均需本人到场，并向主管机关提供身份证明、购房资格审批通过证明、买卖合同原件、原房产证等。如一方不能到场，受托人需要提供委托人的身份证件复印件、受托人的身份证件原件和经公证的授权委托书。

目前，北京的二手房交易已经可以全程网办。但即使是网办，除了需要上传上述文件外，也会有专门的身份认证环节，除了常规的人脸识别之外，买卖双方都需要录制并上传同意购买/出卖房屋的视频。此外，买卖双方均需填写《询问记录》、阅读《承诺书》、确认《不动产登记申请书》。

相比于国知局对办理专利权利转移文件和手续的要求，房产管理部门对房产过户的要求要严格得多，尤其体现在验证买卖双方的身份上，并且过户手续应由交易双方本人或经公证授权的代理人办理。这体现出中介服务与代理服务的本质区别，房产中介向委托人提供的是促成交易的媒介服务，其不代表交易的任一方，过户手续也是由买卖双方办理，而专利代理机构是以代理人的身份向国知局办理变更，其法律后果直接对被代理人发生效力。从这一点上，专利代理机构实质上承担了更高的审核义务，除了应当审核权属变更文件是否满足国知局的要求，还应审核当事人的授权委托手续，评估接受委托本身是否合法、是否蕴含着对交易双方以及自身的潜在风险。

三、借鉴之二：机动车

车辆作为特殊动产，发生权属变更也需要进行登记，不妨也将其作为参考。同样以北京市为例，办理车辆过户需要的文件包括：机动车行驶本、机动车登记证、交强险保单、被保险人身份证复印件、买卖双方身份证件、二手车销售统一发票、机动车查验记录表和查验凭证，此外购买人应当有北京小客车的指标。机动车过户手续也可以在网上办理，但需要通过人脸识别等手段完成身份认证。可见，在车辆过户中，对交易双方身份的核实也是必要的步骤。

四、借鉴之三：商标权

最后，参考与专利权性质最接近的商标权。根据《商标法》的规定，商标权转让需要由双方共同提出申请。变更商标权人需要提交的文件包括:

1、转让人和受让人的身份证明文件（经盖章或者签字确认）；

2、委托商标代理机构办理的，应提交转让人和受让人双方出具的授权委托书；

3、双方签字/盖章的同意转让声明的彩色扫描件（电子提交）；或双方签字/盖章的转让商标申请书（纸件提交）；

4、申请文件为外文的，应提供经申请人或代理机构或翻译机构签章确认的中文译本。

虽然专利权与商标权的性质接近，但《商标法》明确规定由转让方和受让方共同提出变更申请，而《专利法》中并没有相应的规定，因此办理商标权变更的文件要求高于专利权变更，体现在对双方身份的核实，以及如果委托代理机构办理，双方均需要出具授权委托书。

五、代理专利权属变更的审核义务

结合房产、机动车、商标权过户的规定以及实践，我们认为，专利代理机构代理专利权属变更时的“审慎的审查义务”应包括如下三个方面：

1. 当事人的身份是否合法；
2. 权属变更的事实是否真实存在；
3. 代理机构是否获得了合法授权。
当然，专利代理机构既不是合同的当事人，也不是合同的起草人，其作为代理人，所承担的审核义务并不是没有边际的，而是应该在其审核能力和所代理事项的合理范围内承担。如果代理机构在技术成果的转让和转化过程中，还作为了技术转让的中介或者进行了转让合同的起草，其在上述法律行为中的义务又有不同，但是这就不是本文讨论的重点了。

随着知识产权制度发挥越来越重要的作用，成为促进新质生产力发展必不可少的组成要素，创新主体对于专利代理机构的要求也越来越细化。本系列后续将具体探讨如何审核专利权属变更文件，在保护当事人合法权利的同时，也尽可能地降低代理机构的执业风险。

于伟艳律师从2002年起从事知识产权法律服务工作，拥有多年的实践经验，曾为索尼、IBM、宝洁、三菱电机、摩托罗拉等世界知名企业提供服务。于伟艳律师于2014年加入永新，主要专注于知识产权、合同、互联网领域的法律服务，包括侵权诉讼、行政诉讼、行政保护、侵权调查、网络安全与数据保护合规分析、知识产权及商业合同等。

白涵中本科和硕士均毕业于中国政法大学，2022年加入永新从事知识产权法律服务，多次协助主办律师为国内外知名企业处理知识产权侵权纠纷、域名争议解决、商标行政诉讼、网络侵权投诉、商标共存与转让、海外商标注册等各类法律业务，曾参与多件上述领域的案件，也为多家国内外知名企业提供知识产权保护方面的法律咨询服务。

邵伟已经在永新工作了20余年，处理过很多复杂的专利案件，并且经常通过行政程序为客户的专利提供保护服务。他所服务的领域包括专利商标申请和诉讼、技术许可、纠纷的替代解决、商业秘密的保护、反不正当竞争和域名仲裁等。

邵伟被国外杂志连续多年评选为中国区域的优秀诉讼律师，在其中一次的评选中，一个世界500强企业客户这样评价邵伟：

永新的邵伟律师是一名值得尊敬的专利诉讼律师，客户喜欢他执业的态度、主动性和创造力。他总是能为我们的专利纠纷找到有效的解决办法，这种职业经验和技巧在中国律师中是不可多得的。

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