笔者曾经以为单独以专利法33条（修改超范围）是基本无效不了专利的，但事实证明经验是用来颠覆的，脸是用来打的。
案情简介
涉案发明专利（CN102514663B）是一个被用于多个民事侵权诉讼的关键专利，之前经历了多次无效而被维持全部有效。在本次无效过程中，在复审委阶段依然维持了全部有效，但在行政一审阶段，一个关键的独权却因为法33条而被判为无效，二审法院说理有所区别，但仍维持了一审判决。
争议权要在侵权诉讼中指向的产品是下述平衡车。
争议的权利要求是：
2.一种自平衡式两轮电动车，它是由如下部件所构成：
第一车轮与第二车轮，它们是彼此基本对称地左右设置的，它们没有共同的车轴，能独立地转动；
第一轮架与第二轮架，第一轮架连接所述的第一车轮，第二轮架连接所述的第二车轮，第一轮架与第二轮架之间连接且独立转动；
第一电动机与第二电动机，第一电动机驱动所述的第一车轮，第二电动机驱动所述的第二车轮；
至少一个自平衡电子控制系统，操控所述的第一电动机与所述的第二电动机，控制所述第一轮架与第二轮架各自独立地实现自平衡；
第一踏脚板与第二踏脚板，第一踏脚板连接所述的第一轮架、第二踏脚板连接所述的第二轮架，供操作者两脚分别站立；
骑行时，操作者站立在所述踏脚板上，通过所述踏脚板分别改变轮架的前后倾斜度，当第一轮架与第二轮架向前倾侧，自平衡电子控制系统会指令第一电动机与第二电动机使车子前进；当第一轮架与第二轮架向后倾侧，自平衡电子控制系统会指令第一电动机与第二电动机使车子后退；若第一轮架与第二轮架倾侧的角度不同，第一车轮与第二车轮的速度不同，车子就会转向，从而操控两轮电动车的向前、朝后与转向。
其中划线的技术特征是争议技术特征，该技术特征在OA阶段修改加入，在说明书中没有文字明确记载。
涉案专利说明书部分介绍了多个实施例，大致能归纳为下述2种平衡车：
第一种
包括手控杆，通过手控杆控制转向或/和前进后退；踏脚板可以悬挂在轮架上，也可以和轮架固定。
第二种
不包括手控杆，通过操作者重心控制转向前进后退；踏脚板与轮架固定。
专利权人以及复审委认为争议技术特征符合33条，逻辑是这样的：
➩ 争议技术特征对应的是第2种平衡车的实施例；
➩ 踏脚板与轮架固定；
➩ 操作者改变踏脚板倾斜度即改变轮架倾斜度。
一审法院认为争议技术特征不符合33条，逻辑是这样的：
➩ 不能确认争议技术特征对应的是哪一种平衡车的实施例；
➩ 踏脚板可能和轮架悬挂连接；
➩ 当踏脚板和轮架悬挂连接时，改变踏脚板倾斜度不改变轮架倾斜度。
一审法院强调：判断33条时，唯一路径是看原说明书中是否能得到修改后的权要的技术方案，而不是用原说明书缩限解释修改后权要。同时，一审法院认为独权因33条无效不代表从权必然无效，需要注意的是争议独权的从权是“该两轮车的第一踏脚板与第二踏脚板，分别固定地设置在第一轮架与第二轮架的内侧”。
二审法院认为争议技术特征不符合33条，逻辑是这样的：
➩ 争议技术特征对应的是第2种平衡车的实施例；
➩ 第2种平衡车中的靠腿板和第一种平衡车中的手控杆的作用是同等的，技术手段是可替换的；
➩ 靠腿板是不可缺少的技术特征，即所有的操控都操作者通过靠腿板与轮架直接接触操控，而不是通过踏脚板直接控制两轮电动车的转向。
案件探讨
笔者对一审法院的逻辑不能认同，笔者认为原说明书中包含多个方案，权利人在确权阶段对多个方案的内容进行筛选缩限，缩限后的技术方案仍在原说明书范围内且清楚，则应当被接受，不属于修改超范围。且一审法院的观点在实操上又带来了问题，如果从权不因为独权不符合33条而被无效，那在无效修改时直接在原独权中提炼加入从权中的“该两轮车的第一踏脚板与第二踏脚板，分别固定地设置在第一轮架与第二轮架”（“的内侧”不加入），这样的修改方式是否能被接受？修改后的独权是否就符合33条规定了？
二审法院换个了思路，其实是将争议焦点转化为了靠腿板是不是必要技术特征。笔者偏向于认为靠腿板不是必要技术特征，而是一个优选的技术特征。虽然说明书中第二种平衡车的实施例里都有靠腿板，但却在描述第一种平衡车的通过手控杆控制转向，通过操作者重心操控前进后退的实施例中，明确了是操作者重心改变，轮架随脚踏板前倾或后仰，并不需要通过靠腿板，鉴于说明书写明可以组合，因此不应认为靠腿板是必要技术特征。
从侵权端看，二审判决比一审判决对于权利人而言更加不利。有意思的是，本案一审判决后，权利人并没有上诉，最后是因复审委上诉而进入的二审程序，从结果看，是不是权利人当时预见了二审可能更糟，而策略性地没有上诉呢？
本案中一审法院与二审法院的逻辑思路都很有意思，值得探讨，也给今后处理专利无效、诉讼案带来一些启示和思考。
作者：
律师
专利代理人
责任编辑：于秀飞
↑↑↑长按二维码识别关注