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美国直通车∣BLOCKCHAIN能否注册为商标引官司

美国直通车∣BLOCKCHAIN能否注册为商标引官司 隆天知识产权
2020-01-15
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导读:区块链BLOCKCHAIN这一概念可以说是近些年来大热的领域,其相关的货币更是引起话题无数。而BLOCKCHAIN这个英文词汇能否被企业作为商标申请,而禁止其他企业使用呢?

区块链BLOCKCHAIN这一概念可以说是近些年来大热的领域,其相关的货币更是引起话题无数。而BLOCKCHAIN这个英文词汇能否被企业作为商标申请,而禁止其他企业使用呢?

2018年在美国正式起诉的Blockchain Luxembourg v. Paymium一案,就是关于BLOCKCHAIN能否作为商标注册的案件,而这则案件在2019年8月,纽约南区法院才做出初步判决。

原 告

原告Blockchain Luxembourg公司是一家于卢森堡建立的公司,而美国Blockchain公司则是其在美国的子公司。Blockchain公司是目前世界上最大的数字资产交易平台,向全球140个国家地区的2800万客户,提供了可信赖的数字支付工具以及其他信托金融服务。Blockchain公司公开声明,对于小写的「blockchain」(区块链)这个英文词,他们并没有注册其为商标,因这是英文词汇,不属于任何一家公司。


Blockchain公司主张其注册的商标的范围,是从2012年起至今,他们长期使用的大写的BLOCKCHAIN商标(下图),他们已经将此商标用于销售各种Blockchain的产品和所提供的服务,这其中包括了非常重要的数字帐户业务以及其他金融服务,并且BLOCKCHAIN作为公司商标,在美国及世界各地消费者中已经非常具有辨识度,知名度甚高。

众所周知,美国的商标遵循使用优先原则,所以Blockchain公司主张,其有五个使用中的文字商标,包括:(1)BLOCKCHAIN (从2011年开始使用);(2) BLOCKCHAIN.INFO (从2011年开始使用);(3) BLOCKCHAIN.COM(从2013年开始使用);(4) BLOCKCHAIN MERCHANT (从2012开始使用);(5) BLOCKCHAIN PRINCIPAL STRATEGIES(从2018年开始使用。2017年1月开始,原告Blockchain公司开始使用BLOCKCHAIN提供数字钱包服务(Digital Wallet Services,有自己的网站及APP供客户使用。

被 告

下面我们来介绍此案的被告。被告Paymium是一家提供数字货币服务的法国公司,其注册并使用的商标包括PAYMIUM和BITCOIN CENTRAL,从事加密货币的交易服务。但到2018年时,Paymium公司开始使用blockchain.io这个商标(下图)开始宣传,吸引投资者参与其首次公开发行的数字货币( initial coin offering,简称ICO)。

案件争议焦点



原告美国Blockchain公司认为这样会让消费者混淆,误认为被告发行的数字货币与自己有关,构成商标侵权。此外原告还提出,被告Paymium公司对外公开宣称,其数字货币已经在美国证券交易管理委员会备案,但事实并非如此,这已经构成了欺骗消费者的不实陈述。


被告Paymium随即进行反击,并申请了驳回起诉(motion to dismiss),即认为原告的主张在法律上根本无法成立,所以根本无需陪审团。


通用词汇

被告认为,blockchain是通用的英文词汇,全世界范围任何人都可以使用。且原告所谓的已注册的商标,除了注册了的BLOCKCHAIN及图形之外,只是一种描述性使用,即描述该商标与其提供的区块链服务有关,并不具识别性。


描述性使用

与此同时,被告还指出美国专利商标局于2018年3月初步认定blockchain这个词汇只是描述性的字眼,要求原告声明不专用。随后,Blockchain公司同意对这个词汇声明不专用。最后美国专利商标局批准了该BLOCKCHAIN设计商标的注册。被告Paymium公司指出,在商标注册的过程中,原告Blockchain已经自己明确了这个商标只是描述性的。   


但原告Blockchain认为,其商标在性质上并非描述性商标,所以虽然blockchain这个英文词汇有区块链的含义,但原告所持有的商标是以大写呈现并使用,具有其他意义。除此之外,被告的Blockchain.io商标与自己的相比,两者构成实质近似。


由于被告申请的驳回起诉motion to dismiss,纽约南区地区法院在2019年8月仅做出初步判决。法院认为,识别性、原告商标是否具有其他意义、双方商标有没有实质近似以及是否构成侵权等问题,都有必要进一步开庭审理。此案后续值得持续关注。


供稿:隆天美国公司 ∣ 责任编辑:于秀飞 


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