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隆天律丛∣国际注册海牙体系在申请阶段存在的问题及改善方案初探

隆天律丛∣国际注册海牙体系在申请阶段存在的问题及改善方案初探 隆天知识产权
2019-10-17
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导读:笔者之前曾撰文探讨过借助海牙体系递交外观设计海外申请的各种优势,包括减少申请阶段的重复程序、降低申请费用、提高审查及授权效率等等。事实上,正因这些优势之处的存在,海牙体系的申请途径也在得到越来越多国内

  序  言  

作为外观设计国际注册体系,致力于为申请人提交外观设计国际申请提供便利的海牙体系自其最早缔约日起已有90余年历史。笔者之前曾撰文探讨过借助海牙体系递交外观设计海外申请的(至少在理论层面的)各种优势,包括减少申请阶段的重复程序、降低申请费用、提高审查及授权效率等等。事实上,正因这些优势之处的存在,海牙体系的申请途径也在得到越来越多国内申请人的关注。

但俗语云:好事多磨。在外观专利的申请实践中,我们发现,集诸多好处于一身的海牙体系,在某些方面似乎并不能提供申请人所期望的方便和益处,甚至影响申请人使用这一体系的积极性。以下,笔者希望结合有限的专利实践和个人理解,初步探讨目前海牙体系申请阶段中存在的一些有可能对申请人造成不便、而需进一步完善的问题和方面。



现状·问题探讨

如上文所指,尽管海牙体系提供了其特有的便利性,然而从实际申请数据来看,国际申请人似乎并未表现出预期的积极性。以下为近期的一份PCT申请与外观设计海牙体系的申请数量的相关统计资料:


2018年,WIPO《专利合作条约》(PCT)超过了创纪录的25万(253,000),比2017年增长3.9%。同时,WIPO工业品外观设计海牙体系在2018年增长了3.7%,达5,404件申请。


虽然中国目前还不是海牙体系的成员,但受益于后门申请方式,来自中国企业的国际申请达138件,申请所包含的外观设计达314件,同比增长分别为142% 和95%。


我们在看到耀眼的增长率的同时,也注意到实际申请数量的尴尬。现实中,虽然更多国内申请人开始认识和了解此体系,但真正尝试的只有寥寥数家而已。那么,除了海牙体系规定的申请资质等必要条件之外,是什么原因让国内客户在实际申请时望而却步呢?


有障碍,必有其因。从一些国内客户所反映出的问题来看,对于申请质量问题的顾虑、总成本核算和中间程序方面的不确定性,使得客户对是否采用海牙途径递交外观设计国际申请的态度摇摆不定。


以下希望通过例举方式,探讨在海牙体系申请实践中发现的一些主要问题,并提出初步设想的解决方案。

 

一
  与递交文件形式有关的问题

海牙体系规定,国际局将对一套递交文件(包括图片、文字说明)进行形式审查。且原则上一旦国际局审查通过,各国家局即不应对文件形式再提出质疑。然而事实上,各成员国的专利审查部门对申请文件,尤其是图片和文字说明材料的形式和内容多有不同的要求。尽管海牙体系所倡导的“一套文件、一件申请”的初衷是为申请递交程序行方便,尽可能缩减文件数量和成本,但在当前申请实务中,这种做法反而很可能成造成麻烦。


亦即,按照海牙体系的要求所提交的申请文件中,有可能包含不符合所指定的国家局的形式要求的内容,或者缺少该国家局认为必须提交的文件。这样,即便申请在国际局通过初审并获得注册,进入指定国家时仍很可能被要求补正,进而拖延国家阶段程序并造成额外的花费,有悖于海牙体系的初衷。甚至,因海牙体系本身对递交文件的规定,还可能存在通过补正仍然不能满足指定国家局的审查要求的可能性。

建议解决方案

希望海牙体系能够允许在提交国际外观注册所要求的文件的同时,一并提交针对特定指定国的特殊文件;申请人在提交此类文件时,将会注明其在进入国家阶段时对某指定国适用,国际局在公告时应当能够对此项予以特别关注及标示。

二
  关于递交图片格式及尺寸问题


此问题实际是前述的问题(一)的一个具体化的方面。海牙体系规定,外观设计图片的大小不超过16×16 mm、JPG或TIFF格式。然而,在视图内容复杂的情况下,这种格式要求的图片往往不能够满足细节清晰性的要求。例如,某外观设计产品表面包括较为密集的线条,在上述格式图片中将是一团黑色。但在申请人提供的尺寸较大的图片中,可以清晰的展现出表面细节。此问题虽可通过补充局部放大图来解决,但其很可能导致无法符合某些对于附图数量有严格的上限限制的指定国(如欧盟、俄罗斯等指定国有每项设计不允许超过7幅的图片数量限制),而导致申请人处于两难的境地。即使在递交阶段补入类似局部放大图这类为了清楚目的而准备的附图,仍有可能在后续面临某些指定国的审查意见而增加成本。


此外,由于包含矢量格式的PDF格式文件要比JPG格式图片的显示质量/清晰度更高,某些国家(如美、澳、巴西等)专利审查部门接受PDF格式的外观设计申请图片,在这种情况下,我方也会向客户建议在这些国家提交具有更好的显示效果的PDF图片,以期更好地保护其外观设计。遗憾的是,海牙体系目前不接受除JPG或TIFF格式外的其他图片格式,即便指定国家局本身接受显示质量更高的PDF格式图片,其也只能基于国际局传送的JPG或TIFF图片进行审查,因为海牙体系规定了每个申请只可以使用同一套图片。


除此之外,如上文所提到的,当一件图片数量较多的海牙申请获得注册后,在进入某些指定国时还可能因为图片数量超出其国家局的规定而被要求补正。


鉴于上述情况,并考虑到图片为外观设计申请的核心部分,可能直接关系到申请的质量、成本甚至案件的成败,在国际注册海牙体系申请实务中仅能递交符合其格式规定的一套图片,对申请人往往未必有利。

建议解决方案

首先,若海牙体系能允许“在进入不同的指定国时,能根据各国不同的要求而选择使用不同一组图”,则可能避免前述部分问题。例如,申请人可以请求:在某申请进入美国时,使用图1至图10;而在进入欧洲时,使用图1至图7。


其次,希望海牙体系能够对“一项申请、一套图片”这一原则加以变通,同时接受两种格式(如 PDF 和 JPG)、但内容相同的图片,以便于进入不同国家时选用。在海外申请实践中,已发现绝大多数国家局可接受的图片格式不外乎这两种之一,但接受PDF格式的国家局往往对图片质量要求更高。因此,同时提供这两种图片基本上可以满足绝大部分海牙体系成员国的审查要求。也是为申请人提供方便,减少后续程序和费用的一个可行措施。

 
三
  关于文字说明的字数限制

在海牙体系的申请提交程序中,要求外观设计文字说明字数控制在100个单词以内。对文字表达的简洁性要求固然无可厚非,但如此对字数严格要求似稍有刻板之嫌。事实上,这种限制妨碍了申请人加入更多的必要的说明文字,而这些文字很可能是进入国家阶段时所必需的。例如有些国家希望在文字说明中写明物品属性、用途,甚至构成材料,或者需要写明设计要点或注明特殊的表面特征,等等。如果这些内容在提交申请时无法加入,那么在进入国家阶段时同样可能要求补正,补全所要求的信息;甚至在信息无法补充的情况下导致保护范围不完整或直接被拒绝授权,造成难以挽回的损失。

建议解决方案

笔者认为,这种字数限制应该放宽,且应当允许针对指定国的不同要求,尽可能多的提供外观设计的相关信息,以供各国家局选录自己所要求的内容,以减少或避免在进入国家阶段时可能导致的上述问题。


综述·个人建议

结合前述解决方案,我们建议,可以考虑允许在满足海牙申请基本形式要求的情况下,在海牙注册申请文件递交时允许实施如下递交方式:

1、首先提交JPG、PDF两种格式的图片,并声明两者的一致性;


2、提交内容充分的文字说明,并指明用于不同的国家的内容;


3、向国际局说明在进入不同国家后,所使用的不同文件和图片。

 

另外,由于以上三个问题大都涉及当国际申请进入指定国家局时发生的文件形式或内容的相容性问题。有同仁曾提到,申请人可以在获得海牙申请注册并公布后、在即将进入国家阶段时,针对所要进入的不同国家提交主动修改,来主动适应不同国家局的审查要求。个人认为这也不失为一解决问题的良策。但是,这不仅需要申请人能够及时把握这一时机(同时也期望海牙国际局能够以合适的途径、及时地告知申请人所需获知的案件状态),而且需要在指定国本身允许且可操作的情况下方可一试。

 
 结  语


最后,结合本文的思想,再提一些关于海牙体系的个人建议和感受。


事实上,不仅本人,而且业界相关人士普遍期望的是,作为一个国际专利申请体系能够做到兼收并蓄、主动去适应兼容各国要求。但从目前海牙体系的规程来看,其在某些方面仍是出于自身操作的考虑,而难以为申请人在不同成员国的专利申请提供充分的方便性。例如,本文所提到的一些问题,其结果不仅可能耗费更多的时间与金钱(如前述,这有悖于海牙体系的初衷),还会影响申请人使用海牙体系申请的积极性,也会在事实上阻碍着这一体系的成长和发展。


本人相信,如果能够妥善解决上述问题,海牙体系对申请人而言将会更具吸引力,进而承载国际外观设计专利申请人更大的利益和信任,进一步提升其覆盖范围及发展空间。


虽然人微言轻,出于专利代理职责及个人责任的考虑,以及为申请人负责的初衷,提出以上个人及同仁们的一些初步意见和建议,希望体系团队能够集思广益,从善如流,并祝愿国际注册海牙体系在未来取得更大的成功,也期盼业界能更好地利用海牙体系为中国申请人的外观设计之海外申请提供更高质量的服务。


作者:


 
宋 洋
 
隆天知识产权代理有限公司
专利代理师




责任编辑:于秀飞 

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