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非注册式外观设计 | 进入欧洲市场不能不知道的制度

非注册式外观设计 | 进入欧洲市场不能不知道的制度 华进知识产权
2016-07-19
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导读:“伴随着越来越多的中国产品进入国际市场,由此产生的知识产权问题也越来越多。欧盟是中国一个非常重要的贸易伙伴,


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伴随着越来越多的中国产品进入国际市场,由此产生的知识产权问题也越来越多。欧盟是中国一个非常重要的贸易伙伴,欧洲发达国家历来对知识产权的保护非常重视。中国企业在将产品销往欧洲国家前,了解当地的知识产权保护制度无疑是有益的。

最近我们陪同一家中国客户访问欧洲的律师事务所,就该客户产品出口到欧洲所遇到的知识产权问题以及如何保护其自己的知识产权等问题与欧洲律师进行了讨论,在具体的案件中,我们发现“非注册式外观设计”是对欧洲外观设计保护中的“注册式外观设计”保护制度的一个重要补充,往往在实际商业活动中起着非常关键的作用。然而,在以往的各种有关欧洲知识产权制度介绍中,均较少涉及“非注册式外观设计”的内容,多数情况下只是在详细介绍欧共体外观设计保护制度中的“注册式共同体外观设计”时附带简单介绍几句。在下文中,我们将对“非注册式外观设计”做一个详细的介绍。

“非注册式外观设计”顾名思义就是指外观设计不需经注册即可获得法律的保护,从而防止任何未经授权者对原创的外观设计进行复制。在欧洲,存在着两种形式的“非注册式外观设计”,一是“非注册式共同体外观设计权(Unregistered Community Design,UCD)”;一是“英国非注册式外观设计权(UK Unregistered Design Right)”。


一、欧共体非注册式外观设计权

《欧共体外观设计条例》(下称《条例》)(Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Design)的生效,标志着欧盟建立起了统一的外观设计保护制度。在这个制度中欧共体外观设计包括注册式共同体外观设计(Registered Community Design,RCD)和非注册式共同体外观设计(Unregistered Community Design,UCD) 两种保护形式。注册式共同体外观设计保护于2003年4月1日正式生效,而非注册式共同体外观设计保护则于2002年3月6日正式生效。我们可以通过非注册式共同体外观设计与注册式共同体外观设计的异同分析来了解非注册式共同体外观设计的保护制度。


(一)非注册式共同体外观设计与注册式共同体外观设计的相同之处


1、 保护的对象相同。

作为欧共体外观设计的组成部分,非注册式共同体外观设计与注册式共同体外观设计有着相同的保护对象。一件可以被保护的注册式欧共体外观设计可以是产品的整体外观,也可以是产品的一部分的外观。根据《条例》的规定,所谓的“产品”是指所有工业和手工制品,包括属于整体产品的包装、装潢、图形符号和印刷字体,但不包括计算机程序;而“外观设计”则指的是由线条、轮廓、色彩、形状、质地、表面结构或者由材料本身装饰形成的整体或部分产品外观。而一项外观设计如完全满足与注册式共同体外观设计相同的关于有效性的规定,则可以自动获得非注册式共同体外观设计制度的保护。


同时,非注册式共同体外观设计与注册式共同体外观设计均将“仅仅由其功能决定而形成的产品外形特征”排除在保护范围之外。


2. 获得保护的条件相同。
即一项外观设计无论是要获得注册式共同体外观设计的保护还是要获得非注册式共同体外观设计的保护,都必须具备绝对的新颖性以及区别于其他的“独特性”(absolute novelty and ‘individual character’)。


3. 权利主体的要求相同。

《条例》对于谁可以申请欧共体外观设计没有限制。任何国籍的国民、企业都可以申请注册式共同体外观设计。同样的,《条例》对非注册式共同体外观设计权利人的国籍也无限制,只要该外观设计首先在欧共体范围内为公众所知悉即可。


4. 效力范围相同。

作为欧共体外观设计的组成部分,非注册式共同体外观设计与注册式共同体外观设计有着相同的效力范围,即在欧共体内每一个成员国内均有效。


(二)非注册式共同体外观设计与注册式共同体外观设计的主要不同之处

 
1. 取得保护的途径不同。

非注册式共同体外观设计顾名思义不需要注册,自该外观设计在欧共体内首3次为公众知悉(通过出版、展览、销售等方式披露,为相关行业的专业人士所知)之日起自动获得保护,并不要求产品在欧共体内实际销售或发行。


而注册式共同体外观设计则需要向欧盟内部市场协调局(OHIM)或经由欧共体内各成员国国家局提交注册申请。


2. 关于新颖性判断的时间点不同。

《条例》第五条规定:非注册式共同体外观设计应在其为公众知悉之日前是“新的”;而注册式共同体外观设计应在其提交注册申请之日或者优先权日前是“新的”。


3. 保护的期限不同。

非注册式共同体外观设计的保护期限为该外观设计首次披露之日起3年。而经核准注册的注册式共同体外观设计的保护期限为自申请日起5年,可以续展,最多为4次,每次5年,总计25年。


4. 侵权行为的内容不同。

对于非注册式共同体外观设计而言,复制(copying)是构成侵权的基本因素,即在非注册的权利状态下,只有当涉嫌侵权的外观设计是复制在先的非注册式共同体外观设计而得的,才构成侵权,而他人使用独立创作完成的即使是相似的外观设计也不构成侵权。


注册式共同体外观设计具有独占权,可防止任何未经授权者许可而制造、提供、进口、出口、使用或通过其他的方法交易与该外观设计相结合的产品,且不要求第三人必须是复制该外观设计或者是事先知晓该外观设计。


从这个角度看,《条例》对非注册式共同体外观设计的保护力度远不如对注册式共同体外观设计的保护力度大。


5. 有关宽限期的规定不同。

非注册式共同体外观设计有12个月的宽限期,该宽限期自首次公开之日起计算。在12个月宽限期内,非注册式共同体外观设计的权利人可以根据市场情况,决定是否将非注册式共同体外观设计申请注册为注册式共同体外观设计,即将非注册式共同体外观设计“转化为”注册式共同体外观设计。


而注册式共同体外观设计没有这种宽限期,但可以享有6个月的优先权。因此,不可能在非注册式共同体外观设计保护期3年届满后再申请注册为注册式共同体外观设计,因为这时已丧失了新颖性。

二、英国非注册式外观设计

基于欧共体外观设计的保护在欧盟各成员国内得到直接的执行,因此可以在所有欧盟成员国内选择非注册式共同体外观设计和注册式共同体外观设计保护自己的权益。在这些欧盟成员国中,英国又是一个特例,因为英国也有自己的非注册式外观设计的制度。英国1988 年“版权、外观设计与专利法令”(Copyright Design and Patent Act 1998“CDPA”,下称“《法令》”)第三部分“外观设计权”是关于非注册式外观设计的规定。


(一)英国非注册式外观设计权的保护范围


根据《法令》第213 条的规定,非注册式外观设计权适用于一个原创的外观设计,并不象非注册式共同体外观设计那样要求绝对的新颖性以及独特性。只要产品的形状是原创的,而且被记录,该产品整体或部分的形状或者结构就可以受到保护(这一条件与版权对作品的要求一致)。


在保护对象上,英国非注册式外观设计也与欧共体外观设计,甚至英国的注册式外观设计不同。欧共体外观设计、英国的注册式外观设计均保护二维或者三维的产品,但是英国的非注册式外观设计只保护具有外形设计特征的三维工业产品,不保护属于表面装饰的二维产品。


此外,《法令》第213 条第(3)款还规定在某些例外情况下,该产品的外观设计也不能被保护:
1. 结构的方法或原理。
2. 产品的形状可以使得它可被连接、放置或环绕于另一物品,从而实现某一功能,这样的的产品形状属于功能性外观设计(即‘must-fit’例外)。

3. 为了能与另一物品匹配而必须具备的产品外形,这样的产品形状属于互配式外观设计(即‘must-match’例外)。


而上述这三点例外则是与欧共体外观设计、英国的注册式外观设计的规定一致。不论是欧共体外观设计还是英国的注册式、注册式外观设计均将纯粹为实现产品的功能而使之具有的外观特征排除在保护范围之外。英国上诉法院最近的一个判决也许可以帮助我们理解英国在保护非注册式外观设计时是如何处理涉及功能性外观设计问题的。


Landor & Hawa Luggage Limited 是一家从事旅游手提箱包的设计、生产及销售的公司,它为一款手提箱设计了“可扩张”部分,该设计实用了拉链和饰边(piping),其中饰边的功能在于加固手提箱的接缝(见下图)。



Landor & Hawa 手提箱的“可扩张”部分的外观设计受到非注册式外观设计制度的保护¹

(¹ Lovells Intellectual Property newsletter-February 2006)


这款手提箱成功占领了销售市场。 Landor 发现 Azure Design Limited 公司正在从中国进口这款手提箱并在英国市场上销售。 Landor 以侵犯非注册式外观设计权利为由向Azure 索取赔偿,法院判Landor 胜诉。Azure 提起上诉,他们认为涉案外观设计正属于英国1988 年“版权、外观设计与专利法令”第213 条第三款规定的外观设计保护的例外情况即该外观设计属于“功能性外观设计”而不应受到非注册式外观设计制度的保护。


该上诉被驳回了。上诉法院认为第213 条第三款规定的措辞的确有点模糊,但并不能被解释为一个外观设计仅仅由于其具有功能性就应该被排除在保护范围之外。只有当除了被争议的外观设计以外,无法通过其他的设计从而实现其功能性目的的情况下,才适用这种例外,即只有当外观设计是实现产品的功能目的的唯一途径时,该外观设计才应被排除在保护范围之外。因此,功能性与美感相结合的外观设计并不属于这种例外,应该受到保护。


上诉法院同时也考虑到非注册式共同体外观设计,《欧共体外观设计条例》第8条第1款规定:非注册式共同体外观设计不适用于“仅仅由其功能决定而形成的产品外形特征”。上诉法院也认为这条规定不能被狭隘地解释,一个外观设计并非具有功能性就不能受到《欧共体外观设计条例》的保护。正如上文所述Landor 的外观设计一样,上诉法院认为,尽管其设计使用的饰边具有加固手提箱的接缝的功能,但使用饰边的同时为该外观设计增添了“非同寻常”的美感因素,因而未被排除在保护范围外。


(二)英国非注册式外观设计的其他方面


1. 权利的取得。

首先,一项原创的外观设计自其被文件记录(如纸件、CAD 图纸、照片或者外观设计产品本身)或使用该外观设计的产品被制造之日起则自动获得英国非注册式外观设计制度的法律保护。其次,《法令》第217 条对权利人国籍或外观设计产品的首先销售地作了严格的限制,只有当一项外观设计的设计人或其雇主、委托设计人的居住地是在英国境内或欧共体其他成员国的或者是外观设计产品首先在欧共体范围内销售的,该外观设计才能受英国非注册式外观设计制度的法律保护。这样使得大多数在欧共体以外地区形成的外观设计不能得到英国非注册式外观设计制度的保护。这一点是英国非注册式外观设计与欧共体外观设计、英国的注册式外观设计一个最大的区别。


2. 权利的保护期限。

根据《法令》第216 条的规定,非注册式外观设计的保护期限为15 年,自该外观设计为文件记录之日起算;但在可用于出售或出租的外观设计产品已被制造出来的情况下,保护期限为10 年,自制造之日起算。


3. 权利的许可。

《法令》第237 条规定,在英国非注册式外观设计保护期限的最后的5 年里,任何人(包括侵权方)有权要求获得该外观设计权利的许可,从而得以制造、销售或进口该外观设计产品而不被认定为侵权。当然,这种形式的许可也可以为权利人带来许可费的收益,且许可费数额可以由权利人及许可的申请人进行协商确定,如双方不能达成协议,任何一方可要求英国知识产权局的审计员(Comptroller of the UK Intellectual Property Office)设定合理的许可费。


4. 权利的内容及实施方式。

非注册式外观设计权的权利人可以防止第三方未经授权或许可复制(copying)或者私自利用(exploitation)该外观设计,可见,复制(copying)是构成侵权的基本因素,在这一点上,英国的非注册式外观设计与非注册式共同体外观设计是一致的。


在英国,两种非注册式外观设计保护制度同时存在,但由于两者存在不同之处,一项外观设计是被其中一种制度所保护还是被两种制度同时保护,则需进行个案分析。


三、中国企业运用及应对非注册式外观设计的策略

我们过去在研究欧洲知识产权壁垒时,往往将注意力放到发明专利以及注册外观设计的检索,基本上没有太多的关注非注册式外观设计,但是非注册式外观设计同样也会对中国产品进入欧洲市场产生重大影响。因为非注册式外观专利权利人可以选择共同体外观设计法院(Community Design Courts)作为管辖法院,如果被认定侵权成立,该法院可以发出一项适用于整个欧盟范围的禁止令,且除非有相反的特殊理由,法院也可以下令没收侵权产品以及用以制造侵权产品的材料,并同时判决损害赔偿。一旦中国企业被共同体外观设计法院判定侵权成立,将遭受极大的经济损失、信誉损失,从而大大削弱其在欧洲市场的竞争力。因此,认识欧洲的非注册式外观设计制度,对中国企业参与欧洲市场的竞争有着非常实际的意义。


(一)应对欧洲非注册式外观设计专利的策略


首先,由于非注册式外观设计只是将纯粹为实现产品的功能目的而具有的外观特征排除在保护范围之外,因此中国企业在借鉴欧洲产品设计时或依照采购商提供的外观设计生产销往欧盟地区的产品时需要注意,对于欧洲产品的一些结构上的改进,即使没有检索到与该产品结构改进有关的欧洲专利以及欧洲各国的以及欧共体的注册式外观设计,并不表示这些结构改进不受知识产权保护。我们还需要进一步分析这些结构改进是否仍然受到非注册式外观设计的保护,因为相同行为有可能同时侵害非注册式及注册式的外观设计。


其次,《条例》将非注册式外观设计的公开内容知悉人的范围限定在欧盟内的业内人士来判断该外观设计的新颖性,因此,中国企业可以将收集欧洲地区同行业的业内资讯作为欧洲非注册式外观设计监控的主要内容。


第三,由于在非注册的权利状态下,只有涉嫌侵权的外观设计是由在先的外观设计复制而得的,才构成侵权。如果能证明自己的产品设计是原创的,即使与非注册式外观设计相似,也不构成侵权。因此中国企业在设计、改进外观设计的时候,一定要注意保留设计草图、技术会议记录、技术开发进度表等原始记录,这样即使产品进入欧洲被诉侵权时,也能有足够的证据进行抗辩。


最后,还需要注意非注册式外观设计既包括英国非注册式外观设计,也包括非注册式共同体外观设计。只是需要区分这两种非注册式外观设计在保护对象、保护期限、权利人国籍等方面的不同要求。


(二)中国企业如何运用非注册式共同体外观设计


由于英国非注册式外观设计对设计人或其雇主、委托设计人的国籍要求相当严格,一般来说,中国企业的自主研发产品难以获得英国非注册式外观设计的保护,但中国企业将自主研发的产品销售到欧洲市场时,仍可以利用非注册式共同体外观设计制度来保护自己。


非注册式共同体外观设计非常适合于保护市场周期比较短的产品,例如家具、体育产品、流行服饰、玩具或其他新奇商品。当一件外观设计处于其申请已提出但尚未被核准、因此不能主张权利的阶段时,非注册式共同体外观设计就可以提供保护。权利人还可以根据市场的信息,利用好非注册式共同体外观设计申请递交前的12个月宽限期,在宽限期内随时可以将非注册式外观设计申请注册为注册式共同体外观设计。


中国企业目前存在的最大问题是忽视各种与自己产品有关资料的收集、保管工作。比如在新产品研发过程中,不注意保留设计草图、技术会议记录、技术开发进度表等原始记录;在参加展览会时,不注意收集、保留展览会中与自己以及自己产品有关的资料;在提交样品或设计方案给客户时,不准备相应的文字记录工作。这些在日常工作中被忽视的问题,一旦到了知识产权的战场上,往往成为致命的弱点。此外,由于提供样品不慎,被国外客户抢先制造出成品销售或者申请专利,中国企业反而被指控侵权的情况时有发生。因此,为了使自主研发的外观设计产品也可以获得非注册式共同体外观设计制度的保护,中国企业应完善自身的信息、资料管理制度。当然中国企业还可以积极申请中国专利,这样既可以非常方便地证明自己产品的设计开发时间,同时也可以利用优先权制度,在优先权期限内,根据需要随时提交国外专利申请,做到进可攻,退可守。


虽然非注册式外观设计权利非常有用,但是设计人如果要在欧盟境内寻求最佳保护,仍应明确地获得一项注册式共同体外观设计,因为这种注册式外观设计在行使权利时无需提交大量文件来证明该权利在之前的存在、也不用证明权利人的资格或者侵权者有复制行为。这样既能够增加胜诉的概率,也可以节约律师费用。






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