隆天律丛 | 从澳大利亚VD销量第一品牌“OSTELIN”案谈“误认条款”的克服- 大数跨境

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隆天律丛 | 从澳大利亚VD销量第一品牌“OSTELIN”案谈“误认条款”的克服

隆天知识产权

2022-07-05

导读：“OSTELIN”品牌成立于1924年，有超过98年的研发和生产历史，是澳大利亚销售量排名第一的维生素D品牌。早在2017年，商标权人就意图进入中国市场，并尝试在第5类的“维生素制剂；鱼肝油；人用药；

案情介绍

“OSTELIN”品牌成立于1924年，有超过98年的研发和生产历史，是澳大利亚销售量排名第一的维生素D品牌。

早在2017年，商标权人就意图进入中国市场，并尝试在第5类的“维生素制剂；鱼肝油；人用药；医用药物；营养补充剂”等商品上申请注册“OSTELIN”系列商标，但是数次都因商标局认为“OSTELIN”译为“骨化醇”，使用在指定商品上，易使消费者对其原料特点产生误认，不得作为商标使用而驳回。

2020年，商标权人再次尝试申请注册“OSTELIN”商标，同样因上述理由被商标局驳回。为了争取该商标在中国的注册，商标权人在复审程序中提交了网络词典修改后的释义以证明“OSTELIN”并无含义这一事实，遗憾的是商标评审委员会还是以“OSTELIN”可译为“骨化醇”，骨化醇为维生素D3的一种较为重要的活性代谢物，将其使用在鱼肝油、维生素制剂等商品上，易使相关公众对商品的功能等特点产生误认，申请商标构成商标法第十条一款第（七）项所指的情形为由，驳回了该商标的注册申请。

经我方多处查证发现，“OSTELIN”的含义很可能是在其商品引入国内介绍时被错误的收录成“骨化醇”的含义。鉴于这样的客观事实，我方建议客户提起驳回复审行政诉讼，并争取在庭前就证据进行质证的机会，最终获得了法院的支持。在该案判决中，北京知识产权法院认定“根据双方当事人提供的现有证据，无法认定‘OSTELIN’具有‘骨化醇’或其他含义。诉争商标用在指定使用的商品上，相关公众在通常情况下根据其一般认知不会对商品的特点或者产地产生误认，并被误导消费。因此，诉争商标并不违反商标法第十条第一款第（七）项的规定，被诉决定对此认定有误，本院依法予以纠正”。

案件法律意义

实践中，申请商标一旦因违反绝对理由被驳回，特别是涉及商标法第十条第一款第（七）项规定之误认情形被驳回后，通过后续救济程序克服该驳回理由而获得商标注册都非常困难。这主要是鉴于绝对理由涉及违反商标的显著性、非功能性以及公共利益、具有绝对性。另一方面，审查人员对于申请商标的性质不熟悉也无从了解。综上，就更需要代理人如实、及时、有效的获取证据，为客户争取权利。我方代理的上述“OSTELIN”案件，能够最终取得法院的支持取得注册，无疑对如何克服商标法第十条第一款第（七）项规定之误认情形，特别是外文商标的中文释义所产生的误认情形，具有一定的指导和借鉴意义。

就本案所涉及的中文释义问题，众所周知，在一个国外较知名的外文商标正式投入中国市场前，该外文商标很有可能就已经“被动”地为本地媒体或本地消费者所介绍。在这种“被动”的传播中因缺乏权利人对商标规范使用的监管，该商标就有可能被错误地标记为某种含义，或直接用以指代某种商品。这无疑给该商标在今后的注册程序中制造了困难，甚至让该商标面临通用化的危险。而本案中的“OSTELIN”商标正是在这样的情况下被认定为可译为“骨化醇”。因此，如何收集详尽的、全方面的证据来证明“OSTELIN”本身确为臆造词而不具有任何含义，因而也就不会产生商标法第十条第一款第（七）项规定之误认情形，是本案获胜的关键逻辑点所在。同样地，该案也提示权利人针对这种被动的、不规范的商标使用，应采取积极的措施予以纠正，以化解商标被通用化的危机，达到商标注册的目的。

代理技巧和心得

首先，

在驳回复审阶段，我方就已经与客户进行了大量且充分的沟通，对该商标的来源、含义、使用情况进行了详尽的调查和了解。也正是因为前期沟通的充分性，才使得我方有信心在驳回复审结果不利的情况下仍然建议客户提起行政诉讼。

其次，

我方对驳回的原因进行了详尽的分析。通过多方查阅“OSTELIN”的释义，我方了解到审查员是参考了网络释义而做出的驳回决定。因此，我方建议客户联系各大网络词典对“OSTELIN”的错误收录进行更正，而我方客户接纳了该意见，主动、积极地推动该更正，并保存了相应的更正过程和更正结果作为证据。另一方面，我方对“OSTELIN”一词进行了图书馆检索，包括对国家图书馆收录的报纸、期刊、杂志进行了关键词为“OSTELIN”的检索，以及对国家图书馆收藏的英汉、英英、汉英字/词典关于“OSTELIN”和“骨化醇”收录和释义的检索。通过检索结果发现，有关“OSTELIN”的记载更多为品牌名称，同时各权威字/词典也没有对该单词释义的收录。

此外，

我方还联系客户了解该商标的创意来源，而客户通过查阅各种资料追踪到该商标的设计理念，即该商标最初设计是为了解决“骨质疏松症”（英文：Osteoporosis），旨在改善骨密度问题，因此通过截取“Osteoporosis”的前四个字母并结合“lin”，臆造出了“OSTELIN” 商标。通过合理的解释，我方给法官呈现出该商标确为我方客户“专门、精心设计”的印象。同时，我方还提供了“OSTELIN”在其他国家的商标注册证书用以佐证该单词的可注册性，以及“OSTELIN”品牌商品各大网络平台的使用证据，用以表明“OSTELIN”作为商标对商品来源的正确指向性。

最终，

针对我方提交的以上证据，被告国家知识产权局没有提供充分证据证明“OSTELIN”指代“骨化醇”含义。我方最终取得了该驳回复审行政诉讼案件的胜利，帮助客户获得了商标权，同时也消除了该商标演变为通用名称的风险。

“OSTELIN”商标自2017年尝试注册，到2022年最终注册公告，历时五年之久。这期间我方和客户之间的充分沟通、紧密配合是本案获胜的关键所在。充分的沟通确保了信息传递的正确性和详实性，而客户在基于对我方法律意见的信任下所采取的积极、主动的措施和对该商标不懈的追求也奠定了本案成功的基石。同时，我们也应该看到，针对此类涉及绝对理由的商标驳回案件，若确有足够证据，即使在成功率普遍不高的情况下，也应充分运用救济机制，维护自身合法权益，争取商标注册。

end

作者：