对“采用公式限定的权利要求”提起无效宣告时，应有哪些策略？- 大数跨境

首页

对“采用公式限定的权利要求”提起无效宣告时，应有哪些策略？

华进知识产权

2023-05-24

Advance China IP Law Office

>>> 引言

对于采用公式限定的权利要求，普遍存在着授权相对容易、用权较为便利，而无效较为困难的现象。一方面，这类权利要求限定的范围通常较大，同类产品/方法一般很难避开该范围；而另一方面，在针对这类权利要求提起无效宣告请求时，往往在检索阶段就面临着颇多的困难：

首先，现有技术中往往无法找到原样的公式本身，公开了落入该公式范围内的一些数值点的现有技术，是否构成对该权利要求的公开？
其次，权利要求中的公式，应当理解为数值范围，还是理解为公式中各参数之间的约束关系，抑或是两者兼有？
最后，如果公式中包含了两部分看似相关的组成部分，涉及两份或更多证据组合评述创造性时，证据之间结合的技术启示如何把握？

在本文中，笔者将结合一具体专利无效请求案例，对上述“以公式限定的权利要求”的专利无效策略进行梳理。

>>> 专利无效案例详解

以华进（下称我方）收到的国家知识产权局专利复审无效审理部作出的第58782号无效宣告请求审查决定（下称无效决定）相关案件为例，该案合议组基于我方提出的关键证据组合，依法宣告涉案专利全部无效。

涉案专利为一项发明专利，其权利要求中的公式中涉及多个参数，繁琐异常。该专利之前曾两次被提出无效，但均得到维持，显然具有相当的无效难度。我方接手案件后，首先分析了该专利的同族审查情况，并发现：欧洲专利局、美国专利商标局虽然都对其同族专利进行了创造性评价，但最终均做出了授权决定。

1、无效检索的难点：公式原型的检索无异于大海捞针

在充分研读了其同族专利的检索结果后，我方团队开启了多轮专利无效检索，尤其是针对涉案专利的技术领域，着重检索了日本和美国专利文献。然而，检索得到的相关现有技术并未明显优于同族专利审查档案中使用过的证据。

初步针对公式原型进行检索无果后，我方团队决定调整检索策略：尝试检索揭示相同结构的产品，并且该专利实施例中“恰好”记载了一组符合专利公式限定数据的现有技术，试图基于数值范围公开原则提出新颖性无效理由。

然而，在阅读了大量现有技术后，我方团队发现单一证据并不会同时记载涉案专利公式中的多个参数，找到这样的目标无异于大海捞针。至此，检索工作再次陷入困境。

2、另辟蹊径的方法：“参数范围”新思路

由于该涉案专利对于相关主体异常重要，若不能使该专利无效，将大大牵制相关主体的经营并需承担巨额专利使用成本。经过团队成员的多轮头脑风暴后，终于提出一个新思路：既然原有检索目标无法获得，为何不换个角度思考问题，重新审视一下检索方向是否恰当。原有的检索实际上并未对公式本身做到深入理解，而仅仅是寄希望于找到完全相同的公式，或者同时揭示了公式中涉及全部参数的一个相同产品。

于是，我方团队决定暂停检索，重新深入研读涉案专利的说明书，力图找到些许重构该公式的有用信息。在反复阅读专利说明书并加以推演后，我方团队提出了一个大胆的假设：涉案专利的公式实质上是两个相对独立部分的叠加，即公式第一部分是“包装后”的现有公式，而第二部分则是简单的参数选取。而基于对涉案专利说明书的理解，其实质为通过一个看似复杂的公式限定了一个参数范围，与现有技术并无实质区别。如果假设成立，那么该专利被无效的可能性将大大增加。

为了验证这一假设，我方重新开始对涉案专利中所涉及公式的第一部分进行“溯源”，并同步对公式的第二部分进行检索。第二部分的检索很快取得了实质性进展，一份在先的日本专利中记载了与涉案专利相重叠的取值范围；而对第一部分的检索重点则放在了教科书和论文检索上。在翻阅了大量相近和相关技术领域的教科书和论文后，我方律师检索到两份关键证据：一份初中数学教材结合公知的弧长计算公式，可以溯源到公式本身，而另一份关键的期刊论文证据则记载了一组取值范围，将该论文证据中记载的取值范围带入弧长计算公式，并根据初中数学教材中记载的角度换算关系，即可得到涉案专利中公式的第一部分。

在上述关键证据的基础上，我方团队撰写了详尽的无效请求理由予以提交，具体无效理由中对涉及公式的推演和理解做出了充分的论证，尤其是考虑到证据之间结合的技术启示问题，重点指出了涉案专利说明书中的相关记载。

最终，经口头审理过程中对上述技术原理的耐心阐述，我方获得了国家知识产权局合议组的支持，并将该专利权一举全部无效。

>>> 结语

近年来，我国多起知名企业间的专利战均涉及公式、参数限定的权利要求，使得业内对于这一法律问题的讨论如火如荼。

此类案件无效的难点在于：

公式中涉及多个参变量，专利权人往往倾向于主张权利要求的范围应当理解为多个参变量之间的相对约束关系，从而迫使无效请求人不得不检索包含全部参变量的证据，且要求参变量之间的关系满足相同的限定，这几乎是要求请求人给出记载有完全相同公式的现有证据。
对于这类采用公式限定的权利要求，无效请求人通常很难溯源到公式的原型，加之专利权人可能有意识地对公式进行了包装，公式原型溯源的难度会进一步加大。

克服相关难点的方法：

走出公式的迷障

“公式限定的权利要求”需要站在本领域技术人员的角度理解其实际表达的含义，而不能单单着眼于复杂的公式本身。

通常来讲，权利要求中的公式如果并非现有，则通常是发明人发现了一些离散的数值点能够取得较佳的技术效果，而这些离散的数值点符合某一规律，最终用公式限定权利要求的保护范围。如果是这种情况，根据专利法第26条第3款的要求，说明书应当以“本领域技术人员根据说明书的记载可以再现本发明”为要求，涉案专利的说明书中应当记载有多个实施例，必要时还应当有适当数量的对比例，以满足充分公开的要求。

此时需要首先判断涉案专利中是否满足此要求，如果不满足，则可以合理怀疑该公式属于第二种情况：发明人只是在现有公式的基础上，限定了个别参数的取值，通过这些参数对现有的公式进行了“包装”。如果属于这种情况，说明书中通常可以找到关于公式出处的蛛丝马迹，可以特别留意说明书中关于公式来源的一些关键字，这些关键字可能会使检索事半功倍。
扩大检索范围

当合理怀疑权利要求中公式为现有公式时，可以将检索范围扩大至非专利文献的检索中，例如对教科书、论文的检索。这类证据中往往侧重对原理的说明，即使不能作为无效证据使用，依然有利于无效检索中加深对于技术方案的理解。
多角度说理

通常公式、参数限定的权利要求，应当重点考量“意想不到的技术效果”的取得与否，而说明书中，应当对此作出说明，以表明涉案专利的实质技术贡献之所在。如果说明书中缺失这部分记载，可以考虑在无效请求理由中提出涉案专利存在说明书公开不充分的理由，以及权利要求存在得不到说明书支持的理由等。

虽然，基于这类理由直接宣告涉案专利无效难度较大，但是，如果说明书中未对公式如何使得技术方案取得意想不到技术效果进行详尽且合理的说明，公式本身对于创造性的贡献可能会被合理怀疑，这无疑也有利于无效请求人一方。

案件代理人员简介：

贺才杰

专利代理师

深圳大学物理电子专业硕士；擅长专利挖掘布局、专利分析（FTO）、专利无效诉讼、海外维权等，熟悉并实际操作过国内外专利、商标从获权到维权的整个流程，善于利用各种知识产权工具助客户达到其商业目的。曾成功帮助杭州骑客科技进行专利挖掘布局形成专利池、海内外维权及无效，将其专利池打造成公司最重要的资产，海外许可费达上亿元人民币。