ACIP原创 | 从日韩修法引入同意书制度，浅析海外同意书运用

作  者：刘琴 华进解决方案中心

2024年4月1日和2024年5月1日，是日韩两国修订商标法，引入同意书（Letter of Consent，以下简称LOC）制度并正式实施的日期。自此，在日本和韩国，商标所有人在商标申请遭遇近似驳回时，又有了新的解决方案。

当下，对于同意书制度的接受程度，日韩两国的态度趋于开放。而在除日韩以外的其他海外国家/地区，LOC的运用情况是怎样呢？是否也能用于商标冲突的问题呢？笔者所在的团队，结合过往处理海外商标驳回复审案件的经验，对此进行了整理。

实践中，同意书制度在海外部分国家已经得到了比较充分的运用。在包括我国在内的绝大部分国家/地区，实行商标注册制度，通过商标申请获得商标专用权，对于商标所有人而言意义重大。但随着各国存量商标数据日趋庞大，在后商标申请遭遇近似驳回的情况也与日俱增。LOC的运用，在一定程度上解决了部分近似驳回的问题。比之非近似抗辩，通过提供同意书来克服驳回，在复审理由书的撰写上也相对简便。

鉴于LOC的运用，更多是针对近似驳回的场景，以下就结合此场景进行探讨。在以欧盟为代表的国家/地区，其商标局（海外各国的商标主管当局名称并不统一，为方便理解，此文统一用商标局代表各国审查商标的部门）不进行“相对理由”审查，不会下发近似驳回。对于商标申请人而言，也无提供LOC的必要。因而下文的重点放在进行“相对理由”审查，并下发近似驳回的国家/地区，讨论同意书制度的运用。

当前海外各国商标局对LOC的态度，依据接受程度由高到低，大致分成三类：倾向于无条件接受LOC的国家；附条件接受LOC的国家；倾向于不接受LOC的国家。LOC在这三类国家的运用情况如何，下文会分类讨论。需声明的是，此分类仅供大家增强对LOC的了解，并未进行科学而严谨的论证。大家在遇到类似问题时，可参考相关信息，具体商标案件建议交给专业的代理人/律师具体分析。

>>> 一、倾向于无条件接受LOC的国家或地区

以欧洲为代表的部分国家，对LOC的接纳度较高。此类情况下，相应国家商标局更倾向于支持商标权是私权。而私权的核心是应充分尊重当事人的自由意志。既然不同的主体明确表示双方商标无冲突，并以LOC或共存协议（co-existence agreements ）的形式递交给商标局，商标局表示接受及认可即可。

商标所有人在此类国家或地区遭遇近似驳回，即可第一时间寻求在先商标权利人的同意，请求其出具同意书（注意，如官方引证多件分属不同主体的在先商标，要分别与不同主体沟通）。在驳回复审的截止日期前，提交在先商标权利人签字的同意书，并附上简要的情况说明书即可克服驳回。LOC通常是在驳回复审或上诉的情况下递交。在极特殊的情况下，申请人在递交新申请的同时，即可一并提交在先商标权利人的同意书，以期更快获得授权，例如土耳其即接受此操作。

>>> 二、附条件接受LOC的国家或地区

不同于倾向于无条件接受LOC的国家，上述国家商标局虽接收（receive）商标同意书，但是否对此最终接受（accept)，则需要结合个案情况进行分析。

针对此类附加一定条件，方可评估是否接纳LOC的国家，我们需要提前了解审查员的评估维度：商标的整体近似度；商品的关联性；是否会引起消费者的混淆和误认，是审查员重点考虑的几个方面。一般情况下，对于相同商品/服务上的相同或高度近似商标，审查员倾向于不接受。非上述情况，那LOC是有较大可能性被审查员接受的。

>>> 三、倾向于不接受LOC的国家或地区

在上表所列国家中，商标所有人如遭遇近似驳回，可尝试将LOC作为额外的论证材料，与驳回复审理由书一并提交。最终，审查员接受与否，取决于复审理由书中的论据是否充分，是否足以说服其接受两商标之共存，不会造成消费者的混淆与误认。因此，在此类国家遭遇近似驳回时，商标所有人要与办案律师紧密沟通，分析过往成功案件中所运用的策略，结合自身情况精心准备复审，从而增加克服驳回的几率。

综上所述，随着越来越多国家接受同意书制度，笔者建议商标所有人在布局海外商标时，提前进行商标检索以评估注册是否存在阻碍。针对检索到的在先商标，商标所有人可以结合LOC的接受情况，提前进行预判并进行相应的准备，以解决重要国家商标确权难的问题。最后，关于LOC的适用，笔者提醒大家注意以下四点：

刘琴自2011年加入华进以来，一直从事商标业务，处理了大量国内外商标确权、维权事务，尤其擅长处理驳回、异议、撤销等疑难及综合性商标评审案件，多次替客户成功取得商标权，也曾代表多个国际知名企业成功进行全球商标转让洽谈等。

经过多年实战经验的积累，对案件有深刻的见解和准确的预测，能够为企业量身定做最优化的商标注册保护方案及策略，提供切实可行的知识产权建议。