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速度mark | 浅论如何提专利分案申请及其使用价值

速度mark | 浅论如何提专利分案申请及其使用价值 华进知识产权
2016-12-02
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导读:总之,申请人可以根据自身的需求选择提出分案申请或要求原申请的优选权提出申请对原申请中保护不周之处进行弥补。


审查指南第一部分第一章第 5.1 中记载,一件专利申请包括两项以上发明的,申请人可以主动提出或者依据审查员的审查意见提出分案申请。


依据审查员的审查意见提出分案申请一般是针对专利申请中存在单一性的缺陷,申请人为了克服单一性的缺陷而提出的分案申请。


对于申请人可以在哪些情况下主动提出分案申请,在专利法、专利法细则及审查指南中并没有明确说明,笔者认为可在以下几种情况下提出分案申请:

1  因技术创新中有多个发明点,原申请(指第一次提出的专利申请)的权利要求布局中选择了其中一个发明点作为独立权利要求,其余的发明点限定在从属权利要求中。记载的其他发明点能构成完整的、独立的技术方案解决新的技术问题,则可以就其他发明点所构成的技术方案提出分案申请。

2  原申请的说明书中记载了与其权利要求中并列的技术方案。可以就并列的技术方案提出分案申请。

3  原申请的说明书中记载了与权利要求中的技术方案完全不相关的技术方案。可以就完全不相关的技术方案提出分案申请。

4  原申请的权利要求中记载了没有单一性的技术方案。

5  原申请收到驳回决定,可对原申请说明书中记载未写入权利要求书中的技术方案提出分案申请。


对于第4种情况可等到审查程序中收到审查意见再行处理。

因分案申请会被当作一个新申请收取各种费用和被审查,申请人主动提出分案申请时,应综合考虑分案申请的经济成本、授权的可能性、授权后价值等。


提分案申请时应注意的几个问题:

1 不能提出分案申请的情况:原申请已被驳回、撤回或视为撤回的,不能提出分案申请。

2 分案申请的递交时间:

 a  最迟在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限届满之前;

 b 审查员已发出驳回决定的原申请,可在收到驳回决定之日起三个月内提分案申请;

 c  在提出复审请求以及对复审决定不服提起行政诉讼期间,可提分案申请。

3 分案申请的申请人与原申请的申请人相同;不同的,应提交有关申请人变更的证明材料。

4  分案申请的发明人也应当是原申请的发明人或者其中的部分成员。

5  分案申请的类别与原申请的类别一致。

6  分案申请应当在请求书中说明原申请的申请号和申请日。

7  对分案申请再次提出分案申请的,应当在原申请的申请号后的括号内写明该分案申请的申请号。

8  分案申请提交的文件包括申请文件、原申请的申请文件副本及原申请中与本分案申请有关的其他文件副本,如优先权文件副本。

9  分案申请的内容不能超过原申请的说明书及权利要求书所记载的内容。分案申请的内容超出原申请记载的范围存在以不符合专利法细则第四十三条第一款的规定被驳回或者后续被无效的风险。

10 分案申请的权利要求的实质范围不能与原申请的权利要求记载的范围相同。分案申请权利要求保护范围与原申请的权利要求保护范围相同存在以不符合专利法第九条被驳回或者后续被无效的风险。


分案申请与要求原申请优先权的专利申请的优劣比较:



1  提交时间

分案申请:在授权通知书之日起两个月期限届满前;

要求优先权的申请:发明或实用新型自申请日起12个月内,外观设计自申请日起6个月内。



2  独立性

分案申请:分案申请提出后不会影响原申请;

要求优先权的申请:原申请若是国内申请,则原申请被视为撤回。



3  官费成本

分案申请:需缴纳一个新申请所需缴纳的各项费用;

要求优先权的申请:除了缴纳要求优先权的费用,原申请和该申请的其他官费只需缴纳一个申请所需的费用。


总之,申请人可以根据自身的需求选择提出分案申请或要求原申请的优选权提出申请对原申请中保护不周之处进行弥补。上述论述仅为笔者的一些愚见,不足之处欢迎指正。



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