漂洋过海 | 美国计算机方法专利申请，看的不止是三性

 与华进知识产权的相逢，永不恨晚！

7月26日，华进孙岩老师在微课堂和大家一起探讨了《如何获得一份计算机程序的发明专利》，学员们收获良多。今天华进王程老师就来和大家分享一下《美国计算机方法专利申请，看的不止是三性》。快搬小板凳坐好，下面可都是满满的干货哦~

在美国，涉及计算机程序的发明申请和商业方法类发明申请，常常会收到有关主体适格性（Subject Matter Eligibility）的审查意见，即根据美国专利法第101条，审查申请的主题是否属于美国专利保护的法定类别（Statutory Category）。

方法（Process）、机器（Machine）、制品（Manufacture）和物质组成（Composition of Matter）是目前美国专利法规定的4种常见法定类别。值得注意的是，美国的成文法典中没有关于不授权主题的法律规范，更多关于保护客体的规范来自判例法。

对于软件，单纯止于数学方法层面的算法不受专利保护。然而，软件常常具备实用性，解决了具体问题，鉴于此，通过美国专利实践中的一系列判例，确立了对计算机程序中的技术方案、以及软硬件结合的“机器”予以专利保护。

同样，确立商业方法作为专利保护的客体也主要源自一系列判例。目前采用商业秘密、版权和专利权三种形式对商业方法予以知识产权保护。

受判例影响，美国专利商标局（USPTO）对软件/商业方法案件的专利主体适格性的审查实践一直在变化。总的来说，对主体适格性的审查正逐渐变得更为严格，并更接近法院系统。

以下从审查的角度判断一件申请是否符合美国专利法的主体适格性要求：

*主体适格性判断的一般流程图

步骤1，判断权利要求是否是四种法定类别，即方法、机器、制品或物质组成。若均不涉及，则直接判定权利要求不符合主体适格性要求；若涉及其中任何一种法定类别，则进行步骤2的判断。

步骤2分为两步。步骤2A，判断权利要求是否针对司法确立的例外事项（Judicially Recognized Exceptions），例如，是否针对的是自然规律、自然现象或抽象概念。若其针对的并非这些例外事项，则判定权利要求符合主体适格性要求；否则，进行步骤2B，判断权利要求是否叙述了显著多于例外事项的内容。相应地，若“显著多于”，则判定权利要求符合主体适格性要求；否则，判定权利要求不符合主体适格性要求。

现今，越来越多的软件/商业方法类发明的权利要求被审查员认为属于“抽象概念”（Abstract Idea）且没有叙述“显著多于”该抽象概念的内容，从而以此为由发出根据101条的驳回意见。这甚至取代了早年常见的认为权利要求的主题为“非法定主题”的审查意见，成为当前大多数软件类发明极易遭遇的驳回理由。

下列主题常常被认为属于“抽象概念”这类例外事项：

“显著多于”，是指权利要求是否有任何部分叙述了远超例外事项的内容。如有下列情况，则认为权利要求是“ 显著多于”例外事项的：

在实践中，即使是不明显属于以上的例外事项、且是利用计算机完成的计算机方法，也有可能被认定为属于抽象概念。并且，在审查过程中，随时可能在某一次审查意见通知书中包含这类审查意见：即使审查员在之前的审查中一直未发出101条驳回意见，其在后续的审查过程中也可能根据新近判例转而发出该类审查意见。对此，在实践中，需要关注新近案例和官方发布的一些最新指导，以便有策略地答复此类审查意见，同时，有必要在撰写申请时便布局谋篇，尽量避免可能存在的主体适格性缺陷。

首先，在撰写软件/商业方法类发明时，可以在说明书中使用“显著多于”的表述，并尽量使权利要求反映出“显著多于”；其次，在不明显缩小权利要求范围的情况下，尽量突出对权利要求的限缩。此外，若权利要求中有术语或方式，则可以提供关于应当如何解释该术语或方式的指引，以使得本领域技术人员能够对该权利要求的界限予以合理的确定。

在答复有关101条驳回意见时，一般认为，以下所列的过去常用的权利要求修改方式现已不再适用。

1、将计算机存储介质限定为“非暂态性的”（non-volatile），例如：

一种非暂态性机读介质，

……

2、采用“处理器+存储器中的指令”的模式，例如：

系统，包括：

处理器，其与一存储器通信，该存储器具有存储于其中的多组指令，以便：

……

3、增加执行主体，例如：

一种方法，包括：

在服务器系统中接收信号；

由所述服务器系统传输信号；

……

•        Trading Technologies Int’l, Inc. v. CQG, Inc.  权利要求针对的是解决现有技术中既已存在的问题

•        DDR Holdings LLC v. Hotels.com

 权利要求必然地植根于计算机技术

•        SmartFlash LLC v. Apple, Inc.  

 权利要求解决了网络时代的新的、独特的问题

•        Fairfield Indus., Inc. v. Wireless Seismic, Inc.  通过增加非传统要素而在概念的基础上确立的权利要求

•        Boar's Head Corp. v. DirectApps Inc.

避免仅简单地叙述计算机响应于输入数据而生成数据的例子  

•        Thales Visionix, Inc. v. U.S. and Elbit Systems of America, LLC

•        避免简单地请求保护一种通用数据采集元件的布置

•        Telebuyer, LLC v. Amazon.com

避免语焉不详，留待旁人去建立必要算法和其他专业编程来实现权利要求的系统

•        McRO, Inc. v. Activision Publishing, Inc.

避免高度概括权利要求，或将发明的创新点写得过于宽泛

此外，还有一些判例给出了审查员在作出101条驳回意见时的审查行为规范指引，这为申请人提供了另一个角度的答辩思路：

•        PNC Bank v. Secure Axcess, LLC

审查员必须提供充分且具备说服力的证据支持，证明权利要求是“基本的经济实践”或是“现代经济体的组成单位”

•        Ex parte Martin A. Urban

审查员必须解释一项权利要求是如何构成抽象概念的

 以下对一个具体案例进行分析。

权利要求涉及一种信息分享方法，包括：导出待分享的信息得到信息导出文件、按照分配的网络地址存储信息导出文件、根据该网络地址生成二维码、向另一设备分享所生成的二维码并由其扫描该二维码从而导入信息。

审查意见指出，这其中的“分享所生成的二维码”和“扫描该二维码从而导入信息”构成了抽象概念；其余的限定，包括导出信息、存储信息导出文件以及生成二维码的步骤均未能使得权利要求显著多于抽象概念，而“分配的网络地址”和“所生成的二维码”等仅仅将前述的抽象概念与其具体的应用环境连接起来，对权利要求的主体适格性并无其它贡献。

申请人在答复时引用了Enfish, LLC v. Microsoft Corp.案，认为“软件能够作出如硬件那样的对计算机技术的非抽象性改进，有时这些改进是可以通过常规的程式作出的”（联邦法院2016）。与Enfish类似，权利要求针对的是“软件中解决问题的方案的一种特定实施方式”，其并非抽象概念。

同时，申请人反驳了审查意见中指出的权利要求1与Content Extraction and Transmission. v. Wells Fargo Bank一案中的权利要求是类似的这一论断（在该案中，美国联邦法院将涉及数据收集、识别和存储的权利要求评价为针对抽象概念），争辩理由是在McRO, Inc. dba Planet Blue v. Bandai Namco Games America Inc.一案中，由计算机执行的同步和动画方法是适格的，故而联邦法院持这样的意见：将权利要求主张的规则合并在计算机执行的方法中，并非是将人工处理自动化，而是对现有技术的改进。申请人进一步争辩了权利要求的方案不是使用计算机来执行已知的人工处理，其并入了新颖的算法，得到了对现有的信息分享技术的改进。

根据美国专利法101条的主体适格与否，是软件/商业方法类发明、尤其是以中国申请为优先权的美国申请在审查过程中常常会遇到的问题。对于有意进入美国的申请，最好在中国专利申请阶段的撰写时便将可能的适格性问题考虑进来。在答复过程中，在确保不产生负面的审查历史或显著缩小权利要求范围的情况下，尽量突出对权利要求的限缩。同时，需要关注和研读美国国内相关判例，以便有策略地进行审查意见的答复，并据此适应性地调整申请阶段的撰写方式，从而尽可能地确保后续审查的顺利进行。