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华进全新专栏：《知识补给站》第 14 期
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作者：姜晓云 国内专利事业部
专利答辩通常是专利授权之前必不可少的一个步骤，一份好的专利答辩文件可以帮助申请人将专利的发明构思准确地传达给审查员，从而可以后续的多次答辩时间，提高专利授权可能性。
对于软件专利答辩来说，代理人一般会收到不具有创造性的审查意见通知书，且由于软件案件没有具体的实物相对照，在答复审查意见通知书的时候，相较于机械和电子领域的案件具有一定的难度，导致许多代理人在接到软件专利答辩时，往往不知道该如何下手，为此，结合以往做过的软件专利答辩，建议代理人可以参考以下方式进行：
软件专利答辩的处理流程
在拿到关于软件案件的审查意见通知书后，为了避免陷入审查员的思路中，其处理流程包括以下几个步骤：
第一，仅需要阅读审查意见通知书中审查的结论性意见部分，以判断本案所涉及的问题是创造性问题、客体问题还是不清楚的问题等，当所涉及的是创造性问题时（该文章主要论述创造性问题），查看审查员所采用的对比文件，如果是中通，则需要判断审查员是否引入新的对比文件等。
第二，阅读本申请的说明书部分，重点阅读背景技术找到技术问题，并阅读具体实施方式部分找到发明构思，即对现有技术的改进之处。
第三，阅读本申请的权利要求书部分，以了解权利要求的架构，独立权利要求所要求保护的范围。
第四，阅读对比文件的说明书部分，并判断其与本申请的不同点，例如领域是否相同、技术问题是否相同、是否公开了本申请对现有技术的贡献点等。
第五，阅读审查意见通知书正文，判断审查员特征对比是否正确、解决的技术问题是否正确、结合启示是否正确、公知常识的判断是否正确等。
第六，结合所确定的本申请的发明构思，判断其与对比文件的区别是否在独立权利要求中体现，如果不能，则对照本申请的说明书部分修改独立权利要求。
第七，根据修改的独立权利要求撰写答复稿件。
独立权利要求的修改
对于软件案件的权利要求的修改，很多代理人不知道要如何修改，添加什么内容，为此，建议代理人按照以下步骤进行处理：
第一，判断本申请的发明构思是否被对比文件公开，如果未被对比文件公开，则判断该发明构思是否已经记载在独立权利要求中，如果没有则将该发明构思添加到独立权利要求1中。
第二，如果发明构思确实已经被对比文件公开，则判断本申请的说明书中是否还存在其他的技术问题，将解决其他技术问题的技术特征添加到独立权利要求中。
其中，重点说明对于发明构思是否已经被对比文件公开，很多代理人在此处犯了想当然的问题，没有对申请文件和对比文件进行仔细的比对，就下结论说对比文件公开了相应的发明构思，此处需要特别注意。对于一个发明构思的形成，发明人一般会基于该发明构思来确定所采用的技术特征，从而形成一个完整的技术方案，不能想当然地认为一个简单的技术特征就不会对发明构思有所影响。
代理人需要站在发明人的角度，坚持沿着发明构思的道路走下去，确定发明人所采用的每一个技术特征对发明构思的作用，当存在某一技术特征对于发明构思的作用是对比文件没有公开的时候，则可以考虑将该技术特征添加到独立权利要求中，并结合发明构思去分析本申请与对比文件的不同。
关于创造性的答复理由
第一，对于代理人来说，创造性的判断方式是一个老生常谈的问题，即审查指南中所给出的三步法，对于软件专利的答辩，我们也是需要坚持采用三步法去论述本申请的创造性，具体可以包括：
（1）确定最接近的现有技术。
（2）首先给出修改后的独立权利要求与最接近的对比文件1的区别技术特征，结合发明构思指出本申请实际解决的技术问题，并通过特征对比的方式论述为什么存在该区别技术特征。
具体地，在进行特征对比的时候，代理人一定要有自信心，坚持沿着发明构思的道路走下去，将自己对于本申请和对比文件的区别点的解读进行重点说明，必要的时候可以将解读部分进行标注，以便于审查员可以重点审查。例如，当本申请与对比文件所解决的技术问题不相同时，则代理人可以从技术问题下手，通过分析技术问题的不同，指出发明构思的不同，进而论述所采用的技术特征和技术特征的作用更不可能相同，以准确地指出本申请与对比文件1的区别。
（3）论述区别技术特征的非显而易见性。
（3.1）审查指南中非显而易见性的论述包含三种情况，该文章重点论述第三种情况，即所述区别技术特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起到的作用于该区别技术特征在本申请所要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起到的作用相同。对于该种情况建议代理人可以从以下几个方面进行考虑：
（3.1.1）技术启示是否成立，即是否存在相反的教导，结合另一份对比文件的发明构思，判断技术手段的作用是否相同，或者代理人可以试着将对比文件进行结合，判断结合所得到的技术方案是否与独立权利要求1的技术方案相同。
（3.1.2）应用场景是否相同，即本申请与对比文件中所涉及到的环境以及环境中的执行主体等是否相同，是否存在不同的执行主体等，其也是根据发明构思的角度去判断执行主体存在的必要性。
（3.1.3）技术问题是否相关联，如果所解决的技术问题不相关，则本领域技术人员则根本不会存在去结合另一份对比文件的动机，其也是站在发明构思的角度去判断的。
（3.2）在论述完另一份对比文件后，代理人还需要注意论述区别技术特征并非公知常识，在实际操作中，该部分很容易漏掉或者是被套路化，从而给客户或审查员很不好的印象，建议代理人可以从发明构思的角度整体论述独立权利要求并非公知常识，其是沿着本申请的发明构思的道路走下去的、解决所提出的技术问题的必不可少的内容。
第二，在论述完修改后的独立权利要求的非显而易见性后，再论述其具有显著的进步，此处可以简洁地进行论述，除非本申请的重点是具有显著的技术效果，该文章中不做重点论述。
小结
代理人在拿到软件案件答辩时，一定要对自己有信心，坚持沿着发明构思的道路走下去，仔细比对，完全可以写出一份质量较好的专利答复文件。
End
编辑/赵蕊
校对/赵蕊
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