标准必要专利之FRAND原则（下篇）

作者：魏宇星，许欣  华进创新事业部

（第一部分请查看上篇链接：标准必要专利之FRAND原则（上篇）)

在摩托罗拉控告微软案和 Innovatio 与思科案的判决书中，二者均参考了修正后的乔治亚-太平洋 15因素，重点基于标准必要专利对标准和产品的贡献来计算许可费，但是在具体计算时存在差异：微软案在确定标准必要专利组合许可费下限时首先计算了专利池对外许可所获得的总许可费，然后根据摩托罗拉在专利池中标准必要专利数量，直接利用数量比例原则来配置许可费，得到摩托罗拉收取的许可费应为每件终端产品0.185美分，之后又考虑专利池成员身份价值，得到下限值为 0.555 美分。

在思科案中，法庭拒绝直接使用专利池中的数量比例原则，采用了 TOP-DOWN 方法。该方法考虑了专利价值的差异，主要依据 “前10%的电子专利（非标准必要）贡献了全部电子价值的 84%”进行计算——在判决时首先评估了 Innovatio 的专利具有中到高度的重要性，位于专利价值的前 10%区间，然后将芯片制造商单位芯片利润 1.8 美元的 84%作为该区间内专利所应获得许可费的总和（约为 1.51 美元），而 Innovatio 拥有 802.11 标准中约 3000 项标准必要专利中的 19 项，据此在前 10%区间内根据数量比例原则确定许可费的分配，得到许可费为每单位芯片 9.56 美分，之后又与微软和摩托罗拉、爱立信与友讯案件中的许可费进行了对比，最终认为是公平、合理、无歧视的许可费。

华为与 IDC 案作为中国“标准必要专利第一案”，在许可费计算方法上较为简单，不够完善，仅仅依据一些影响因素，对比 IDC 曾经向苹果公司和三星公司收取的许可费便确定了 0.0187%的许可费率。

在 CSIRO 与思科案中，Davis 法官利用乔治亚-太平洋 15 因素来决定双方所要求的初始许可费是否合适，逐一考察了不同因素对许可费的影响，最终认为基准许可费无需调整，0.9 到 1.9 美元是合理的假设性双边协商结果。

判决要点如下：

1）在Georgia–Pacific案所确立的用于计算合理许可费的15要素的基础上加以调整，提出确定FRAND许可费率的框架；

2）在确定FRAND许可费率时，考虑专利对于标准的重要性以及专利对于产品的重要性；

3）采用假设性双边谈判的方式，以专利池费率为参考，以最小可销售专利实施单元（SSPPU）为费率基础，确定FRAND许可费率。

关于许可费率的判决要点：

1）可比协议可用于裁定损害赔偿，如果存在一组能够彼此印证的可比协议，那么可以纳入考虑。明显优秀的可比协议可以包含同样相关的不同费率。

2）确定FRAND费率的妥当方法，应当是先基于专利权人拥有的专利组合的价值确定一个基准费率，然后再根据许可范围等因素进行调整。基准费率同样地适用于主要市场参与者和新晋公司。

3）对于情况不同但是地位相近的被许可人，可以给出不同的许可费率，而且给出更低的许可费率并不一定造成“歧视”，除非许可费率之间的区别会扭曲两个被许可人之间的竞争。

4）（本案中的）可比协议都是在不太严谨的基础上协商达成的，因此许可费率不可避免地需要降低一些，以弥补有效性和侵权/必要性问题带来的不确定性。计算全球许可费率是高效的，而按照单个国家计算许可费率是低效的，因此单个国家范围的FRAND费率需要明显提升，例如翻倍。

5）许可费基数将按照已确定的最终用户设备或基础设施设备的已确定净售价的一定比例计算，并在销售发生时付款。在产品属于某种组合产品的一部分而低价销售的情况下，许可费基数应当是已销售的大量等同或基本上等同的产品的价格。

6）被许可人在低费率市场销售的产品销量越高，相当于使得全球混合费率降低，甚至会低于基准费率。

关于禁令的判决要点：

1）FRAND是一种协商的方式，允许双方提供高于真正FRAND费率的初始报价，并为协商留有余地。FRAND条款是有意愿的许可人和被许可人不考虑专利劫持和专利反劫持情况下达成的条款。

2）如果拒绝接受法院裁定的FRAND费率，则法院将签发禁令（实施者/被许可人拒绝接受）或者拒绝签发禁令（专利权人/许可人拒绝接受）。

3）虽然实施者/被许可人没有FRAND承诺，但是实施者/被许可人也需要以FRAND的方式与专利权人展开谈判。

4）其他法院的裁定可以用作有说服力的先例，但是由于在司法过程中达成的许可协议更像法庭设定的条款，所以付费方只能别无选择。因此需要了解得出这些条款的推论过程，并查阅该裁决本身，以判断其是否具有说服力。

5）对于评估专利价值来说，MNPA方法（Unwired Planet提出的计算方法）具有一定的实用性，但是会低估中国专利价值，HPA（Huawei提出的计算方法）方法会明显夸大标准必要专利池中专利的数量。

裁判要点：

1）由于该案中多部件产品中的仅仅一小部分被控侵权，因此，应基于实施专利的最小可销售专利实施单元来计算许可费。

2）确定费率时，应考虑专利对于标准的重要性。

3）基于本案当事人双方所提供的证据，在可比协议、自底而上、自顶而下等方法中选择了自顶而下的方法来计算费率，该方法可以有效地避免许可费堆叠，不依靠其他协议就能实现专利价值分摊，能够实现定量分析，且并非简单基于数量比例来实现价值分摊。

4）基本计算步骤如下：每颗芯片的利润约为1.8美元；相关研究成果表明在电子专利中，重要性居于前10%的专利所具有的的价值占所有相关专利价值的84％，而之前法院已经认定Innovatio的专利均属于重要性居于前10％的专利，因此法院将1.8美元乘以84％，算出每颗芯片应支付1.51美元；在该标准中，重要性居于前10%的专利共有300项，Innovatio持有其中的19项，因此按比例确定Innovatio收取的专利许可费率应为每单位产品9.56美分。

曼海姆州法院在2016年11月17日的一审判决中，驳回了原告的禁令请求，但确定被告有义务赔偿由侵权行为给原告造成的损失，并判令被告提供产品信息和相关账目。判决要点如下：

1）原告在起诉前提供的FRAND许可的书面要约中说明了许可费具体数额及计算方式，但是并未清楚地解释并使得被告能够根据客观条件信服该许可费率是满足FRAND条款的；

2）原告在起诉后给出了其提出的许可费率满足FRAND条款的解释，但是该解释义务应当在诉前履行；

3）在考虑被告是否是有意愿进行许可谈判的潜在被许可人时，应一并考虑被告在起诉后的行为。本案中基于被告在起诉后的行为可以认定被告有谈判意愿。

法院采用了Huawei v. ZTE关于“如何判定SEP持有人的禁令请求是否构成滥用市场地位”所确立的原则，并且特别强调了原告的诉前义务。

本案的争议焦点是禁令的适用问题。对于专利权人三星公司能否获得禁令救济从而将被告苹果公司的涉案商品排除出美国市场的问题，美国国际贸易委员会（ITC）作出了不利于苹果公司的裁决，就在苹果公司的美国市场利益面临重大危机之时，奥巴马政府通过美国贸易代表处（USTR）以维护公共利益为由否决了ITC的裁决，使该案出现重大转折，这也是1987年以来USTR第一次基于公共利益否决ITC做出的关于禁令的决议。

该案是标准必要专利引发337调查的典型案例，对于探析ITC、USTR在授予标准必要专利权人禁令救济问题上的态度，理解公益因素对禁令救济的影响，以及窥测337调查中复杂的政策因素，都有重要的意义。

ITC在终裁中，有以下观点：

1）FRAND承诺本身不能排除侵权裁定；

2）基于合同法分析FRAND条款，Apple未指明合同的基本要素，即，当事人、要约、承诺、对价、和明确的条款；

3）从FRAND条款出发，Apple无法明确判断Samsung应承担的具体的FRAND义务，因而无法判断Samsung是否违反该义务；

4）无法仅凭Samsung对欧洲电信标准协会（ETSI）做出的SEP声明来判定该声明对Samsung施加了FRAND义务及该义务的范围。

在否决ITC终裁时，美国贸易代表处（USTR）引用了美国专利商标局（USPTO）的政策说明，即，对于SEP情形下，专利权人可能滥用其市场权力进行专利劫持，以达到限制竞争、排除竞争或者就其专利获得更高对价的目的。USPTO认为，只有在下述两种情况下，可以考虑禁令：

1）被许可人不能够或者拒绝接受FRAND许可；

2）被许可人超出了专利权人的FRAND许可承诺范围；

3）被许可人超出联邦地区法院管辖范围。

UTSR还建议ITC在审理涉及SEP的案件时应做到：

1）全面、认真地考虑公共利益；

2）主动要求双方提交完整全面的事实记录（必要性、是否存在专利劫持、反劫持）。

裁判要点：

1）标准必要专利权人有义务书面通知侵权，除非能证明实施者明知其侵权。

2）标准必要专利权人有义务提供书面FRAND许可要约。该要约应包括许可协议通常应包括的全部条款，特别是许可费数额及其计算方式。

3）实施者有义务认真回应要约，在拒绝要约时应及时针对性地提供书面反要约，不得拖延或轻忽待之。

4）许可协商不成功时，实施者有权寻求FRAND许可条款的司法或仲裁确定。此时，标准必要专利权人有权要求实施者提供担保或提存保证金。

5）实施者有权在许可协商中质疑专利的有效性和必要性并保留该权利。

6）标准必要专利权人有权要求实施者提供与其过往实施行为相关的账目并请求赔偿。

是否构成滥用支配地位：

1）遵守承诺意味着在寻求纠正措施或提起禁令诉讼之前，若要认定SEP持有人未滥用支配地位——除非证明涉嫌侵权人充分意识到侵权行为——否则SEP持有人必须以书面形式警告涉嫌侵权人，给出理由并且明确说明涉及的SEP及其侵权方式。在任何情况下，SEP持有人向涉嫌侵权人发出按照FRAND条款许可的书面要约，该要约须包括相关行业中的许可的所有条款，尤其是许可费的准确数额及其计算方式。

2）涉嫌侵权人必须以勤勉、认真的方式回应SEP持有人发出的要约。如果涉嫌侵权人没有接受要约，则必须迅速地以书面形式就其不同意的条款向SEP持有人发出合理的反要约。如果侵权人的行为完全是策略上和/或故意拖延的和/或不认真的行为，则请求纠正措施或提起禁令诉讼不会构成滥用支配地位。

3）如果协商没有开始或不成功，且涉嫌侵权人要求由法院或仲裁庭确定FRAND条款，则涉嫌侵权人的行为不能认为是故意拖延或不认真。在这种情况下，SEP持有人要求侵权人提供银行担保以支付许可费，或针对其过去和将来使用SEP的行为在法院或仲裁庭存放备用款是合法的。

4）在FRAND许可协商过程中，如果侵权人要求保留以下权利，即在法庭或仲裁庭上质疑专利有效性、被控的专利技术使用行为以及涉案SEP的必要性属性，则侵权人的行为也不能认为是故意拖延或不认真。

5）SEP持有人提起法律诉讼来要求确保报送账目不构成滥用支配地位。应由成员国法院确保措施是合理、适当。

6）SEP持有人对于过去的使用行为提起损害赔偿要求，用以获得以前专利侵权行为的赔偿，不构成滥用支配地位。

联邦巡回上诉法院评述了当涉案专利属于SEP组合中的一项专利时判定合理许可费的方法。更重要的是，联邦巡回上诉法院反驳了以“本身违法（per se rule）规则”来对待SEP禁令救济的做法，提出即便SEP权利人作出FRAND承诺，也不意味着不能判予禁令，应当基于“eBay四要素”作个案分析，这一思路被后续案例广为沿用。

判决要点：

1）地区法院适用“本身违法规则（per se rule）”，认为对于存在FRAND承诺的标准必要专利不能给予禁令救济，这一点是错误的；

2）在解决受FRAND承诺限制的标准必要专利能否获得禁令救济的问题时，应基于eBay案所确立的框架进行考量，即考虑以下四个要素：①原告是否遭受不可弥补的损害；②金钱损害赔偿等其他救济是否不足以弥补原告遭受的损害；③权衡原告因不颁发禁令遭受的损失和被告因禁令遭受的损失；④颁发禁令是否会损害公共利益。

SEP许可费率统计表

作者：魏宇星

武汉大学电子与信息工程专业硕士。华进创新事业部高级经理。

在互联网、通信、AI等领域的全球专利申请、挖掘与布局；高价值专利包锤炼与评审；诉讼级专利挖掘；标准必要专利CC分析；许可谈判；FTO制定；高价值专利跨国交易；海外诉讼支持及大中小型企业专利包管理等方面有丰富经验。曾作为项目负责人针对多起全球顶级专利权人的SEP专利包（200余件）进行CC分析与技术谈判，作为技术支持负责人参与多起US地方法院的诉讼。

作者：许欣

湖北工业大学，电子科学与技术，学士；广东财经大学，法律硕士。2012-2014年在500强企业担任研发工程师一职，2018年7月加入华进工作至今。

擅长多个领域例如电子烟、通信、车联网、风力发电等领域的专利挖掘与布局，标准必要专利CC分析、许可谈判、FTO制定、高价值专利交易、国内诉讼支持；专利稳定性分析、查新检索及监控、杀手级专利挖掘、知识产权尽职调查、高价值专利培育。

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