从头文字d商标无效宣告看商品化权益的认定

近期，商标局作出了有关头文字D商标的无效宣告请求裁定书。

申请人株式会社讲谈社于2021年03月31日对被申请人毛铭昊申请注册的第37450904号“头文字D”商标（以下简称“争议商标”）向商标局提出无效宣告请求，商标局现已审理终结。

1. 《头文字D》是由日本漫画家重野秀一创作的漫画作品，1996年，重野秀一与申请人签订协议，约定将与《头文字D》的外语版出版相关的一切处置权委托申请人管理，包含作品名称及角色在内的著作权的二次使用，故申请人有权主张《头文字D》的商品化权。

《头文字D》在争议商标申请注册前已在中国享有很高的知名度，电影的热映进一步提高了该漫画的知名度。争议商标的注册使用易导致相关公众误认为被申请人与申请人之间存在特定关系，损害了申请人对《头文字D》作品名称享有的在先商品化权益。

2. 被申请人抄袭申请人享有在先商品化权的作品名称的行为违反了诚实信用原则，同时，除争议商标外，被申请人还抢注了其他与赛事及汽车改装相关的商标，其注册行为具有不正当性，扰乱了商标注册秩序，违反了《商标法》第四条、第七条、第四十四条第一款的规定。

3. 争议商标的注册使用带有欺骗性，易使相关公众对商品的质量、产地等特点产生误认，进而产生不良社会影响，违反了《商标法》第十条第一款第（七）项的规定。

本案中，由查明事实二、三可知，《头文字D》漫画作品著作权人重野秀一委托申请人处置包含杂志刊登、单行本出版、含本作品名称以及角色著作权的二次使用，故申请人有权对争议商标提出无效宣告申请。

《头文字D》作为漫画作品的名称经推广和宣传已为中国相关公众所熟知，具有较高知名度。该知名度的取得是申请人创造性劳动的结晶，其所带来的商业价值和商业机会也是申请人投入大量劳动和资本所获得的结果。因此，申请人对《头文字D》漫画作品名称可能产生的商品价值享有基于作品名称而产生的作品名称权益。

争议商标“头文字D”与申请人知名漫画名称《头文字D》文字构成完全相同，争议商标指定使用的第14类钥匙圈用小饰物、首饰配件等商品为从事漫画市场的主体开拓商品领域的通常选择之一。在此情况下，争议商标在其核定商品上的注册使用，易使相关公众认为商品来源于申请人或与申请人有密切关联性，进而挤占申请人基于该知名漫画作品名称而享有的市场优势地位和交易机会，对申请人已经获得的作品名称权益造成损害。

因此，争议商标的注册已违反《商标法》第三十二条有关“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。但争议商标不属于《商标法》第十条第一款第（七）项所指情形。也不属于《商标法》第十条第一款第（八）项“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的情形。

在上述裁定中，商标局认可申请人具有商品化权，依据商标法第三十二条规定认定争议商标的申请注册损害了申请人的在先权利，争议商标予以无效宣告。

由此案的审查可以看出，商品化权益亦属于商标法第三十二条规定的“在先权利”的范围。2019年4月24日，北京市高级人民法院发布《商标授权确权行政案件审理指南》中明确了对于“商品化权益”认定的限制。

在认定是否属于“商品化权益”时，应当首先考虑该内容是否可以内容可作为姓名权、肖像权、著作权、一定影响商品（服务）名称等法律明确规定的权利或者利益予以保护。考虑是否除商标法第三十二条“在先权利”之外已无其他条款足以对当事人提供救济的条款。

其次，考虑是否同时具备下列情形：

（1）“保护对象”为作品名称、作品中的角色名称等：该保护对象，应当界定为著作权保护期限内的作品的作品名称、作品中的角色名称等。

（2）在争议商标申请日前，“保护对象”应具有一定知名度：强调了保护对象的知名度是必要条件，也强调了当在实务中，权利人主张侵犯其商品化权益时应当提供其知名度证据，且该知名度应当及予所有受众群体，而非特定受众群体。

（3）争议商标的申请注册人主观上存在恶意：除申请注册人明确知道保护对象外，本情形在另一层面也强调了保护对象的知名度。若知名度较弱，则争议商标的注册人则不会产生“搭便车”等主观恶意。

（4）争议商标标志与“保护对象”相同或者相近似。

（5）争议商标指定使用的商品属于“保护对象”知名度所及的范围，容易导致相关公众误认为其经过“保护对象”利益所有人的许可或者与利益所有人存在特定联系。

由此，商品化权益的认定需要所保护的对象具有一定知名度，且需同时满足上述5种情形，在实务中对于申请人的使用证据和知名度证据有着相对较高的要求，且应当考量争议商标核定使用的商品或者服务与作品及其衍生产品的类似程度。

而这些一般都需要权利人通过一系列的长期的广泛的宣传和使用，所需要的时间成本和经济成本是不会少的。

因此，权利人在前期进行知识产权布局和规划时，应当综合考虑自身的情况，尽可能地做好相对全面的知识产权布局。