如何在撤销程序中提供第35类服务上的有效使用证据,是商标代理业务中常面临的问题。而在第35类服务中,又以第3501群组的“广告”服务、第3502群组的“工商管理辅助业”服务和3503群组的“替他人推销”服务最常见,这其中,相对于3501“广告”等服务和3503“替他人推销”等服务,3502群组的“工商管理辅助业”服务由于涵盖的服务所涉范围广,服务项目描述较为抽象概括,因此在撤销案件实务中的举证难度最高。
针对上述这一问题,需要深入考虑商标注册人的业务特点和系争商标核定使用服务的关联性以决定举证策略,笔者在此结合本人所办理案例,分享一下相关经验:
在(2022)京73行初13737号行政诉讼案中,正理代理原告“义莎精品有限公司”因不服被告国家知识产权局作出的商评字[2022]第0000013549号关于第5075034号“ISA”商标撤销复审决定书,向北京知识产权法院起诉,原告主张复审商标应在第3501群组的“广告;广告代理;公共关系;商业管理辅助;商业信息代理;市场研究”上应被维持注册,并提交了相关使用证据。
“本案中,诉讼程序中的证据7显示原告于指定期间内通过微博、微信公众号等渠道宣传包括EMILIOPUCCI等品牌的他人商品和相关商品促销信息,宣传页面显示使用诉争商标,相关宣传记录有上百条之多,结合行政程序中的证据8、诉讼程序中的证据3、4,原告授权嘉利项目有限公司、深圳前海义莎时装有限公司使用本案诉争商标,以及行政程序中证据8,嘉利项目有限公司作为诉争商标被许可人于指定期间内存在租赁第三方广告位或解除租约的经营行为,诉讼证据6在有赞电商平台线上店进行品牌展示和宣传商品销售信息等事实,在案证据足以认定指定期间内原告在核定使用的‘广告、商业信息代理’服务上对诉争商标存在真实、合法、公开的使用行为。鉴于‘广告、商业信息代理’服务与其他诉争服务在《类似商品和服务区分表》中属于类似服务,故诉争商标的诉争服务上的注册应于维持。”
从上述法院的认定可以看出,法院认为通过微博、微信公众号等渠道宣传他人商品和促销信息、租赁第三方广告位或解除租约等经营行为,以及通过电商平台线上进行品牌展示和宣传产品销售信息,属于在第35类“广告;商业信息代理”服务上有效使用商标的方式。
法院认为前述使用行为是通过线上线下渠道对他人产品和商业信息进行宣传,符合3501群组的“广告”服务的特点,同时法院也认为该等服务所宣传的并非仅仅是他人商品,还宣传了他人的促销信息等各种商业信息,也属于3502群组的“商业信息代理”服务。
从该判例可以看出,“商业信息代理”服务中体现的是服务提供者代理他人向社会公众散布他人的商业信息,为他人的商业经营提供便利,起到商业辅助作用的一种“工商管理辅助”类服务,该服务所涵盖的方面较之“广告”更为广泛,比如“商业信息代理”中所散布的商业信息包含产品促销信息、展销活动时间信息等商业信息,而单纯的“广告”仅仅体现了产品和价格等基础交易信息;“商业信息代理”中包含的“信息代理”蕴含的意思是代理他人发布商业信息,利用自身平台优势和宣传优势给他人产品销售提供便利,强调的是平台优势带来的便利化,而单纯的“广告”服务则在宣传他人产品之外还可能包含提供文案、音乐、美术设计等广告设计本身的服务,对打造“广告”本身提供的各项服务也有所涉及,由此,“商业信息代理”服务和“广告”服务的内容虽有交叉,实现方式也有类似之处,但在细节上仍有一定区别。
虽然3502群组“商业信息代理”服务和3501的“广告”服务仍有所区别,但其存在的相似之处已经能够在商标撤销案件代理中为办案人员提供较为明晰的举证思路,相较于上述案件中复审商标在3502群组上的其他服务“公共关系;商业管理辅助;市场研究”,“商业信息代理”服务明显更为符合商标注册人的业务经营特点,以具体的证据形式呈现出商标注册人提供服务内容的难度也更低,从而成为了本案的突破口。
结合该经验,同时基于《商标审查审理指南》中“商标注册人在核定使用的商品/服务上使用注册商标的,在与该商品/服务相类似的商品/服务上的注册可予以维持”的规定,从降低在潜在的撤销案件中的使用证据提供难度的角度考虑,从事替他人提供产品促销和宣传的商业主体若想在第3502群组上申请注册商标,应当首先考虑选取“商业信息代理”服务项目,再选取其他的类似服务项目。
诚然,并非所有的商业主体都会从事一样的业务,因此,在选取3502群组服务项目时,还需要根据自身企业特点出发,选取符合自身企业经营模式的服务项目。
比如,在第10204381号商标撤销复审决定中,国知局认定商标注册人提交的现场咨询服务合同和相应票据,能够证明复审商标被使用在了“商业管理咨询”服务上,因此,对于以提供咨询服务为主要业务的企业,考虑其主要业务的特点,其搜集相应的咨询合同和咨询费发票的难度较低,因此在3502群组的服务上申请注册商标时,应优先选取“商业管理咨询”等带有“咨询”文字的服务项目;
再比如,在8471904号商标撤销复审决定中,国知局认定商标注册人提交的授权他人开办加盟经营店销售手机产品的《手机加盟经营协议》和提供相应加盟店系统支持的证据,以及被授权主体销售相应手机的合同和发票,能够证明复审商标被使用在了“特许经营的商业管理”服务上,因此,对于以通过与他人签订特许经营合同允许他人有偿使用自身商标的商业模式进行经营的企业,在3502群组的服务上申请注册商标时,应优先选取“特许经营的商业管理”服务项目。
综上分析,为了应对撤销案件中“举证难”的问题,商业主体在3502群组服务上申请注册商标时,应当优先选择与自身企业经营特点最为符合的服务项目,以求在潜在撤销程序中掌握有迹可循的的举证思路,降低举证难度,避免因无法尽到举证责任而丧失商标专用权。
