作者姓名：孙健 孟祥岳
作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心
一、前言
在发明专利的实质审查过程中，当申请人/代理人针对审查员发出的不具备授权前景的第一次审查意见通知书没有进行实质性修改时，审查员根据节约程序的原则会对符合驳回时机的案件，做出一通后直接驳回的决定。然而一通后直接驳回的案件容易出现申请人/代理人和审查员的沟通不够充分的情况，申请人/代理人可能并未真正理解申请被驳回的原因，也容易对不具备授权前景的案件提出复审请求，这样即浪费了申请人的时间和精力，又浪费了国家的行政资源。本文以半导体领域的一件具体专利申请为例，在符合一通后驳回时机的情况下，审查员并没有急于对该申请做出驳回决定，而是从善意审查的角度发出了说理更充分和详细的第二次审查意见通知书，使申请人充分地认识到本案不具备授权可能的原因，促使申请人对该案的授权前景做出正确的判断，最终该案件视撤。该案中审查员的善意审查在一定程度上也促使了申请人/代理人做出善意的回应，使审查员和申请人/代理人互动走向良性的循环。
二、驳回决定、一通后直接驳回条件与缺陷
1、驳回决定
驳回决定是发明专利实质审查中的一种重要的决定，当审查的案件符合《专利法实施细则》第五十三条规定的应予驳回的情形时，审查员做出驳回决定后就在实审阶段否定了专利申请的授权可能，申请人为保障权益只能向专利复审委员会提出复审请求。因此，《专利审查指南》对驳回决定做出了严格的规定，驳回决定中应该遵守三个原则：请求原则、听证原则、程序节约原则。在驳回决定中，请求原则的含义是驳回依据的文本应该正确，应该尊重申请人的努力和通过修改克服缺陷的可能；听证原则是指在驳回决定做出之前，应该将其经实质审查认定申请属于《专利法实施细则》第五十三条规定的应予驳回情形的事实、理由和证据通知申请人，并给申请人至少一次审查意见和/或修改申请文件的机会；程序节约原则是指审查员应该尽量减少通知书的次数、尽早结案[1]。审查员在驳回决定中对上述三原则的遵守具体体现在对驳回时机的把握上。
2、一通后直接驳回的条件
《专利审查指南》中规定驳回决定一般在第二次通知书之后才能做出，但是也规定了一通可驳回的情况，即申请人在第一次通知书指定的期限内未提出有说服力的意见陈述和/或证据，也未对申请文件进行实质性的修改(例如仅改正错别字、更换表述方式)。一种常见的符合一通后直接驳回的情形：
某专利申请，其权利要求书如下:
1、一种制造螺钉的方法，包括 A、B、C。
2、根据权利要求 1 所述的方法，其中还包含 D。
审查员对该申请进行审查后，在一通中分别评述了权利要求 1-2不具备创造性。申请人在答复一通时，删除了原权利要求 1 仅保留权利要求 2。修改后的权利要求如下：
1、一种制造螺钉的方法，包括 A、B、C、D。此时，修改后的权利要求 1 与原权利要求 2 的方案实质上相同，且审查员在第一次审查意见通知书已将驳回所针对的所有事实、证据和理由告知过申请人且申请人没有答复或答复意见不成立。
3、一通后直接驳回的缺陷
在一通后直接驳回的案件，驳回通知书中会使用第一次审查意见通知书中的事实、理由、证据对权利要求进行评述，即一通后的驳回决定只是对第一次审查意见通知书的重复，审查员与申请人的沟通并不充分，申请人并不一定能够认同审查员的驳回理由，但是此时审查员与申请人沟通的大门已经被审查员主动关闭，申请人只能通过请求复审来维护自身的权益。
三、相关案例及其分析
在申请号为 201010562002.1，发明名称为“吸气式太阳能电池层压件返修工作台”的案件中，发明涉及一种太阳能电池层压件生产过程中维修工装，特别是一种用于太阳能电池层压件返修的工作台。该案件申请日提交的权利要求书包含了独立权利要求 1 和从属于权利要求 1 的权利要求 2。权利要求 1 和 2 如下所示：
1、一种吸气式太阳能电池层压件返修工作台，其特征是：它包括桌架(1)、桌面板(2)、电控制器(3)、吸盘(4)、真空发生器(5)和真空吸附回路(6)，桌面板(2)固定在桌架(1)上，吸盘(4)均匀地分布在桌面板(2)上，所有吸盘(4)的顶面均处于同一平面内，且高出桌面板(2)的上端面 0.1mm～0.5mm，所述真空吸附回路(6)由减压阀(61)、节流阀(62)、三位三通换向阀(63)、过滤器(64)和真空开关(65)组成，三位三通换向阀(63)的两路进口一路通过减压阀(61)、节流阀(62)与压缩气源相通连，另一路与真空发生器(5)真空出口相连，三位三通换向阀(63)的出口经过滤器(64)和真空开关(65)与吸盘(4)相连。
2、根据权利要求 1 所述吸气式太阳能电池层压件返修工作台，其特征是：所述吸盘(4)由锥体吸杯(41)、固定螺纹段(42)和套管段(43)组成，吸盘(4)靠固定螺纹段(42)固定在桌面板(2)上预先开设的吸盘固定孔中，锥体吸杯(41)的上口为硅胶环。
针对申请日提交的申请文件，审查员发出了第一次审查意见通知书，使用对比文件 1 和公知常识评述了权利要求 1 和 2 不具备创造性。
第一次审查意见通知书中权利要求 1-2 的评述如下：
权利要求 1 请求保护的是一种吸气式太阳能电池层压件返修工作台，对比文件 1 公开了一种新型的粘接压合装置，该装置可以作为太阳能电池层压件的返修工作台，并具体公开了如下特征（参见说明书第 6 页第 1 段、第 7 页第 1 段及图 2 和图 9）：工作台上方坐周期性转动的转盘，转盘上设置有吸附定位机构，该机构包含有若干个吸盘；由附图 2 可明确地确定吸盘均匀地分布在桌面板上且其顶面处于同一平面内；该定位机构包括若干个穿透网孔组成的网孔阵列，设于网孔底部且与网孔阵列位置对应配合的真空盒及与真空盒管道连接的涡流气泵（涡流气泵相当于权利要求中的真空发生器，与网孔阵列位置对应配合的真空盒与涡流气泵的连接回路相当于权利要求中真空吸附回路），附图 2 明确的公开了权利要求 1 中的桌架和桌面板，桌面板固定在桌架上。权利要求 1 与对比文件 1 相比，其区别技术特征是：
（1）吸盘的顶面高出桌面板的上端面 0.1mm～0.5mm。
（2）真空吸附回路由减压阀、节流阀、三位三通换向阀、过滤器和真空开关组成，三位三通换向阀的两路进口一路通过减压阀、节流阀与压缩气源相通连，另一路与真空发生器真空出口相连，三位三通换向阀的出口经过滤器和真空开关与吸盘相连。
基于区别技术特征（1），可以确定本申请实际解决的技术问题是：如何在桌面板上设置吸附装置。然而，为了保证吸盘的正常使用，吸盘的顶面必须处于一个平面且要高出桌面板的上端，这是本领域的公知常识，但为了使吸附的平面稳定，高出的高度不宜太大，根据吸附平面的实际情况，本领域技术人员通过有限的试验获得 0.1mm～0.5mm的高度不需要付出创造性的劳动。
基于区别技术特征（2）可以确定该本申请实际解决的技术问题是：确定了真空吸附回路的结构。然而该结构是本领域的公知常识（参见《液压与气动2009，马廉洁主编，第 6 章图 11-7）。因此，在对比文件 1 的基础上结合本域的公知常识得出该权利要求所要求保护的技术方案，对本领域的技术人员来说显而易见的，因此该权利要求所要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备创造性。
权利要求 2 对权利要求 1 进行了进一步的限定。对比文件 1 还公开了（参见说明书第 7 页第 1 段及图 9）吸盘的上端具有锥体吸杯，锥体吸杯的上口为硅胶环，吸盘下端部具有套管段，吸盘固定在桌面上预先开设固定孔中。此外，为了使吸盘稳定地固定于桌面上，在吸盘中段设置螺纹段，通过螺纹固定是本领域的惯用技术手段。因此在其引用的权利要求没有创造性的基础上，该权利要求请求保护的技术方案不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。
同时审查员还认为该申请说明书中也不具备可授予专利权的内容，本申请不具备授权前景。申请人针对第一次审查意见通知书删除权利要求 1，将权利要求2 作为新的独立权利要求 1，并陈述了新的权利要求 1 即原权利要求2 具备创造性的理由：本发明权利要求 1 与对比文件 1 的主要区别技术特征：（1）本发明是太阳能电池层压件返修工作台，而对比文件 1 是粘接压合装置，返修工作台相比粘接压合装置需要克服撕去背膜所用的力。
因此，本申请的太阳能电池层压件返修工作台与对比文件 1 的粘接压合装置工作状态是不同的。若要将对比文件 1 的粘接压合装置用于太阳能电池层压件返修工作台还需要做出很大的改进，是需要付出创造性劳动。（2）吸盘高出桌面板上端面 0.1~0.5mm。这样设置能够有效避免由于层压片表面不平整而造成的贴合不牢的缺陷，且避免了层压件的磨损损坏，能够大大提高工作台与层压件之间的吸附力，能够克服撕去背膜所用的力，满足太阳能电池层压件返修工作台的要求。吸盘高出桌面板的设置方式不是本领域的常规技术手段。申请人针对第一次审查意见通知书并没有做出实质性修改，技术方案并没有实质上的改变，在答复意见中仅仅对对比文件 1 的技术领域和吸盘的设置这一公知常识提出质疑。首先申请人对技术领域的质疑是不成立的。其次，本案中申请人虽然质疑“吸盘的设置”这一公知常识“没有说服力”。但是该公知常识属于根据日常生活经验能得到的客观事实，不需要审查员进行举证。本案属于无需举证就能认定该区别特征为公知常识的情况,审查员在第一次审查意见通知书也已详细地说明了公知常识的理由,审查员可以不提供公知常识性的证据,而直接以一通的意见为由驳回该申请。因此本案符合一通后驳回的条件和时机。
四、一通后符合驳回时机时的善意审查
善意审查是审查员职业道德的基本要求。善意审查是一种站在发明人角度的审查，审查员应该充分的尊重发明人的智慧劳动成果，对可授予专利权的发明授予稳定的、保护范围恰当的权利；对不具备授权可能的专利申请，审查员必须使申请人清楚地明白其不备授权可能的具体理由，尽量避免申请人由于对驳回理由的认识不到位，而错误地做出请求复审的决定，浪费申请人的资金与精力。特别是对于因不具备创造性而被驳回的案件，使申请人充分地认识到其发明高度不高的具体理由是十分必要的。
因此，一通后符合驳回时机的善意审查，具体体现为审查员做出驳回决定前应该使申请人根据前次通知书中已经告知过的事实、理由、证据能充分地认识到该申请即将被驳回，若根据第一次审查意见通知书，申请人对案件的一通后直接驳回没有预期，那么审查员应该慎重做出驳回决定。此时审查员可以针对申请人的质疑发出第二次审查意见通知书以消除申请人的疑问，给予申请人再次申辩的机会，以达到和申请人充分沟通的目的。
在本案件中，申请人针对第一次审查意见通知书删除权 1，将权利要求 2 作为新的独立权利要求 1，并对对比文件 1 的技术领域和公知常识提出了质疑。审查员认为本案中申请人基于第一次审查意见通知书并没有充分的理解本案不具备授权可能的理由，若此时驳回申请人对审查员的驳回理由仍存有疑问，申请人只能通过请求复审来来维护自身权益。为了尽可能的维护申请人的利益，本案审查员在符合一通后驳回条件的情况下，发出了第二次审查意见通知书。在第二次审查意见通知书中审查员针对申请人质疑的技术领域和公知常识又进行了充分的说理如下：
1、虽然对比文件 1 公开的是一种粘接压合装置，但是该装置的桌面上具有和本申请相同的吸盘机构，该吸盘机构可以对底料施加了向下的吸附力，将该具有向下吸附力的装置用于太阳能电池层压件的返修，这对本领域技术人员来说是显而易见的。
2、当吸盘上设置吸附物提供向下的吸附力时，由于吸附物自身的重量，会向下压迫吸盘，因为使吸盘高出桌面一定距离，预留出吸盘受到向下压迫时的容置空间，这是本领领域的惯用技术手段。容置空间的设置，也可以避免层压片表面不平整而造成的贴合不牢的缺陷。 审查员发出第二次审查意见通知书后本案视撤。
五、结论
笔者认为一通后符合驳回时机并不意味着此时这审查员一定要驳回，审查员应该根据实际情况，考虑驳回决定前否已经和申请人代理人进行了充分的沟通和交流，该驳回决定是否能使申请人信服。
总之从善意审查的角度一通后审查员不要急于关闭和申请人的沟通之门，应该谨慎做出一通后直接驳回的决定，可以针对申请人质疑发出第二次审查意见通知书，充分的尊重申请人的答复，促使申请人正确的认识其发明的授权前景。本案中审查员的善意审查在一定程度上也促使了申请人/代理人做出善意的回应，使审查员和申请人/代理人互动走向良性的循环。
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