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非诉中商标转让法律风险防范

非诉中商标转让法律风险防范 紫藤知识产权
2021-05-31
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导读：非诉中商标转让法律风险防范

引言：笔者于2021年5月21日参与南京理工大学知识产权学院主办的“注册商标、企业名称与老字号问题研究”，与江苏省高级人民法院法官、大学教授、学者、以及律师同仁们通过正反方角度解析（2018）苏民终582号、（2018）苏民终583号案例引发商标转让系列思考，笔者认为诉讼案例对非诉法律风险规避有指导意义，彼此在市场化环境中相辅相成，本文笔者借研讨会中发言的“非诉中商标转让法律风险防范”观点与同行分享探讨。

商业模式中商标转让场景


（1）商业运营者不愿意等待漫长的商标注册周期，国家知识产权局发布的《2020年国家知识产权局年报》中显示商标注册平均审查周期从法定审限9个月缩短至4个月。从笔者2013年从事知识产权行业的经验来看，早期商标注册平均审查周期在10-12个月，近些年通过国家知识产权局不断提速，周期有了明显压缩。但上述情况并不包括商标公告三个月的异议期限，若在公告期间被他人提出异议，审查期限也将被相应拉更长，目前异议平均审查周期已经压缩至14个月。

此外，商标注册存在很大被驳回的风险，尽管大多情况我们会在商标注册前，对拟注册商标进行检索，判断注册成功前景，但国家知识产权局官网公示数据存在滞后性，未必检索齐全。另外，在判断是否与在先注册商标构成近似时，即便有《商标审查及审理标准》指引，但不同审查员仍会因主观因素导致判断标准并不唯一。在此情形下，若商业运营者特别想要注册的类别和项目被驳回将会严重影响商业发展计划，因此采取寻找合适类别、项目的已注册商标，以商标转让的方式可以有效规避上述时间成本和驳回风险。

（2）商业运营者想要注册的商标，经过商标检索后发现已经被他人注册，但又特别希望以该商标作为自身今后发展的品牌，此时也会考虑以商标转让的方式直接获得已注册商标。

商业运营者针对他人已经经营的有一定影响力品牌进行收购，意图继续发展该品牌在某个区域的商业影响力，如安踏收购了斐乐FILA、李宁收购Clarks、三胞集团收购Brookstone及Hamleys等。

商业运营者想要注册的商标，被驳回或者部分驳回，为了能够顺利重新注册成功，需要收购引证商标，排除注册障碍。

商标转让前应核实商标权属稳定性

作为商标受让方，无论是上述哪一种商标转让场景，亦或是其他原因，笔者建议都要严谨应对，一方面避免法律风险，一方面作为议价考量因素。

转让方系商标权人，提前了解商标注册信息、法律状态、缴费信息、商标注册地域

转让方系商标权人：商标转让最好能够直接和商标权人或者商标权人授权的代表沟通，避免过多的中间商赚取差价，或者哄抬市价。国家知识产权局官网上均会公示最新的商标权人信息。若商标权人是企业，可以通过企查查、爱企查等网站查询公司股东和法定代表人信息；若商标权人是个人，需要商标权人提供其申请资料和商标注册证以便核实身份，商标注册证上会显示个人身份证号码。

商标注册信息：指商标注册类别和项目，该信息也可以登陆国家知识产权局官网查询，充分确认注册商标是否完全覆盖受让方的商业运营范围，避免遗漏，造成转让的重大误解，此时建议咨询专业的知识产权代理机构避免法律风险。

法律状态：指明确商标是否显示已注册，以及查看商标流程判断目前是否有已经发生或者进行中的法律纠纷，如被撤销、被无效的情形。同时让商标权人提供商标注册证核实，以上信息国家知识产权局官网均有公示。

缴费信息：指商标一旦注册后，每十年需要续展一次，在保护期限届满前应续展该注册商标，若拟受让商标即将面临专用期限届满，需要商标权人提供续展缴费凭证证明该商标将持续有效。

商标注册地域：商标注册具有地域性特点，若商业运营者的产品或服务存在跨国别的需求，那么不仅要考虑国内商标转让，也要考虑其他目标国的商标注册情况，便于提前规划商标转让事宜。

注册商标有无权利负担，如签订转让、许可（普通、排他和独占）合同，质押等情形

该类信息在实务中依赖于商标权人的诚实披露，尽管《商标法》第43条中规定了商标许可备案制度，如果严格进行备案的商标许可行为，国家知识产权局将针对备案情形公示。《国家知识产权局关于《注册商标专用权质押登记程序规定》的公告（第358号）》也规范了商标质押登记流程，国家知识产权局对注册商标质权登记的相关信息进行公告，但实务中商标许可合同备案行为落实的情形并不多，这给商标转让后埋藏了法律风险。商标权质押由于涉及金融领域，而金融领域的风险防控意识普遍比较高，因此，办理质押登记的意识相对也会高些，容易被检索获知质押信息，提前获知法律风险。一标二卖的情形虽然不多，但也不得不提前防范，建议在商标转让合同中通过增加违约金条款为受让方争取法律风险补偿。

商标有无已经发生或者正在进行中的法律纠纷，如被发送律师函、被无效、被撤销、被起诉侵权等

法律纠纷可以通过检索司法判例（中国裁判文书网），或者登陆国家知识产权局官网查询商标流程获知，更有赖于商标权人的诚实披露，若商标权人告知不存在上述法律纠纷，建议在商标转让合同中要求转让方承诺商标无任何已经发生或者正在发生的法律风险，并增加违约金条款或者对造成的实际损害承担法律责任加以约束。

商标使用资料，包括核实使用主体、使用方式、使用期限、使用范围等

若拟转让注册商标已经在公开渠道查询到存在使用情形，需要让商标权人披露商标实际使用的资料，充分了解该商标目前的商业运营状态。如果是商标权人自行使用，建议其披露使用商标的场景，有无对外宣传，宣传方式等。如果是许可他人使用的，需要了解许可合同签订版内容，预测该许可合同对受让人的商业运营造成何种影响，以及商标转让后如何管理的问题。建议在商标转让前均应一并考虑，否则商标转让合同履行完毕后，再去解决将会造成无穷无尽的麻烦。

商标是否存在近似商标

尽管拟转让的注册商标法律状态是有效的，但也不能保证其没有被无效的法律风险，建议受让方提前做好近似商标检索和风险评估，对明显抢注或者傍名牌的注册商标，转让后将存在非常大的法律风险，千万不要竹篮打水一场空。

商标转让前商标承载的商誉调查

要求商标权人提供商标转让前的宣传资料（包括合作协议原件、支付凭证以及宣传载体）

若拟转让的注册商标在转让前存在使用的情形，建议充分收集其使用证据，一方面是了解转让前注册商标是否规范使用，另一方面是为商标转让后若发生法律纠纷提供相应证据。

要求商标权人提供商标转让前的所有荣誉（包括但不限于国家、省、市、区政府机关以及行业协会颁布的荣誉，例如驰名商标、著名商标证明文件、“中华老字号”）

若拟转让的注册商标已经具备一定影响力，导致其转让价款高于普通注册商标，品牌溢价部分应当要求商标权人充分证明，便于受让人后续继续维护品牌并将之发扬光大。

不正当竞争法律风险规避

（1）建议商标转让前调查转让方有无关联公司登记、使用与商标相同或者近似的字号，若发生字号相对于拟转让的注册商标属于在先权利的情形，建议在转让协议中要求其更名。即便字号相对于拟转让的注册商标属于在后登记的情形，也建议在转让协议中要求其不得进行商标性使用，或者让其更名彻底解决法律风险。若调查无上述情形，也建议在商标转让合同中让转让方承诺无上述情形，并约定违约金或者对造成实际损害承担法律责任等，提前规避转让后潜在的不正当竞争法律风险。

（2）若拟转让的注册商标曾经被评为“中华老字号”等荣誉，应当提前考虑荣誉承继方式或者重新申请条件，以及需要转让方配合的相关义务，或禁止转让方在转让后继续使用该荣誉，并约定违约金或者对造成实际损害承担法律责任等，提前规避转让后潜在的不正当竞争法律风险。

该法律风险启发来源于（2018）苏民终582号案例，该案的判决结果是原被告双方都无法继续使用“中华老字号”。站在商业角度，原告并没有完全赢得这场官司，是双输结果。研讨会现场有律师同仁提议为何双方不能努力和解共同经营“中华老字号”达到共赢的局面，由于我们不是该案的双方当事人，无法了解该案背后的故事，但裁判结果明显是涉案“中华老字号”落幕的唏嘘。

综上是笔者对非诉中商标转让法律风险防范的总结和思考，也希望在今后的实务工作中不断完善，以此抛砖引玉与法律人共同讨论进步。


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