洞察 | 热门管辖区的禁令规则分析（一）——巴西禁令风险的中国企业应对策略

2023年12月15日，巴西里约热内卢法院针对DivX诉Netflix案作出一审实体判决，Netflix不仅遭受了巴西在信息通信技术（Information and Communications Technology，简称ICT）领域的首个永久禁令，还因未遵守临时禁令而被责令支付400万美元的罚款及其他法律费用，这一结果更加强化了里约热内卢法院对专利权人释放出的利好信号。巴西作为以禁令闻名的管辖区，已成为专利侵权纠纷解决的战略武器，提前进行巴西禁令规则的了解与布局，对中国企业海外市场的法律风险防范具有重要意义。

巴西禁令依照颁发的程序阶段不同，分为临时禁令（Preliminary Injunction）与永久禁令（Permanent Injunction），其中，临时禁令是指法官在诉讼过程中、作出判决之前，为避免侵权行为导致不可挽回或难以救济的损失，经申请人申请而给予被申请人一定范围内停止侵权行为的暂时性行为禁令；永久禁令则是指法官经过实质审理、在确认侵权行为存在后才决定颁发的正式禁令。

值得注意的是，巴西工业产权法中并未对标准必要专利（Standard Essential Patent，SEP）和普通专利的保护进行区分，在颁发禁令时无需考虑SEP的特殊性，甚至不要求专利权人和实施者在提起专利侵权诉讼前进行事先的许可协商或侵权通知。事实上，法官在实际审判过程中也是如此实践的，并未发展出完善的SEP裁判标准，因而导致巴西SEP诉讼整体上规则不明、法官自由裁量权较大，有众多SEP权利人获得临时禁令的在先案例，成为专利权人考虑行权的优选管辖。

禁令本质上在于停止被申请人的侵权行为，法院在确定禁令范围时会考虑案件的具体情况，要求被申请人停止包括生产、销售、许诺销售等在内的多种行为，还可能会指向特定的专利技术或侵权产品。因此，禁令的“个案效力”意味着禁令的范围直接取决于法官对禁令内容的书写，而文字用语有时会存在多种解释的可能与空间，企业在遭遇临时禁令时并不必然只能处于中止市场销售的被动地位。

例如，法官要求被申请人停止实施侵权专利技术（Prevent from implementing patented technology）的书写方式就不同于法官明确要求被申请人停止销售某件侵权产品（Prevent commercialization of the infringing product X），被申请人完全可以通过“产品未使用涉诉专利技术”进行抗辩，暂时减缓禁令带来的市场风险。

此外，巴西法院往往还会在颁发禁令的同时，对被申请人违反禁令的行为处以一定数额的罚金，与禁令范围一样，罚金数额也是个案认定，且因法院、法官的不同存在较大不确定性与差异性。2023年2月，里约热内卢法院根据Nokia的申请，针对OPPO的Reno7、A77、A57等产品颁发临时禁令，并处以每日罚金BRL 10,000（约1,954美元），但同年11月，在Ericsson v. Lenovo案中，同为里约热内卢法院颁发的禁令，却只对联想和摩托罗拉裁决了每日BRL 100（约20美元）的罚金。这样悬殊的罚金数额将直接影响企业的禁令应对决策。

《巴西工业产权法》第209条第1款明确规定了诉讼中临时禁令的颁发程序：

专利权人在提起诉讼时，可以同时请求法院裁定颁发临时禁令和永久禁令，法院将依据原告请求在诉讼过程中决定是否颁发临时禁令，这一程序往往需要一到两周时间，但并非绝对，在原告能够有效举证的情况下，法院很有可能在24小时之内作出决定，Nokia就曾在提起诉讼后第二天即拿到了针对OPPO的临时禁令。

此外，如上述规定所示，巴西临时禁令是单方（ex parte）禁令，被申请人在整个临时禁令请求的审理程序中没有答辩机会，将在法院单方面作出决定后直接收到送达的通知，除非法官存在顾虑、认为有需要原告提供担保的必要，或禁令内容明确载明另外的生效时间，该临时禁令将在送达之日起生效，被申请人需要立即停止侵权行为或作出应对。

与大多数国家相同，巴西临时禁令的颁发需要依赖原告对侵权行为（Likelihood of infringement）以及是否存在不可挽回或难以修补的损失（Irreparable damages or damages that would be difficult to recover）的举证。有鉴于此，针对SEP而言，专利的必要性（Essentiality）便是法院在作出是否颁发禁令时的一重要考量，例如，在Dolby v. TCL案中，法院就通过专家鉴定（expert examination）程序确认了杜比HEVC专利的必要性，并由此强化了作出初步禁令的决定。

需要强调的是，巴西法院很少考虑禁令实施对标准实施、市场竞争等方面带来的特殊影响，而只将SEP侵权诉讼当作普通的专利侵权诉讼处理，这些禁令合理性限制条件的缺失使得标准实施者在巴西诉讼中往往处于相对不利地位。

由于巴西法官的自由裁量权较大，不同法院、法官在处理专利侵权纠纷时的做法差异很大，最受欢迎的法院如里约热内卢法院颁发临时禁令的可能性就比其他法院要大得多。

目前，圣保罗州法院是巴西唯一专门审理知识产权纠纷的一审法院，而且还是巴西的“商业中心”，很多企业的总部都设在圣保罗，根据巴西诉讼法中的被告住所地管辖规则，圣保罗州法院的专利侵权案件受理数量上远大于其他法院。但由于专利侵权纠纷并不属于专属管辖范围，当事人仍然可以通过销往巴西全国各地的产品寻找合适连接点，在任何一审法院提起诉讼。

当然，当事人在提起诉讼时，也需要充分评估在该州法院获得禁令的速度、可能性。自2019年以来，圣保罗州法院的法官在一审案件中批准了65件临时禁令，驳回157件，整体批准率为29%。相比之下，里约热内卢法院虽然自2019年以来只收到了26件禁令请求，但其批准了其中的16件，批准率高达62%^[1]，这是任何国家和地区都前所未有的。针对巴西不同地区法院对于颁发禁令的难易度不同，紫藤就曾协助客户未雨绸缪，提早选择对于客户有利的法院提起确认之诉，就此降低客户蒙受禁令的可能性。

除此之外，由于巴西法官在SEP诉讼中自由裁量权较大，又整体上缺乏对SEP规则的理解，部分巴西的本地律所对法院及法官的影响力较大，甚至会直接影响临时禁令的颁发决定，需要中国企业谨慎应对。

巴西作为南美洲最大的经济体，已成为越来越多中国企业的活跃市场，其模糊的SEP规则与强硬的禁令风格均意味着中国企业需要以市场思维灵活应对该管辖区潜在的法律风险，以下是紫藤根据过往争议解决经验提供的一些巴西禁令应对建议：

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