原创第165篇 · 视点 | 欧洲专利的权利要求解释与答复选择——G 1/24之后的原案审理与请求修改

在欧洲专利异议上诉案T 0439/22中，争议在于现有技术中卷绕的烟草薄片是否满足权利要求中的“gathered sheet”这一特征：专利权人主张按较窄的通常含义理解，说明书却另有一段可能涵盖卷绕结构的定义。技术上诉委员会为此将法律问题提交扩大上诉委员会裁决，这一程序称为转介（referral），本次编号为G 1/24。原案恢复审理后，委员会又审查了删除该定义的辅助请求，争议由新颖性进一步涉及授权后的保护范围。

本系列前两篇文章《PCT申请进入欧洲阶段——国际检索选择、Rule 161与补充欧洲检索》《欧洲检索意见与首次审查意见——申请文本、权利要求解释与文献比对》分别讨论了进入欧洲的程序选择及审查意见的分析。本篇从引出G 1/24转介的T 0439/22案中的争议用语及说明书定义出发，再对照一件分断装置专利申请的修改，讨论解释与调整请求文本的不同作用。

T 0439/22涉及加热式气溶胶制品专利EP 3 076 804。权利要求1记载气溶胶形成基体（aerosol-forming substrate），其中包含由气溶胶形成材料构成、外有包裹层的薄片；基体在此指用于形成气溶胶的部分。包裹层由导热片构成，用于散热并降低使用者施加火焰而点燃基体的风险。新颖性争议集中于薄片的“gathered”形态：D1中卷绕形成的烟草片，是否满足这一限定。^[1]

按专利权人主张的通常含义，gathered指薄片聚拢后形成多个折叠的三维结构，与平整薄片沿圆周卷绕有别。异议部接受这一理解，认定D1的卷绕结构不满足该特征，驳回异议，异议人随后上诉。该词若要求多个折叠，单纯卷绕即构成区别；若卷绕也被涵盖，这项区别便不复存在。

涉案说明书第[0030]段将sheet界定为长度和宽度均显著大于厚度的层状构件，第[0035]段则定义gathered，以“convoluted, folded, or otherwise compressed or constricted”列举卷曲、折叠或以其他方式压缩、收束等形成方式，并要求沿基本横向于圆柱形杆体纵轴的方向进行。^[1]

委员会结合两个定义判断卷绕薄片是否属于gathered sheet。第[0035]段的前一部分并未把结构限于多个折叠，后一部分加入了形态和方向条件——这一定义既可能纳入通常含义下被排除的卷绕薄片，也会排除不符合这些条件的其他结构。

图1节选自D1的图3，沿用原标号：20为烟草卷，21为烟草片，22为外部包裹件，30为吸嘴；D1第[0018]段记载烟草片呈螺旋卷绕。涉案说明书用于解释权利要求，D1则提供需要比较的现有技术结构。D1未使用gathered一词，并不妨碍判断其薄片是否符合涉案定义。

图1 D1（EP 2 368 449 A1）附图3节选

上诉委员会由此需要解决：权利要求用语单独看来已有清楚含义时，能否不再考虑说明书中较宽的定义？2024年6月24日，委员会将解释问题提交扩大上诉委员会，形成G 1/24。^[3]

2025年6月18日作出的G 1/24确认：权利要求是评价《欧洲专利公约》（EPC）第52至57条可专利性的起点和基础；解释时应始终参照说明书及附图，不以孤立阅读权利要求时发现不清楚或歧义为前提。认定某个用语清楚，本身已经是一项解释判断。关于能否不采用说明书中明确定义的第三项转介问题，扩大上诉委员会认为其已包含在第二项问题之内，无须另行回答，因此认定该问题不予受理。^[4]

原案恢复审理后，专利权人没有放弃通常含义的论证。其意见是，“参照”说明书并不等于自动采用其中某一段定义；权利要求仍处于核心地位，说明书的制造过程及其他记载整体上支持较窄理解。对于第[0035]段，专利权人主张其中部分文字与其余公开不一致，不能让这段文字决定全部解释结果。

G 1/24要求参照说明书，原案仍需确定第[0035]段与其余公开是否相容。专利权人关于该段定义的异议并未因此失去讨论余地，委员会还需结合专利的技术内容及上下文，审查其反对采用该定义的具体理由。^[1][4]

委员会认为，涉案专利第[0063]至[0065]段结合其附图1所述的制造过程，只是得到gathered sheet的一种方式。该实施方式具有示例性质，不能排除其他形成方式，也不足以否定第[0035]段较宽的定义。^[1]在类似答复中援引实施方式时，需要说明它为何能够影响争议用语的含义；仅指出说明书采用了折叠结构，还不足以说明权利要求必然限于这一结构。

专利权人还从防止误点燃的效果提出论证。委员会认为，未见卷绕薄片会妨碍制品降低被火焰点燃倾向的依据，所称误点燃风险也属推测。^[1]这也提示，答复中若借助技术效果支持较窄解释，需要交代该效果与争议特征之间的关系；优选方案体现某种效果，并不足以排除其他结构。

委员会进一步分析D1与定义的对应关系：薄片绕纵轴卷绕时，其横向尺寸受到收束，定义中的卷曲等表述能够包括这种形成方式。委员会还采纳了异议人提交的词典证据，指出convoluted的技术含义之一是coiled，即螺旋卷绕。依此解释，D1的烟草片满足gathered sheet这一特征，主请求的权利要求1缺乏新颖性。^[1]

G 1/25后来明确认同T 0439/22理由2.4所述的整体解释方法（holistic approach），即将权利要求、说明书及附图作为一个整体确定用语含义，而非先孤立确定含义、再决定是否查阅说明书。该决定随后讨论说明书中的定义，并引用T 0439/22理由3.4及6，说明定义中的扩大和限制作用均须考虑。^[5]

答复中引用说明书时，应结合上下文说明所引段落是在解释争议用语，还是仅描述一种实施方式。依赖实施方式排除现有技术，须说明其中的安排为何影响权利要求含义，而非因其出现在说明书中，就将其视为必要条件。

G 1/24公布后，专利权人以2025年7月3日的函件提出辅助请求（auxiliary request），仅删除说明书第[0035]段，权利要求不变，希望去掉支持卷绕结构的定义，使gathered sheet恢复较窄的通常含义。但该段同时包含限制，删除的效果不能只从D1这一种结构来评价。

审查是否将辅助请求纳入审理时，委员会认为，即使按《上诉委员会程序规则》（RPBA）第13(2)条的严格要求判断，G 1/24的转介及裁判也构成特殊情形：解释规则尚未澄清，不能合理期待专利权人更早提出有针对性的辅助请求；提交及时、修改简单直接，也支持纳入。^[1]

第123(3)条异议首次提出于2025年12月11日口头审理，其接纳理由不同：辅助请求当时才获准纳入，该异议直接源于删除定义；异议人已在7月11日函件中表示拟对辅助请求提出异议，特别提及新增内容，并请求在该请求获准纳入后进一步论证。委员会据此依RPBA第13(2)条接纳异议，随后判断删除是否扩大保护范围。^[1]

第123(3)条禁止授权后扩大保护范围。判断删除说明书文字的效果时，比较的是授权文本与拟修改文本分别确定的保护范围，而非权利要求页上有无增删。本案第[0035]段一方面使“卷曲”能够涵盖D1的卷绕形式，另一方面又将薄片形变关联于圆柱形杆体，并要求形变基本横向于其纵轴；这些条件在授权文本中共同发挥解释作用。

专利权人的修改目标与第123(3)条的比较对象并不相同：为与D1形成区别，关注的是删除后卷绕薄片能否被排除；保护范围审查则要考察修改后的范围是否全部落在原授权范围之内。即使对D1所代表的一类结构收窄了范围，也无法抵消对另一类结构的扩大。

删除该段之后，即使按专利权人的主张不再涵盖某种卷绕结构，也可能纳入此前被方向或形态条件排除的结构。委员会特别提到，删除后可考虑非杆状结构，或沿纵向如风琴褶般压缩的薄片。修改后的保护范围因而涵盖原授权文本未覆盖的结构，辅助请求违反第123(3)条。

专利权人曾回应，即使删除第[0035]段，本领域技术人员仍会把所述制品理解为杆状，并把薄片理解为沿横向收束。委员会没有接受：权利要求1既未明示、也未隐含必然要求上述形状和方向的特征。专利权人希望摆脱定义的扩大作用，却仍需证明其限制作用有其他文字依据。^[1]

图2 T 0439/22的程序进展与请求对照；

辅助请求函件日期为2025年7月3日，于次日收到。^[1][4]

2025年12月11日，委员会撤销了该专利。辅助请求获准纳入审理，并不意味着修改符合实体要求。本案不同于第123(2)条与第123(3)条的“不可逃脱陷阱”：问题是删除定义扩大保护范围，而非新增内容超范围、又因无法删除而陷入两难。

对于仍在审查中的申请，第123(3)条尚不适用，但这一比较仍有价值：某一定义若承担了重要限制，授权前就应考虑这些限制是否需要明确写入权利要求；授权后再删除定义，则须审查保护范围是否因此扩大。

解释不足以建立区别时，申请人需考虑将已有公开中的具体条件写入权利要求。分断装置申请EP 20 767 024.1在2022年的答复中就作了这样的修改：面对权利要求1的新颖性异议，申请人加入了触点清洁的控制条件及动作。这里的清洁（clean）涉及去除触点氧化膜，并非液体清洗。^[6][7]

该装置可用于逆变器系统的故障分断。检索意见针对的权利要求1规定两条并联支路：第一支路包括过流自动断开单元及限流单元，第二支路包括受控制器控制的开关，正常时闭合，故障时断开。清洁所需的电压条件和交替开闭动作记载于该套文本的从属权利要求6，并非权利要求1的必要限定。下文以此套文本与2022年6月29日修改文本比较。

欧洲检索意见认为权利要求1缺乏新颖性，并提出清楚性问题：第2.1点要求明确从属权利要求6、9中“清洁第一可控开关单元”的含义，特别是半导体开关中何物需要清洁；第2.2点质疑清洁电路的连接关系。另一方面，第3.5点未在所引文献中找到该清洁电路，第5点对进入欧洲阶段的权利要求10作出附条件评价：连接关系澄清后，该主题可能具有创造性。

申请人并未直接采用意见提示的电路方案。2022年6月29日，申请人提交答复陈述、修改权利要求及标注稿，将从属权利要求6的控制条件与动作并入权利要求1，并将开关类型限制为继电器、接触器或其串并联组合。修改后的权利要求1没有加入意见第5点所提示的清洁电路，而是限定了已有开关的类型及控制方式。该次修改同时删除了修改前的权利要求9、10，二者未作为单独权利要求保留。

表1　2022年6月29日修改所采用的限定及其来源

表中编号取自6月29日标注稿对应的修改前文本，有关记载也见于原始公开文本。修改将电压条件及交替动作写入权利要求1，同时排除了半导体开关，检索意见针对该选项提出的清洁含义疑问，因而不再针对保留的列举选项。

两类修改回应的问题不同：排除半导体开关处理的是该选项下的清楚性疑问，并不当然建立相对于现有技术的区别；新增电压条件与交替动作，则使权利要求1要求控制器具备更具体的控制配置，其专利性需结合文献重新评价。

“alternately open and closed”要求交替断开与闭合，不同于修改前权利要求1的正常闭合、故障断开。仅以“具有清洁功能”概括修改，没有说明动作须在何种电压条件下、针对哪个开关实施。

从覆盖范围看，仅能在故障时断开开关的装置，即使采用相同的两支路结构，也不满足新增限定。对于具有清洁功能的装置，仍需判断其控制器是否被配置为在所述电压条件下，使指定开关交替断开与闭合，而不是仅看装置是否曾进行过一次清洁操作。

原始公开文本中，权利要求6引用权利要求1至5中的任一项，包括列举开关类型的权利要求3；说明书第[0121]段也记载了电压条件及交替动作。修改依据仍须结合保留的组合及删除其他选择后的含义判断，各个特征分别有出处，不等于组合必然有依据。^[7]

案卷于2022年9月2日又有修改，9月30日的Rule 71(3)通知以9月2日文本为基础，并列明审查部门对说明书及权利要求1的修改；因此6月29日文本是本次比较的对象，并非此后拟授权文本的完整版本。^[6]

两个案件的选择前提不同：T 0439/22中双方争论同一术语在整份专利中的含义，专利权人试图通过删除定义改变解释；分断装置案中申请人把已有公开的附加条件并入权利要求1，使其直接参与专利性判断。前者需要说明为何应将D1的卷绕结构排除在争议用语的含义之外，后者需要回答加入的条件及动作有无原始依据、是否为文献所公开。

维持原请求并提出解释意见时，应指出审查意见具体在哪一处理解有误，例如将不同操作归于同一主体，或忽略了某一条件对后续动作的约束，并结合权利要求及上下文论证。如果整体公开不足以支持该解释，而区别又依赖实施例中的附加条件，就需要考虑修改。申请人可在主请求中保留现有文字及有依据的解释，同时提交辅助请求，处理解释未获接受时的异议。各套文本需说明修改内容、对异议的回应及组合依据；上诉阶段还需说明纳入审理的理由。

准备辅助请求时，拟增加的文字应能回应尚未解决的异议。争议若在某项动作是否受特定条件约束，仅增加部件名称，未必能够消除有关控制关系的异议；请求即使层层增加限定，也可能保留同一个缺陷。

不同修改也未必互相包含：两套请求可能分别采用不同的控制方式，各有原始公开依据，但都不是另一套的简单收窄。此时需结合申请人希望保留的保护范围，确定各项请求的审查顺序，并分别说明组合依据及其对异议的回应，不能仅按增加技术特征的多少排序。

分断装置案的修改排除了不具备所述电压触发及交替开闭控制配置的装置，也限制了开关类型。在类似情形下安排主请求与辅助请求，需结合具体限制，判断各套文本能否覆盖希望保护的方案。对于仍可提出分案、且原始公开支持的其他主题，可另行评估分案。

这些案件对首次撰写的提示，是把术语定义和可选组合写准确：定义中的形态、方向条件可能影响未来保护范围，从属项中的条件、动作及组合也应有充分公开。到了答复阶段，才能比较维持原文与提出修改的后果，说明各项选择能够保留的范围。