域外动态||美国法院驳回一起商标纠纷简易判决请求

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近日，美国特拉华州联邦地区法院就“Cinemavault公司诉Gameshow Network”一案作出裁决，驳回了被告提出的简易判决请求。

法官Joel H.Slomsky驳回了Gameshow Network提出的三项核心主张：第一，Cinemavault公司未能持续使用其商标；第二，Cinemavault公司受司法禁止反言原则约束，无权主张混淆可能性；第三，依据用于判断商标混淆的Lapp因素，Cinemavault公司无法证明两争议商标间存在混淆可能性。

案件背景

本案源于Cinemavault公司于2023年1月12日提起的诉讼，其依据《兰哈姆法》主张不正当竞争，并同时提出普通法上的商标侵权之诉。Cinemavault公司成立于2014年，主营业务为收购故事片版权，并通过“流媒体直接播放，或经由次级分销协议间接提供”的方式向公众提供影片。

Gameshow Network是索尼影视电视公司的子公司，于2021年2月推出了以“Cinevault”为商标的免费广告支持型流媒体电视频道。Cinemavault公司随后指控，“Cinevault”商标侵犯了其享有的“Cinemavault”商标权。

Gameshow Network辩称，Cinemavault公司未能确立在先使用商标权，原因在于其“在2020年11月20日前后均未对Cinemavault商标进行实际且持续的使用”——该日期恰为Gameshow Network向美国专利商标局提交“Cinevault”商标意向使用注册申请的时间。Gameshow Network还指出，Cinemavault.com域名注册已于2012年失效，且自2016年起，Cinemavault公司在美国境内未就该商标进行广告宣传，营收也微乎其微。

法院裁判

法院未采纳Gameshow Network关于“持续使用”问题应作出简易判决的主张。Slomsky法官明确指出：“商标权源于使用，而非注册。”法院认定，Cinemavault公司是否“实现了足以构成《兰哈姆法》所指持续使用的市场渗透程度”，存在实质性事实争议。裁决文书显示，Cinemavault公司2021年营收为11456.61美元，2022年为9914.26美元，且该公司通过收取发行影片的版权费以及向流媒体平台转型等方式持续开展业务。法院最终认为，“陪审团完全有可能认定Cinemavault公司对其商标进行了充分的持续使用，从而确立商标权”。

关于司法禁止反言原则，Gameshow Network主张，Cinemavault公司的前身“CinemaVault.com”于2000年曾向美国专利商标局辩称，“Cinemavault.com”商标与“Cinevault”商标之间“不存在混淆的可能性”，因此Cinemavault公司现无权再提出混淆可能性主张。Gameshow Network认为，此前有关两商标在发音、含义及交易渠道上存在差异的陈述，与Cinemavault公司当前的立场存在不可调和的矛盾。

法院同样驳回了该部分的简易判决请求。Slomsky法官认为，Cinemavault公司当前立场与先前陈述是否存在不可调和的矛盾，以及其立场变更是否出于恶意，均存在实质性事实争议。法院解释称，“25年前，前身公司的业务性质与如今Cinemavault公司的业务存在明显差异”。随着科技飞速发展，流媒体服务已取代传统媒介，成为消费者观看影片的主要方式。法院最终认定，Cinemavault公司从企业对企业（B2B）模式向面向消费者模式的转型，足以使其当前立场与前身公司陈述的矛盾得以调和。

此外，Gameshow Network主张其“Cinevault”商标与Cinemavault公司的“Cinemavault”商标存在显著区别，且其面向消费者的流媒体频道与Cinemavault公司此前的销售代理角色并无实质相似性。Cinemavault公司则反驳称，两商标具有相似性，且双方均提供面向消费者的故事片流媒体服务。法院认定，两商标的相似性存在实质性事实争议，指出二者均包含“vault”一词，且在视觉呈现上高度相似，例如均采用深色背景搭配浅色字体。

法院同时承认，“Cinemavault”商标的商业影响力并非最强，但该因素仅是多因素分析中的一项，并非决定性因素。最终，法院认定，在实际混淆证据有无、两商标是否进入相同交易渠道等问题上均存在实质性事实争议，此类争议需由陪审团裁定，因此驳回了简易判决请求。