隆天律丛 | 简述美国发明申请的递交途径、翻译准备及审查程序

一. 在美国进行专利申请的途径

《保护工业产权巴黎公约》，简称为巴黎公约，于1883年签署。依据该公约的规定，申请人在包括我国在内的缔约国递交专利申请（即在先申请）后的一定时间范围内（对于发明和实用新型而言是12个月，外观设计则为6个月），有权向USPTO递交专利申请，并主张享有该在先申请的优先权。

如果发明申请（Utility Patent）的时间超过了12个月的期限但未超过14个月，或者外观申请的时间超过了6个月的期限但未超过8个月，均可以通过递交非故意声明（unintentional）以及缴纳恢复请求费来请求恢复优先权。

《专利合作条约》，简称PCT，于1970年签署。申请人在在先申请递交后的12个月内，可以先向WIPO（World Intellectual Property Organization，世界知识产权组织）递交PCT国际申请，或者直接向WIPO递交PCT首案申请。随后，自该在先申请的申请日（优先权日）起30个月内，申请人可以向USPTO递交专利申请。PCT途径为申请人提供了更为充裕的时间来规划和准备进入美国的专利申请文件。

无论是通过巴黎公约途径还是PCT途径进入美国，若申请人期望避免额外的费用支出，那么申请文本需要符合美国专利法的相关规定。举例来说，权利要求的总项数不得超过20项，独立权利要求的项数不得超过3项，否则会产生权利要求附加费；通常，严禁出现多项引用的情况，以免产生诸如多引多引发的高额权利要求附加费；摘要的字数应控制在150个词以内；说明书的开头部分应该加入“交叉引用”的内容；等等。倘若为PCT国际申请，为了稳妥起见，建议加入PCT公开文本的相关信息，例如PCT公开号、递交时间以及发明名称等。

相较于巴黎公约途径，PCT途径具有以下显著差异。

PCT国际申请具体可分为两个阶段：

• 国际阶段（International Phase）：国际局会对PCT申请进行初步检索并作出可专利性的初步评估。

  
  

• 国家阶段（National Phase）：基于国际阶段的初步评估结果，专利申请人可以根据实际情况对专利申请进行适当的调整和优化，并在30个月的期限届满之前进入美国，必要时可以同时递交修改文本。专利申请人可以充分利用这30个月时间，深入评估外部市场的需求和竞争态势，同时全面分析自身发明创造的优势和不足，从而做出更为科学、合理且契合自身利益的申请策略。

通过PCT途径进入美国，申请人还可以根据自身的需求和实际情况选择371途径（依据35 U.S.C. § 371）或 Bypass途径（Bypass Continuation Route）。

具体地，371途径是PCT申请进入美国的通常途径，而Bypass途径可以理解成以PCT申请为母案提出的CA（Continuation Application，延续案）或CIP（Continuation-in-part Application，部分延续案）。在申请文本的修改方面，通过371途径进入美国的申请需要提交PCT公布文本的英文文件，可以在进入时进行主动修改，但修改不能超出PCT原始公开的范围；而，通过Bypass途径进入美国的申请可以有更大的修改空间，例如加入新的内容，只是该新的内容不能享受PCT的申请日/优先权日；在官费方面，371途径比Bypass途径便宜；在单一性方面，371途径比Bypass途径更为宽松；在加快审查方面，371途径只能选择PPH（Patent Prosecution Highway，专利审查快速通道），但Bypass途径可以选择PPH、Track one（Prioritized Examination，优先审查）、AE（Accelerated Examination，加速程序）等。

二. 翻译文本的准备要点

• 巴黎公约途径进入美国：经申请人确定的拟递交的申请文件。

  
  

• PCT途径进入美国：如前文所述，由于PCT申请在国际阶段已经经过了检索和/或审查，因此翻译的基准文本为国际公布文本。国际公布文本是PCT申请在国际阶段公开的权威版本，具有法律效力和规范性。一般情况下，应以国际公布文本（A1、A2或A3）作为翻译基准。如果仅存在A2和A3两个版本，需要以A3为准。如果在国际阶段对申请文件进行了修改（如根据PCT第19或34条规定进行的修改），可以基于此修改文本作为翻译基准文本与原始公布文本的翻译一起进入美国国家阶段。

实践中，可能会出现时间紧迫需要马上递交申请、或优先权日临近来不及准备英文翻译等情况。在这种情况下，建议申请人先以非英文的原始文件递交申请，后续可以再补交英文翻译文本。以这种方式递交的申请，USPTO通常会下发补正官文，要求递交英文翻译稿，期限为官文发出日起2个月内。需要注意的是，该官文的期限是可以申请延期的，但申请人需按照规定缴纳相应的延期费，最多可延期5个月。

美国专利文件对于法律词汇的应用有着明确而严格的规定。以下仅以几个在实践中经常出现的词汇为例进行说明：

• 权利要求书中的“包括”一般应翻译成“comprise”，属于法律用语，根据美国专利审查指南（MPEP §PEP用语，“Transitional Phrases”）对权利要求中用词的解释“comprise”表示“包含所有列举的组成部分且允许存在未列举的非实质成分”（开放式描述）^[1]。

  
  

  在实践中，“A includes B, C and D”虽然在日常英语中也能表达与comprise同样的含义，但在专利中多用于表达示例性的实例A包括但不限于B, C, D的意思。由于USPTO明确要求权利要求需要使用规范的法律术语，因此“include”通常用在说明书或摘要中。

  
  

  值得关注的是，USPTO认为摘要部分用于让一般公众快速了解本发明的内容，所以要避免使用法律用语，例如“said（所述）”、“means（手段，通常认为是表示功能性限定/功能性特征的词汇）”等不建议在摘要中出现^[2]。

  
  

• 权利要求书中的“其特征在于”，一般翻译成“wherein”。该词汇用于引出整个主句或主句中的技术特征，但并不起到对前序部分与特征部分进行划界的作用。而，权利要求中出现的“其特征在于”具有将发明创造与现有技术进行划界的功效，因此存在自认现有技术的问题，通常不建议出现在权利要求书中。

  
  

• 权利要求中首次引入特征时应使用不定冠词“a/an” 或者直接采用不带冠词的复数形式，以此表明该部件、物质或步骤等元素是首次引入，在前面的权利要求中没有出现过或即使出现过也与前面出现过的不同。对于二次出现的技术特征一般使用定冠词“the”，使用定冠词“the”暗示了其之后的技术特征与已存在该技术特征的在先权利要求的技术方案之间的关联关系。根据MPEP §PEP的技术特征与“Lack of Antecedent Basis”，“the”的使用不当带来的缺乏引用基础而导致权利要求不清楚的情形，当出现因“a/an”和“the”的使用不当引发审查意见时，大多数情况下可容易地通过修改表述来克服，但仍建议在翻译阶段尽早避免该问题。

  
  

• 中文申请文件常使用“本发明”一词，而在美国认为“invention”一词与权利要求联系在一起。如果在说明书中记载本发明如何，言外之意是所叙述的事项是针对权利要求中的方案所进行的，可能会带来对权利要求的不利限定。我国的专利实践中并没有如此严格地用语规定，当前的专利撰写中也没有严格区分“本发明”与“本公开”的差别，建议在翻译阶段，用“disclosure”来替换发明“invention”^[3]。

  
  

• 方法权利要求中动作需用动名词（-ing形式）。因为方法权利保护的是一连串的动作构成的操作过程，这种表达方式能够准确表达操作的动作性，更符合欧美方法权利要求的写法。

  
  

• 说明书中的“能够”或者“会”一般翻译成“may”，涉及技术效果时可以翻译成“can”，而表达可选的其他实施方式或技术元素时可翻译为“may”。

以上仅仅是笔者针对美国专利申请翻译的经验总结。在翻译专利文件时，确保技术内容翻译的准确性和正确性始终是专利文件翻译的核心，在此基础上，如果能够结合以上所述的法律用语规范与表达习惯，将会达到事半功倍的效果。

三. 美国专利申请实质审查阶段的程序运用

专利申请被USPTO受理后，通常需要依次经过形式审查、公开、实质审查等多个环节，然后才会被授权或驳回。下图以图表的方式示出了专利申请递交至授权的大致流程。