隆天律丛 | 关于日本专利制度中的单一性和应对建议

一

日本专利制度中的相关规定

日本特许法第37条规定：关于两项以上的发明，如果通过经济产业省令所规定的技术上的关联而属于满足发明单一性要件的一组发明时，可以通过一件申请书提出专利申请。

日本的单一性的基础概念与其他国家类似，即，一件申请如果是一组发明，各发明之间必须通过一个或多个相同或对应的特定技术特征（Special Technical Feature，STF）发生技术关联，从而形成单一总的发明构思。

关于特定技术特征：明确显示出了相对于现有技术做出了贡献的技术特征。

相应地，非特定技术特征的判定标准如下：

（一）在现有技术中被发现的特征；

（二）相对于现有技术，仅仅是一种公知技术，惯用技术的附加、删除、转换，不产生新的效果的特征；

（三）相对于一篇现有技术仅做了单纯的设计变更的特征。

因此单一性并不是绝对的概念，而是取决于所检索到的现有技术内容的相对概念。

根据以上全部3条判定标准，特定技术特征是具备创造性的特征。然而，在日本专利实践中，通常审查员通过判断一个权项是否具备新颖性来判断是否具有特定技术特征，相应地，笔者也常采用将具备新颖性的特征确定为特定技术特征的方式成功克服单一性问题。

二

单一性的审查逻辑和顺序

在日本的拒绝理由通知书中，在下发单一性的拒绝理由时，审查员通常会展示较为复杂且令人困惑的确定流程，在此笔者将其简要梳理为以下4个核心步骤。

Step 1：判断权利要求1中是否存在特定技术特征；

Step 2：如权利要求1中无特定技术特征，则在引用权利要求1的多个从属权利要求中，从下一个序号最小的从属权利要求（权利要求2）开始，沿着claim tree的一根枝条向下深度遍历，即，判断该从属权利要求，以及引用该从属权利要求的从属权利要求中是否存在特定技术特征；

Step 3：如在Step 2中找到特定技术特征，则将迄今为止已经判断过是否具有特定技术特征的全部权项，以及具有与找到的特定技术特征相同或相对应的特征的权项都作为组A（基于特定技术特征的审查对象确定步骤）；在剩余的尚未审查判断的权项中寻找与已审查的权项具有相同类别发明事项的权项，即，解决的技术问题的关联性高或技术特征的关联性高，且无需追加现有技术检索的权项（基于审查效率的审查对象确定步骤），并将这样的权项加入到组A中。此时，未被加入到组A的权项划归组B，得出组A和组B之间缺乏单一性；

Step 4：如在Step 2中，沿着一根枝条向下遍历到底都未找到特定技术特征，则将迄今为止已经判断过是否具有特定技术特征的全部权项作为组A；在剩余的尚未审查判断的权项中寻找与已审查的权项具有相同类别发明事项的权项，即，解决的技术问题的关联性高或技术特征的关联性高，且无需追加现有技术检索的权项，并将这样的权项加入到组A中。此时，未被加入到组A的权项划归组B，得出组A和组B之间缺乏单一性。

三

单一性问题的应对策略

审查员会在审查了新颖性之后下发单一性的拒绝理由，缺乏单一性的情形通常包含：

（一）权利要求1以及对应的从属权利要求（组A）具备新颖性，具备特定技术特征，但是其他独立权利要求以及对应的从属权利要求（组B）不具有与之相同或相应的特定技术特征。权利要求1和其他独立权利要求之间缺乏单一性。

（二）权利要求1不具备新颖性，不具备特定技术特征，但是某个从属权利要求，例如权利要求3具备新颖性，因此具备特定技术特征，此时以上已经审查过的全部权项以及与之关联性高的权项划归组A，其余权项划归组B。

（三）权利要求1中存在多个并列分支，例如“a或b”，二者之间关联性低，因此，审查员仅对分支a执行了审查，拒绝审查b。此时，a被划归组A，b被划归组B，无论a是否有特定技术特征，a都与b之间缺乏单一性。

针对情形（一），可以被动地删除未被审查的组B，也可以主动地在组B的独权利要求中并入组A的具备新颖性的特征作为特定技术特征，以克服单一性问题；

针对情形（二），可以被动地删除未被审查的组B或将审查员承认的特定技术特征并入独立权利要求，也可以主动地将组A中其他具备新颖性的特征确定为特定技术特征并入独立权利要求，以克服单一性问题；

针对情形（三），可以被动地删除未被审查的组B，或主动争辩独权利要求中除外组A和组B的特征的新颖性并将其作为特定技术特征，以克服单一性问题。

需注意，日本专利实践中不支持SHIFT修改。SHIFT修改，即，以变更特定技术特征为目的的修改。由于审查员在指出组A和组B之间缺乏单一性时，默认了特定技术特征存在于已经审查过的组A中（也适用上述Step 4的不存在特定技术特征的情形），且单一性本身是一种减轻审查员审查负担的制度设计，因此，在审查员明确表示了组A和组B之间缺乏单一性而拒绝审查组B的情况下，申请人将独属于组B的任何特征作为特定技术特征，并争辩其新颖性和创造性的做法，都是有意地与减轻审查员审查负担之目的背道而驰的SHIFT修改，是不被接受的。

鉴于以上日本专利实践中单一性的审查特点，申请人在提出新申请时，关于权利要求项布局可考虑如下建议：

（一）应避免在独立权利要求中撰写多个并列方案，如无法避免，则应减少独立权利要求中并列方案的个数，以减少可能的单一性问题带来的损失；应尽量将并列方案布局在从属权利要求中，从而即使并列方案之间缺乏关联性，也能通过独权利要求的特定技术特征而使各个并列方案之间具单一性；

（二）应避免独立权利要求范围太过宽泛，应至少保证独立权利要求具备新颖性，从而独立权利要求具备特定技术特征，从权利要求之间具备单一性；

（三）按照权项序号从小到大，依次布局重要性从高到低的方案，对于撰写在同一个权项中的多个方案，应按照重要性从高到低依次排列，从而避免审查员先审查了重要性低的方案后，以缺乏单一性为由拒绝审查后续的重要性高的方案而给申请人造成损失。