路浩视点I 公知常识和惯用技术手段的答复思路- 大数跨境

路浩知识产权

2020-12-17

前言

专利审查意见通知书中，经常出现审查员在没有明确证据的情况下，将公知常识、惯用技术手段或者常规选择来结合对比文件评价创造性。《专利审查指南》中关于公知常识的解释：解决技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决技术问题的技术手段。

在答复过程中，如果仅简单说明区别技术特征不属于公知常识，一般情况下审查员不会接受。因此，需要专利代理师在答复审查意见时，通过其它方式来对其进行说明，以使区别技术特征被认定为不属于公知常识。本文将结合相关案例对公知常识等方式的答复思路进行说明。

一、举证说明区别

在答复过程中，对于非公知常识，可以通过举证的方式，向审查员证明在本领域中解决对应技术问题时，采用的技术方案与区别技术特征之间的区别。如果能直接找到解决对应问题的惯用技术手段，明确其与本申请区别，则可以直接说明现有技术中不存在技术启示，由此来证明本申请的创造性。

举证作为最直接最容易想到的方式，在实际操作中需要对相关技术进行大量检索，以确定上述现有技术记载的特征为本领域的惯用技术手段，但一定要注意的是，举证到一个技术特征是公知常识，但并不代表区别特征就不是公知常识，这还需要进行反证或者公知性的否定确认。

另外，如果确定现有技术所记载的技术方案与本申请存在区别，则可以正面论述本申请的区别技术特征不是本领域的公知常识。但在一般情况下，这些检索的现有技术文献很难对技术方案进行统一或大部分统一，因此也就难以确定本领域的公知常识。在这种条件下，则可以进一步论述说明本领域中相关技术特征的有多种方案来实现，但不会采用区别特征对应的方案。通过说明本申请是解决上述问题的一种方案，从而从侧面说明本申请的区别技术特征与现有技术解决对应问题所采用的方案不同。

案例1

★本申请与对比文件的技术方案：

本申请公开了一种隧道仰拱模板（申请号：CN201710108955.2），包括A模板、B模板和C模板。A模板位于B模板上部。A模板的两端分别从B模板的两端延伸形成两个延伸部。

对比文件1（“BIM辅助铁路隧道施工方案可视化设计应用”）仅说明包括A模板、B模板和C模板。其中，A模板位于B模板上。

审查意见通知书指出：本申请权利要求1和对比文件1的区别在于：A模板的两端分别从B模板的两端延伸形成两个延伸部。该区别技术特征根据对比文件1及A模板的本质属性和施工原理，本领域技术人员可直接毫无意义地确定A模板的两端分别从B模板的两端延伸形成第一延伸部和第二延伸部。

★答复思路：

审查意见通知书是以区别技术特征是公知常识的方式来说明本申请不存在创造性，现仅从举证的答复思路来说，结合申请人检索的现有技术，来确定具体的答复方式。

由于对比文件1已经公开了A模板完全位于B模板上的情形。当申请人检索到的现有技术均属于A模板完全位于B模板上的情形时，则可以直接从正面论述本申请的区别技术特征不是本领域的公知常识。当申请人检索到的现有技术中包括A模板从B模板的一端延伸形成延伸部的情形时，则可以从侧面说明本申请的区别技术特征与现有技术解决对应问题所采用的方案不同。明确答复思路后，根据检索到的现有技术，根据具体情况进行答复，说明现有技术中不存在技术启示。

★注意事项：

但需要说明的是，申请人如果在答复过程中，向审查员告知本领域的公知常识，采用举证的方式来答复，虽然审查员就不会轻易只利用公知常识将申请直接驳回，但审查员常会对申请重新进行检索或举证。因此，在采用举证的方式时，经过还需要对区别技术特征作进一步的分析。

此外，在答复过程中，根据《专利审查指南》的规定，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。因此，如果找不到其它答复方式，也可以直接要求审查员对于公知常识予以举证。

二、考察结合难度

通过分析公知常识与最接近的对比文件存在结合冲突，或者虽然不存在冲突但不容易想到结合，判断本领域技术人员不会有动机将区别技术特征结合到对比文件中。

确定公知常识与对比文件结合的过程中，首先可以假设将二者结合，如果假设结合后得到的新的技术方案与对比文件的技术问题、技术效果相抵触的情况，则可以断定本领域技术人员不会有动机将公知常识结合到对比文件中。

其次，如果对比文件中没有明确记载本申请实际要解决的技术问题，即最接近的现有技术客观上并不存在发明实际要解决的技术问题或本领域技术人员在不付出创造性劳动的情况下不能识别出最接近的现有技术存在发明实际要解决的技术问题，也就说明，在对比文件的基础不容易想到与公知常识的结合。

案例2

★本申请与对比文件的技术方案：

本申请公开了一种用于检测柔性并联平台位姿的方法（CN201810621532.5），其中方法包括步骤：选取与动平台的底面平行的第一等边三角形，以第一等边三角形的重心点为原点建立坐标系；第一等边三角形的重心点与动平台的中心位于同一竖直线上。

对比文件1公开了一种三自由度空间位置检测机构（申请号：CN201310267777.X），其中方法包括步骤：在被测平台布置三个检测点（第一等边三角形），以被测平台的中心点为原点，建立空间坐标系，等边三角形的中心与被测平台的中心重合。

审查意见通知书指出：对比文件1已结公开了在检测平台上以等边三角形的形式布置三个检测点，等边三角形的中心与被测平台的中心重合，在此基础上，使第一等边三角形的中心与动平台的底面平行，第一等边三角形的重心点与动平台的中心位于同一竖直线上，是对三角形设置位置的简单变化，不需要付出创造性劳动。

★答复思路：

审查意见通知书是以区别技术特征是公知常识的方式来说明本申请不存在创造性。先分析本申请与对比文件1的区别。由上述可知，本申请在建立坐标系的过程中，是以第一等边三角形的重心点为原点建立坐标系。而对比文件1则是直接将等边三角形的中心与被测平台的中心重合，并以被测平台的中心为原点建立空间直角坐标系，即对比文件1中的坐标系是同时建立在被测平台和等边三角形上的。

也就是说，在建立坐标系的过程中，本申请考虑到了动平台与检测点的位置差异对后续位姿量的确定会造成影响，而对比文件1忽略了这种位置差异产生的影响，并没有考虑动平台与检测点之间的关系。换句话说，对比文件1中并不存在如何更加精确的确定平台的位姿量的技术问题。对于本领域技术人员来说，也就不存在进一步确定平台位姿量的技术需求。

在这种情况下，即使三角形设置位置的简单变化是本领域已经公开的技术手段，但是，由于对比文件1客观上不存在这样的技术缺陷和改进需求，本领域技术人员也没有动机对最接近的对比文件1进行这样的改进，从而也就无法获得到将常规技术与对比文件1结合的启示。将此作为基础即可论述专利申请的技术方案具备创造性。

★注意事项：

需要说明的是，如果最接近对比文件无法作为发明改进的起点，那么本领域技术人员实际上也是没有动机以此为起点结合公知常识获得申请的技术方案的，进而所要保护的技术方案相对于对比文件非显而易见，具有突出的实质性特点和显著的进步。

在判断现有技术是否给出对最接近的现有技术进行改进的启示时，应当先分析公知常识与最接近的对比文件能否结合，然后再去判断现有技术是否存在对该最接近的现有技术进行改进以解决对应技术问题的技术手段。当最接近的现有技术不存在上述技术问题时，就不会使本领域技术人员产生改进的动机，此种情况下，无论现有技术中是否存在解决该技术问题的技术手段，均不会给出将该技术手段应用于该最接近的现有技术以解决其技术问题的启示。

三、关注技术效果

申请人通过分析区别技术特征对应的技术效果明显优于公知常识对应的技术效果，以便于向审查员证明该区别技术特征产生了意想不到的技术效果。

发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。这种“质”或者“量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反应出发明的技术方案是非显而易见的。

案例3

★本申请与对比文件的技术方案：

本申请公开了一种吸声装置（申请号：CN201710448424.8），包括背板和谐振单元。谐振单元的一端铰接于背板上，且谐振单元能够相对于背板发生旋转。背板上安装的谐振单元至少有两个，且谐振单元之间均平行设置。

对比文件1（申请号：CN201410843082.6），公开了一种可控复合吸声结构，包括：基体以及吸声板。吸声板由贴合设置的若干压电薄膜构成。每层压电薄膜上均设置有多个贯通的吸声孔。压电薄膜上的吸声孔与压电薄膜上的吸声孔在贴合面错位连通形成消声缝隙。

审查意见通知书指出：对本领域技术人员而言，基板是吸声材料中常用的结构，铰接是常见的连接方式，为了实现谐振单元的连接，设置谐振单元2的一侧铰接于背板1是本领域的常规技术手段。

★答复思路：

审查意见通知书是以区别技术特征是公知常识的方式来说明本申请不存在创造性。由上述不难发现本申请与对比文件1所要解决的技术问题相同，而且物体间的铰接也的确属于常见的连接方式。在此基础上，难以通过举证或者结合的方式进行答复。

在这种情况下，可以换种思路，通过确定本申请中的区别技术特征在本申请所达到的技术效果和公知常识所达到的技术效果是否相同来判断。

先确定本申请与对比文件1的区别技术特征：谐振单元的与背板铰接。然后确定区别技术特征实际所要解决的技术问题是：如何增强装置吸声效果并拓宽吸声频段。

由上述可知，本申请将谐振单元可转动地铰接于背板，不仅使得该装置能够改变谐振单元相对于声源的角度，而且得该装置能够确定最佳的吸声角度并拓宽吸声频段。二者并不是简单的连接关系，而是创造性的实现谐振单元的特殊的空间排布形式，从而实现多谐振单元耦合的吸声模式。即，本申请的连接方式，实现了意想不到的技术效果，即本申请产生“质”的变化，这种“质”的变化对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。将此作为基础即可论述专利申请的技术方案具备创造性。

★注意事项：

申请人如果在答复的过程中，采用意想不到的效果来进行论证，则还需要证明该效果是本申请要求保护的技术方案所具有的，而且是基于本申请的区别技术特征和该区别特征结合权利要求的其他已知特征得到的，应当是在本申请要保护的整个范围内都可以达到的。并且，还需要从质的角度去分析这个效果本身的差异，最好用一定的数据来证明。

结束语

基于以上分析，对于审查意见中关于对比文件结合公知常识、惯用技术手段、常规选择等的案件，在答复的过程中，需要从对比文件和现有技术的整体进行考量，明确本申请与最接近对比文件的区别技术特征所解决的技术问题，判断公知常识与最接近的对比文件能否结合，强调区别技术特征产生意想不到的技术效果等方式着重进行答复，根据具体情况来选择对应的方式。