路浩案例|由“权利要求不清楚”的补正意见所引发的思考和探讨

专利法第26条第4款规定：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。其中，权利要求“清楚”的含义在《审查指南》第二部分第二章第3.2.2节中给出的规定包括两个方面，一是指每一项权利要求应当清楚，二是指构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应该清楚。笔者旨在通过本文分析前者中的一种情况。

申请号：202220146543.4

发明名称：裙板结构及轨道车辆

《审查指南》第二部分第二章第3.2.2节中针对“每一项权利要求应当清楚”提出了两点要求：

第一、每项权利要求的类型应当清楚；

第二、每项权利要求所确定的保护范围应当清楚。

从上述审查员发出的补正意见可以看出，审查员提出的意见是针对第二点，其认为，权利要求8因保护范围不清楚导致不符合专利法第26条第4款的规定。

那么，权利要求8是否存在审查员所认定的“不清楚”的缺陷呢？经过仔细分析与思考，笔者并不认同，这是因为：

（一）按照中文表达习惯，权利要求8中并没有限定出两个不同的保护范围

权利要求8的附加技术特征为：“所述多边形孔为正多边形孔，所述正多边形孔为正六边形孔，所述正六边形孔均布在所述滤网的表面”。

在上述进一步限定的技术特征中，尽管出现了作为上位概念的“正多边形孔”以及作为下位概念的“正六边形孔”，但依据中文的表达习惯，这句话中的三个短句在没有特别意义连接词的情形下，各个句子之间应当是“逻辑与”的关系，也就是说，既限定多边形孔是正多边形孔，又进一步限定这个正多边形孔是正六边形孔，还限定了这个正六边形孔的位置是在滤网的表明并且是均布。

也就是说，在先出现的上位概念“正多边形孔”被在后出现的下位概念“正六边形孔”进一步限定了，而这种限定的直接后果是，在先的上位概念被替换了，于是，只剩下依据下位概念而确定的保护范围。显然，保护范围是唯一的。因此，从权利要求8的附加特征中，并不能获得两个不同的保护范围。

当然，从上述分析也可以看出，本申请权利要求8的附加特征完全可以删除“所述多边形孔为正多边形孔”的技术特征，直接限定为“所述多边形孔为正六边形孔，所述正六边形孔均布在所述滤网的表面”，从权利要求的保护范围来看，二者是完全相同的。

（二）审查员对《审查指南》中相关规定的不当理解是错误认定权利要求8限定出两个不同的保护范围的根源

《审查指南》第二部分第二章第3.2.2节中规定：

权利要求中不得出现“例如”、“最好是”、“尤其是”、“必要是”等类似词语。因为这类用语会在一项权利要求中限定出不同的保护范围，导致保护范围不清楚。当权利要求中出现某一上位概念后面跟一个由上述用语引出的下位概念时，应当要求申请人修改权利要求，允许其在该权利要求中保留其中之一，或将两者分别在两项权利要求中予以限定。

依据上述规定，笔者理解，诸如如下模式的权利要求撰写是被《审查指南》所禁止的：

XXX为A（A为上位概念），例如，XXX为a（a为A的下位概念）。

XXX为B（B为上位概念），最好是，XXX为b（b为B的下位概念）。

XXX为C（C为上位概念），尤其是，XXX为c（c为C的下位概念）。

XXX为D（D为上位概念），必要时，XXX为a（d为D的下位概念）。

……

当然，这里只是示意性的给出示例，还存在很多其他类似表达。总结来说，上述撰写模式包括三个要素：

（i）上位概念；

（ii）特殊连词；以及

（iii）下位概念；

其中，下位概念从属于前述上位概念，下位概念通过紧跟在上位概念后的特殊连词引出，特殊连词使得权利要求字面含义所覆盖的保护范围可以为上位概念覆盖的保护范围，更可以为下位概念所覆盖的保护范围，二者皆可。

按照上述模式，在权利要求8的附加特征中，虽然出现了作为上位概念的多边形孔，也出现了作为下位概念的“正六边形孔”，但是，并不存在诸如“例如”、“最好是”、“尤其是”、“必要是”等的特殊连词。故，笔者认为，权利要求8并不属于被《审查指南》所禁止的撰写模式。

笔者揣测，审查员之所以认定权利要求8不符合专利法第26条第4款的规定，可能是审查员对《审查指南》的规定理解并不透彻，看到上位概念和下位概念同时出现在一个权利要求就迫切认定权利要求不清楚，其忽略了该规定中还有“特殊连词”这一要素，而本申请的权利要求8恰恰因为不存在类似的特殊连词而不属于被禁止的撰写方式。

（三）笔者尝试从另一个角度证明权利要求8限定了清楚的保护范围

如前文所述，在《审查指南》中强调，当权利要求中出现某一上位概念后面跟一个由上述用语引出的下位概念时，应当要求申请人修改权利要求，允许其在该权利要求中保留其中之一，或将两者分别在两项权利要求中予以限定。

换句话说，即使出现了《审查指南》中被禁止的撰写模式，允许的修改方式中，也包括将“上位概念”和“下位概念”分别在两项权利要求中予以限定。为了更加具体地说明问题，笔者通过一个实例呈现这种被《审查指南》允许的修改。

假设本申请的相关权利要求如下：

1、一种裙板结构，其特征在于，包括：

裙板本体，所述裙板本体的背风面安装有滤网，所述滤网的迎风面形成有多条第一通风道，所述第一通风道的延伸方向沿所述裙板本体的长度方向。

7、根据权利要求1所述的裙板结构，其特征在于，所述滤网的表面分布有若干多边形孔，若干所述多边形孔成排布置，相邻两排的所述多边形孔相互交错。

8、根据权利要求7所述的裙板结构，其特征在于，所述多边形孔为正多边形孔，例如，所述正多边形孔为正六边形孔，所述正六边形孔均布在所述滤网的表面。

根据以上分析，可以确认，权利要求8因为包括三要素上位概念的“正多边形孔”、特殊连词“例如”以及下位概念“正六边形”，使得权利要求8出现了两个不同的保护范围，故，权利要求8不清楚，不符合专利法第26条第4款的规定，是《审查指南》中被禁止的表达。

根据《审查指南》给出的建议，对权利要求8进行修改，将“正多边形”和“正六边形”在两项不同的权利要求中进行限定，具体为：

8、根据权利要求7所述的裙板结构，其特征在于，所述多边形孔为正多边形孔。

9、根据权利要求8所述的裙板结构，其特征在于，所述正多边形孔为正六边形孔，所述正六边形孔均布在所述滤网的表面。

显然，这种修改是为审查员所接受的修改方式。依据从属权利要求的基本理论，相对于从属权利要8，从属权利要求9字面的附加特征虽然为：所述正多边形孔为正六边形孔，所述正六边形孔均布在所述滤网的表面；但是，从属权利要求9实际附加特征是应包括其所引用的权利要求8的附加特征的，也就是说，权利要求9的实际附加特征为：所述多边形孔为正多边形孔，所述正多边形孔为正六边形孔，所述正六边形孔均布在所述滤网的表面。

因此，可以看出，按照《审查指南》的修改建议，修改后的权利要求9实际则为本申请被审查员认定不清楚的原权利要求8，这也从另一个角度证明了原权利要求8的保护范围是清楚的。

综上所述，针对该补正意见，可以采用如下修改方式：

（一）不修改，通过意见陈述的方式讲道理；

（二）修改，删除“所述多边形孔为正多边形孔”，这种方式获得的保护范围与（一）相同；

（三）修改，拆分为两条：

8、根据权利要求7所述的裙板结构，其特征在于，所述多边形孔为正多边形孔。

9、根据权利要求8所述的裙板结构，其特征在于，所述正多边形孔为正六边形孔，所述正六边形孔均布在所述滤网的表面。

这种修改方式将“上位概念”与“下位概念”拆分至两条权利要求中，借助补正的机会，优化了原权利要求的撰写，使得权要保护范围渐进式限缩，为后续可能产生的无效等法律程序的修改做好铺垫。

本案探讨了专利法第26条第4款关于 “每一项权利要求应当清楚”这一具体要求，尤其是针对一个权利要求中同时出现上位概念和下位概念的情形下的权利要求清楚与否的判断。在判断过程中，需要注意，只有“上位概念”、“特殊连词”和“下位概念”三者同时时，才是被《审查指南》所禁止的。