路浩视点|审查指南创造性修改解读及答复策略探讨

     《审查指南》于2019年进行了修改，其中关于创造性的修改主要涉及审查指南“第二部分第八章 4.2阅读申请文件并理解发明”、“ 第二部分第四章 3.2.1.1 判断方法”、以及“第二部分第八章 4.10.2.2 审查意见通知书正文”。具体修改包括：

（一）“第二部分第八章 4.2阅读申请文件并理解发明”：

    审查员在开始实质审查后，首先要仔细阅读申请文件，并充分了解背景技术整体状况，力求准确地理解发明。重点在于了解发明所要解决的技术问题，理解解决所述技术问题的技术方案和该技术方案所能带来的技术效果，并且明确该技术方案的全部必要技术特征，特别是其中区别于背景技术的特征，还应了解该技术方案所能带来的技术效果进而明确发明相对于背景技术所作出的改进。审查员在阅读和理解发明时，可以作必要的记录，便于进一步审查。

（二）“第二部分第四章 3.2.1.1 判断方法”中“ （2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题”：

在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。然后根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。

……

重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。

（三） “第二部分第八章 4.10.2.2 审查意见通知书正文”：

审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的。如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够提供相应的证据予以证明说明理由或说明理由提供相应的证据予以证明。在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明。

通过分析前述各部分的修改发现，审查指南对创造性审查过程中涉及的发明理解方式、“三步法”评价、以及公知常识的举证上均作了不同程度的规范和完善。具体分析如下：

对于第（一）点的修改，该修改进一步规范了正确理解发明的一般路径，强调要准确地理解发明必须首先从发明的背景技术出发，以发明所要解决的技术问题、解决所述技术问题的技术方案和该技术方案所带来的技术效果为脉络，把握发明对背景技术的改进思路和发明的技术方案中区别于背景技术的关键技术特征，进而明确发明所作出的贡献。

对于第（二）点的修改，该修改完善了“三步法”评价创造性的相关规定，强调对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。

对于第（三）点的修改，该修改表明在公知常识的评价中，优选以举证回应申请人对公知常识认定的异议，以规范审查员在创造性评述时引用公知常识的举证责任。

既然修改后的审查指南对创造性的审查进行了规范和完善，代理师在针对创造性的审查意见进行答复的过程中，如何制定与修改后的审查指南相对应、且更有利的答复策略呢，笔者认为：

第一、对应于审查指南第（一）点修改：在意见陈述中可以从本申请的背景技术出发，确定本申请要解决的技术问题，以及分析对比文件是否属于本申请的背景技术。如果对比文件公开的技术方案总体属于本申请背景技术中提及的现有技术，则该对比文件不可能解决与本申请权利要求相同的技术问题。

此外，在意见陈述中结合上述技术问题的确定，强调本申请相对于对比文件的区别技术特征属于对现有技术作出贡献的关键技术特征。由于对现有技术作出贡献的关键技术特征属于审查意见中对创造性的主要评价标准，且该关键技术特征通常不会使用公知常识的方式作为评价理由，因此该意见陈述方式能够提高创造性的说服力。

第二、对应于审查指南第（二）点修改：由于完整的区别技术特征在技术启示的认定和公知常识的举证上，相对于独立的多个区别特征来说都对创造性说理更有帮助，因此在意见陈述中尽量建立各个特征之间的关联，强调各个技术特征之间在功能上彼此相互支持、存在相互作用关系，将各个技术特征形成一个完整的区别技术特征，进而将包含上述完整的区别技术特征的权利要求作为“一个”技术方案整体进行说理，从而提高创造性的说服力。

需要强调的是，即便通知书的审查意见中是根据每一个区别特征的作用或效果分别确定一个技术问题，再分别评价是否存在技术启示的，但是不要受上述审查意见的误导，而是在意见陈述书将多个区别特征组合成一个完整的区别技术特征进行意见陈述。

第三、对应于审查指南第（三）点修改：当审查意见中采用大量公知常识进行创造性评述时，在意见陈述过程中，可以基于区别技术特征属于对现有技术作出贡献的关键技术特征，且结合修改的指南中所强调的优选以举证回应申请人对公知常识认定的异议的原则，要求审查员对公知常识进行举证。

值得注意的是，为进一步提升实用新型授权质量，国家知识产权局积极推进实用新型制度改革，在《专利法实施细则》修改草案中，将明显不具备创造性纳入实用新型初步审查范围，并配套修改《专利审查指南》，进一步细化完善相关审查标准。目前涉及上述明显创造性审查新版《专利法实施细则》、《专利审查指南》还未正式颁布，但我们会随时关注对于实用新型明显创造性审查的规定，并根据该规定摸索相应的撰写和答复应对策略。