《专利审查指南》修改内容解读（四）——发明实质审查一般规定的修改
河南省知识产权维权保护中心
《专利审查指南》修改内容解读（四）——发明实质审查一般规定的修改
为进一步规范同一申请人同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利（下称同日双申）的处理，使审查实践的操作更符合我国当前创新发展实践的需要和《专利法》立法宗旨，本次《指南》修改针对“同日双申”且先获得的实用新型专利权尚未终止的具体情形，调整了实质审查程序中对相应发明专利申请的处理方式。
本次修改涉及《指南》第二部分第三章第6.2.2节“对一件专利申请和一项专利权的处理”，明确根据《专利法实施细则》（以下简称《细则》）第四十七条规定，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照《专利法》第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理；作出说明的，发明专利申请经审查没有发现驳回理由，应当通知申请人放弃实用新型专利权，申请人不同意放弃的，予以驳回，期满未答复的，视为撤回。同时适应性删除了可以通过修改发明专利申请获得授权的情形。
《专利法》第九条规定，对于同样的发明创造只能授予一项专利权，这是禁止重复授权原则在法律规定上的具体体现。上世纪90年代中期，为缓解我国较为严重的发明专利申请审查积压问题，国家知识产权局允许申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，在实用新型快速授权获得保护的同时，等待对发明专利申请进行实质审查；待发明专利申请符合授权条件时，申请人放弃已获得的实用新型专利权，可获得发明专利授权。起初，“同日双申”制度仅为便于申请人就其发明创造及时获得专利保护而采取的临时措施。2008年《专利法》第三次修改期间，基于对“同日双申”制度进行的广泛讨论和调研，《专利法》第九条增加第一款，规定“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”。
基于专利申请和审查工作的新形势新特点，此次修改根据《专利法》及其实施细则的规定，回归立法本意，对《指南》中“同日双申”的处理方式作出调整。“同日双申”制度是禁止重复授权原则的例外，本次修改强调了申请人在享受“同日双申”制度的便利时，必须履行法定程序义务。修改后的内容针对申请人是否履行声明义务的两种情况，分别明确了处理方式、强调了程序要求。这一修改回归了制度设立本意，更准确地体现了《专利法》及其实施细则的规定，平衡权利人与社会公众利益。
为持续提高专利审查质量和审查效率，以高质量审查促进高水平创造和高效益运用，切实发挥专利审查“双向传导”作用。本次修改完善了创造性评价标准，根据《专利法》创造性条款的法律内涵和本质要求，进一步明确和提示创造性审查中应当注意的问题，引导申请人在撰写申请文件时更加注重对发明实质的阐释，促使真正的发明创造能够更好、更及时地获得保护，进一步激发创新活力。
本次《指南》修改针对第二部分第四章第6节“审查创造性时应当注意的问题”之第6.4节进行完善。修改内容包括：一是明确了权利要求中没有对技术问题的解决作出贡献的特征，通常不会对技术方案的创造性带来影响，并通过一个示例对上述原则进行阐释。二是适应性调整第6.4节对技术方案整体进行评价有关表述的位置。
对创造性的评判应当按照《指南》第二部分第四章第3节规定的审查原则和审查基准进行，本次修改并未改变创造性评判的方法和思路。修改旨在提示和强调，评判创造性应当正确理解发明，在整体考虑权利要求技术方案的基础上，把握发明实质，避免将“区别技术特征的多少”或者“权利要求保护范围的大小”与创造性的有无直接关联起来，确保授权权利要求与发明对现有技术的真正贡献相匹配。
需要注意的是，修改内容中所述技术问题一般是指审查过程中确定的发明实际解决的技术问题，也有可能是说明书中提出的发明所要解决的并且能够解决的技术问题。在认定对技术问题的解决没有作出贡献的特征时，应当站位本领域技术人员，综合考虑申请内容、现有技术、申请人的意见陈述等作出判断。
来源：政策法规处
采编：合作交流处
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